CE-11001-03-24-000-2008-00180-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ARKOTUX y la marca nominativa ERBITUX previamente registrada / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es TUX en la clase 5 / LEXEMA - Lo es TUX / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo TUX no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ARKOTUX para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca ERBITUX previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “TUX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente secuencia consonántica y vocálica, pues la marca

cuestionada, “ARKOTUX”, se conforma por las consonantes “R-K-T-X” y las vocales “A-O-U”, mientras que la marca previamente registrada, “ERBITUX”, está compuesta por las consonantes “R-B-T-X” y las vocales “E-I-U”. Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común, “TUX”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “TUX” se encuentra acompañado del prefijo “ERBI”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con la partícula “ARKO”. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “ARKO”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que el vocablo “ARKO” al estar al inicio, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al

consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, “ARKOTUX”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00180-00

Actor: IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED

Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: ENTRE LA MARCA “ARKOTUX” Y LA MARCA OPOSITORA,

“ERBITUX”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA,

TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE

APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 15386 de 30 de mayo de 2007, “Por la cual se concede una solicitud de registro de marca”; 34861 de 25 de octubre de ese año, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 39672 de 29 de noviembre de dicha anualidad, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 En adelante SIC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 24 de enero de 2006 la sociedad LABORATORIOS ARKOPHARMA solicitó el registro como marca del signo nominativo "ARKOTUX"5, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro requerido con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “ERBITUX”, registrada a su favor en la misma Clase. 3: Agregó que mediante Resolución núm. 15386 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo "ARKOTUX", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad LABORATORIOS ARKOPHARMA. 4: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero, a través de la Resolución núm. 34861 de 2007, expedida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 39672 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser susceptible de representación gráfica y gozar de suficiente distintividad o aptitud 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamental que la distinga como única, original, inconfundible e irrepetible, con el objeto de que los consumidores tengan libertad de elección y no exista la posibilidad que se presente competencia desleal entre los oferentes. Afirmó que el signo nominativo “ARKOTUX” no es distintivo, por cuanto resulta similarmente confundible con su marca previamente registrada, “ERBITUX” (nominativa), desde los puntos de vista ortográfico y fonético, lo que ocasiona

que el consumidor difícilmente pueda diferenciarlas cuando las encuentre en el mercado, situación que, a su juicio, afectaría sus intereses en la medida en que los clientes pueden adquirir equivocadamente otro producto pensando que se trata del suyo. Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), ibídem, por indebida aplicación, habida cuenta que el signo solicitado, “ARKOTUX” (nominativo), es similarmente confundible con su marca previamente registrada, “ERBITUX” (nominativa), desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual; y que la coexistencia de dos marcas similares que amparan productos farmacéuticos genera riesgo de confusión y pone en peligro la salud de los consumidores. Precisó que la similitud ortográfica y fonética concurre entre las marcas enfrentadas porque las dos están conformadas por siete (7) letras y coinciden en cuatro (4) de ellas, comparten una raíz que comienza en vocal abierta seguida de una letra “R” y concuerdan en la terminación y la sílaba tónica “TUX”; que son marcas de fantasía porque carecen de significado; y que al contar sólo con elementos denominativos, hacen que el signo cuestionado, “ARKOTUX”, no sea individualizable frente a la marca previamente registrada, “ERBITUX”, generando así riesgo de confusión en el público consumidor. Afirmó que la expresión “ARKOTUX” (nominativa) fue solicita para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se encuentran productos farmacéuticos para el tratamiento del cáncer,

los cuales también ha distinguido la marca previamente registrada, “ERBITUX” (nominativa). Concluyó que por ser la primera empresa a la cual le fue concedido el registro y, por lo tanto, el uso de la marca “ERBITUX”, para distinguir productos de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mencionada Clase 5ª, es titular de un derecho exclusivo sobre su marca, lo cual la faculta para impedir que terceros utilicen o registren un signo idéntico o similar para distinguir la misma clase de productos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. Tanto la SIC como la sociedad LABORATORIOS ARKOPHARMA7, no obstante haber sido notificados de la demanda, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda, e insistió en que las marcas enfrentadas no pueden coexistir debido a que presentan semejanzas desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, así como conexidad competitiva entre los productos que distinguen. Tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud 7 Tercero con interés directo en las resultas del proceso. 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 80-IP-2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ARKOTUX (denominativo) y la marca ERBITUX (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un

signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las

palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo,

esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […]

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ARKOTUX (denominativo) y la marca ERBITUX

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ARKOTUX (denominativo) y la marca ERBITUX (denominativa).

3. Marcas de fantasía 3.1. En el proceso interno se sostiene que las marcas en conflicto son de fantasía, con relación a los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 3.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 3.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía en relación a los productos que identifican. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 15386 de 2007, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “ARKOTUX”, a la sociedad LABORATRIOS

ARKOPHARMA, para distinguir los siguientes productos: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que de permitirse el registro del signo nominativo, “ARKOTUX”, generaría en el consumidor plena confusión, dado que al adquirir el producto que este identifica pensaría que está obteniendo uno de los de su propiedad, máxime si se tiene en cuenta la similitud ortográfica y fonética frente a su marca “ERBITUX”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 135, literal b), de la Decisión 486 debido a que no es objeto de controversia el tema de distintividad intrínseca de la marca […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas

protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.10 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

ARKOTUX

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA11

ERBITUX

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA12

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestas únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

“[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 11 Folio 9 del expediente 12 Folio 9 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios

para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto). Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: la semejanza determinante de error en el público consumidor; y la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los

signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las misma