CE-11001-03-24-000-2008-00193-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Perceptividad y distintividad A juicio de la Sala, el signo MAYOSTAZA no es un signo que dé a conocer al consumidor de forma directa e inmediata las características del producto de que se trata, aunque sí tiene la aptitud para generar, de forma indirecta, una idea en el consumidor sobre los productos amparados con la marca, idea que se debe construir a partir de un esfuerzo imaginativo y reflexivo, siendo, por ende, un típico signo evocativo, cuyo registro es procedente. Se concluye entonces que la marca MAYOSTAZA (nominativa), en la Clase 30, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas en la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL E NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20295 DE 2007 (29 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 38697 DE 2007 (26 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 8873 DE 2008 (27 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00193-00

Actor: UNILEVER N.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad UNILEVER N.V. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca MAYOSTAZA (Nominativa) a favor de la firma PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 20295 de 29 de junio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MAYOSTAZA (Nominativa), para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería

y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. 1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 38697 de 26 de noviembre de 2007, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de un lado, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la firma ASCENDER S.A. contra el anterior acto, confirmándolo en todas sus partes y, de otro, concedió el recurso subsidiario de apelación formulado por esa misma sociedad. 1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 8873 de 27 de marzo de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 20295. 1.1.4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las mencionadas resoluciones, se niegue la solicitud de registro de la marca MAYOSTAZA en la Clase 30 Internacional, por no cumplir con el requisito de distintividad, y se ordene la cancelación del registro de la citada marca a nombre de la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. 1.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 4 de mayo de 2005, la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.

solicitó el registro del signo MAYOSTAZA (Nominativo), para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 553 de 30 de junio de 2005. 1.2.2. Dentro de la oportunidad legal para hacerlo, la sociedad ASCENDER S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, con fundamento en la descriptividad, genericidad y falta de distintividad del signo MAYOSTAZA para identificar productos de la Clase 30. 1.2.3. Mediante Resolución núm. 20295 de 29 de junio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición formulada por la sociedad ASECENDER S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo MAYOSTAZA (nominativo), para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;

vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. 1.2.4. Inconforme con la anterior decisión, la sociedad ASECENDER S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1.2.5. El 26 de noviembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 38697, por medio de la cual atendió el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 20295; así mismo, concedió el recurso de apelación formulado subsidiariamente contra dicha decisión. 1.2.6. Con posterioridad, a través de la Resolución núm. 8873 de 27 de marzo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se desató el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 135 literales b) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Indicó que en los actos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que el signo MAYOSTAZA a pesar de referirse a los ingredientes MAYONESA y MOSTAZA y estar conformado por parte de esas dos expresiones,

no podía ser considerado como un signo descriptivo, sino por el contrario evocativo y como tal registrable, lo cual no es cierto. Precisó, en efecto, que el signo MAYOSTAZA está compuesto por la palabra “MAYO” y la terminación ‘”STAZA”; que el prefijo MAYO es un término descriptivo, por cuanto informa de manera directa las características de los productos que pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando que se trata precisamente de la MAYONESA; que el sufijo STAZA hace alusión a la característica del producto que se pretende distinguir con el signo, en tanto que constituye el sufijo que compone la expresión MOSTAZA, que es conocida popularmente como una especia empleada para dar sazón a los alimentos y hacer salsas entre otras, por lo que es posible concluir que se trata de un término igualmente descriptivo; y que, por lo tanto, la marca MAYOSTAZA, al pretender distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional, resulta ser un término descriptivo, en la medida en que indica directamente que se trata de un producto preparado a base de MAYONESA y MOSTAZA. Estimó que las expresiones MAYO y STAZA en una marca de productos consistentes en salsas y condimentos, informan directa e inequívocamente al consumidor que el producto contiene o está hecho a base de MAYONESA y MOSTAZA y, por ende, el consumidor no requerirá de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la referencia a la MAYONEZA o a la MOSTAZA en la marca del producto signifique algo diferente a los ingredientes que éste contiene o a su sabor, siendo sin duda descriptiva la expresión MAYOSTAZA respecto de

los productos de la Clase 30, en especial de las salsas. Afirmó que no es cierto que la expresión MAYOSTAZA exija de un esfuerzo mental para que el consumidor lo asocie con un producto, pues, por el contrario, salta a simple vista que el signo MAYOSTAZA está informando al consumidor en forma inequívoca que el producto es de MAYONESA y MOSTAZA o que tiene un sabor a MAYONESA y MOSTAZA, de tal suerte que el signo no es evocativo sino descriptivo en relación con los productos de la Clase 30 y, como tal, carece de fuerza distintiva. Indicó, de otro lado, que el término MAYOSTAZA es usado en el mercado y en consecuencia es reconocido por los consumidores como un término que describe aquellas salas y aderezos elaborados a base de MAYONESA y MOSTAZA, y no como un signo distintivo que identifica un producto o empresario específico. Consideró que los actos acusados vulneran también el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, ya que el signo MAYOSTAZA, al consistir exclusivamente en una expresión descriptiva, no goza de la característica esencial de la distintividad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: 2.1.1. Señaló que la marca MAYOSTAZA, para identificar productos de la clase 30, no es descriptiva ni genérica de los productos que pretende identificar en el mercado, por cuanto no tiene significado alguno en el diccionario, y porque,

aunque pueda pensarse lógicamente que dicha expresión surge de la unión de las palabras MAYONESA y MOSTAZA (MAYOSTAZA), la expresión compuesta que se forma es claramente evocativa, pero no descriptiva ni indicativa de alguno de los productos de la mencionada clase. 2.1.2. Precisó que la expresión MAYOSTAZA, aún compuesta por parte de los términos genéricos MAYONEZA y MOSTAZA, no los contiene en su totalidad y su unión forma una expresión suficientemente distintiva, que aunque evoca productos no le otorga al titular del registro el monopolio sobre las palabras MAYONEZA y MOSTAZA, sobre las que es claro que no puede haber apropiación dada su genericidad, de modo tal que el monopolio le es otorgado al titular sobre la expresión evocativa “MAYOSTAZA”. 2.1.3. Consideró, en ese orden, que no hay razón para considerar improcedente el registro de la marca MAYOSTAZA, dado que en las tres oportunidades que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para revisar el caso no logró deducir la incursión del signo en alguna de las causales de irregistrabilidad, de suerte que el citado signo cumple la función distintiva de la marca, sin hacer una relación directa e inmediata a las características o cualidades del producto, ya que transmite a la mente una imagen o idea sobre el producto pero no lo describe, debiendo el consumidor utilizar su imaginación para interpretar el mensaje transmitido. 2.1.4. Finalmente, expresó que es evidente el carácter evocativo del signo MAYOSTAZA, puesto que se requiere de un ejercicio mental por parte del público

consumidor para que infiera que es evocativo de las características de los productos que distingue. 2.2. La firma PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A., tercero con interés directo en el proceso, dio contestación a la demanda en los siguientes términos: 2.2.1. Afirmó que no obstante la vigencia actual de la marca MAYOSTAZA, la sociedad UNILEVER N.V. ha venido utilizando la misma para identificar productos que se encuentran protegidos en la clase 30, incurriendo de esta forma en una clara infracción marcaria, pues se encuentra utilizando una marca previamente registrada sin contar con autorización de su titular. 2.2.2. Precisó, luego de citar los productos amparados con el registro del signo MAYOSTAZA, que tal denominación no responde a la pregunta ¿cómo es el producto?, por lo que el consumidor medio deberá realizar un análisis mental para determinar de cuál se trata, toda vez que con el signo MAYOSTAZA no se estarían describiendo directamente las características de los productos de la Clase 30. 2.2.3. Resaltó que el signo MAYOSTAZA no es un signo que dé a conocer al consumidor de forma directa el producto de que se trata, aunque sí tiene la aptitud para generar, de forma indirecta, una idea en el consumidor sobre los productos amparados con la marca, idea que se debe construir a partir de un esfuerzo imaginativo y reflexivo, siendo por ende, un típico signo evocativo. 2.2.4. Estimó, en ese orden, que la expresión MAYOSTAZA es una expresión catalogada como evocativa o sugestiva y por lo tanto registrable, ya que inmediata o directamente no designa los productos registrados o sus características esenciales. 2.2.5. Anotó que al desglosar la marca objeto de estudio se tiene como resultado que se conforma por las expresiones MAYO y STAZA y no MAYONEZA y MOSTAZA, como erróneamente lo quiere hacer ver la demandante; y que dentro la estructura de las marcas se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o expresiones evocativas, tal y como sucede con MAYOSTAZA, que no obstante su combinación no indica de forma directa un tipo de producto o una característica esencial de los mismos, pero sí evoca en el consumidor una idea sobre los productos amparados, situación ésta que no hace irregistrable este tipo de marcas. 2.2.6. Insistió que el signo se compone por las expresiones MAYO y STAZA y que su combinación no constituye una marca descriptiva, pues MAYOSTAZA no tiene ningún significado directo y conocido, aunque si resulta ser evocativa al brindar una idea sobre los productos, idea que se estructura a partir de una reflexión y análisis del consumidor. 2.2.7. Concluyó, entonces, que el signo MAYOSTAZA ostenta la distintividad requerida para ser registrado como marca. 2.3 La sociedad ASCENDER S.A., tercero con interés directo en el proceso, no dio contestación a la demanda, según consta en el expediente. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y

consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes (fls. 281 a 293). Los terceros con interés directo en el proceso no intervinieron en esta etapa del mismo. El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 120-IP-2011 de fecha 2 de febrero de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MAYOSTAZA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es descriptivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo,

o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

CUARTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

QUINTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

V.- CONSIDERACIONES 5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca MAYOSTAZA (nominativa) a favor de la firma PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del procedimiento administrativo la sociedad ASCENDER S.A. presentó oposición

a la solicitud de registro, con fundamento en la descriptividad, genericidad y falta de distintividad del signo MAYOSTAZA para identificar productos de la Clase 30. 5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]”.1 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

[…]” 5.3. La demandante impugna las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedieron a la firma PANAMERICANA S.A. el registro de la marca MAYOSTAZA (Nominativa) para distinguir productos de la Clase 30 del nomenclátor internacional, porque, a su juicio, tales decisiones desconocen que 1 Conforme a esta disposición, la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca: (i) la primera, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor; (ii) la segunda, por su parte, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. dicho signo es descriptivo de los mencionados productos y, como tal, no es registrable, según los términos del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de

la Comunidad Andina. En opinión de la demandante, las expresiones MAYO y STAZA en una marca de productos consistentes en salsas y condimentos informan directa e inequívocamente al consumidor que el producto contiene o está hecho a base de MAYONESA y MOSTAZA y, por ende, el consumidor no requerirá de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la referencia a la MAYONESA o a la MOSTAZA en la marca del producto signifique algo diferente a los ingredientes que éste contiene o a su sabor, siendo sin duda descriptiva la expresión MAYOSTAZA respecto de los productos de la Clase 30, en especial de las salsas. 5.4. A efectos de decidir lo pertinente, debe resaltarse que, conforme a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Estos signos, se precisa por el Tribunal, no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características2. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si

tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. 2 La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Recuerda el Tribunal en su interpretación prejudicial que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”3. 5.5. Aplicados estos conceptos al caso concreto, encuentra la Sala que la marca MAYOSTAZA, contrario a lo que sostiene la demandante, no consiste en un signo descriptivo de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, si se tiene en cuenta lo siguiente: En la Clase 30 del nomenclátor internacional se incluyen los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

La anterior enunciación corresponde al título de la respectiva clase, en el que aparecen las indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen los productos correspondientes. No obstante, es preciso advertir que en la Clasificación Internacional de Niza dicha clasificación se concreta a través de la denominada “Lista de productos y servicios por orden de clases”. En esta lista aparecen dentro de la Clase 30, entre otros productos, la “mayonesa”. Para distinguir estos productos se concedió el registro de la marca MAYOSTAZA. Al formularse la pregunta cómo es el producto, la respuesta espontánea suministrada por el consumidor medio no corresponde a la designación del producto, pues ciertamente la expresión MAYOSTAZA, como expresión única, no hace relación en forma directa e inmediata a las características de la MAYONESA ni tampoco de la MOSTAZA ni, en general, de los productos de la Clase 30 del nomenclátor internacional. 3 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. Por consiguiente, no se trata de un signo descriptivo ni conformado por palabras descriptivas, de tal suerte que no está incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, aunque la expresión MAYOSTAZA está compuesta por parte de los términos genéricos (no descriptivos) MAYONESA y MOSTAZA, no los contiene en su totalidad, conformando una expresión suficientemente distintiva, la cual además no tiene un significado conceptual en nuestro idioma. Debe resaltarse además que esta expresión compuesta que se forma (MAYOSTAZA) es claramente evocativa en relación con los productos que pretende distinguir y, por ende, es registrable, tal como se decidió en los actos acusados. En efecto, pudiera lógicamente pensarse que la expresión MAYOSTAZA surge de la unión de parte de las palabras MAYONESA y MOSTAZA (MAYOSTAZA) y, en tal sentido, la denominación compuesta que se forma sería evocativa de los productos de la Clase 30. Recuerda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a este plenario, que los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero que, a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, pues sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. A juicio de la Sala, el signo MAYOSTAZA no es un signo que dé a conocer al consumidor de forma directa e inmediata las características del producto de que

se trata, aunque sí tiene la aptitud para generar, de forma indirecta, una idea en el consumidor sobre los productos amparados con la marca, idea que se debe construir a partir de un esfuerzo imaginativo y reflexivo, siendo, por ende, un típico signo evocativo, cuyo registro es procedente. 5.6. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca MAYOSTAZA (nominativa), en la Clase 30, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas en la demanda. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad UNILEVER N.V. para que se declare la nulidad de las resoluciones número Resolución número 20295 de 29 de junio de 2007, 38697 de 26 de noviembre de 2007 y 8873 de 27 de marzo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca MAYOSTAZA (Nominativa), a favor de la firma PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional

de Niza.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 05 de septiembre de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARIA ELIZABETH GARCIA

GONZALEZ

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA