CE-11001-03-24-000-2008-00196-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto LEOBAY y las marcas mixtas LEO y LEONISA y nominativa LEO SPORT / COTEJO MARCARIO – Reglas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es LEO en la clase 25 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto LEOBAY porno existir simlitud con las marcas mixtas LEO y LEONISA y nominativa LEO SPORT registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “LEOBAY”, y la marca previamente registrada, “LEO”, la Sala advierte que cuentan con diferente extensión, pues “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-OBAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que “LEO” se conforma de tres letras, tres sílabas (LE-O), una consonante (L) y dos vocales (EO). Ahora, frente al signo cuestionado “LEOBAY” y las marcas previamente registradas, “LEO SPORT” y “LEONISA”, también se advierte que cuentan con diferente extensión, dado que “LEOBAY” está compuesta por seis (6) letras, tres sílabas (LE-O-BAY), tres consonantes (L-B-Y) y tres vocales (E-O-A); mientras que, por un lado, “LEO SPORT” se conforma de dos (2) palabras, ocho (8) letras, tres sílabas (LE-O-SPORT), cinco (5) consonantes (L-S-P-R-T) y tres vocales (EO-O); y, por el otro, “LEONISA” contiene siete (7) palabras, cuatro (4) sílabas (LEO-NI-SA), tres (3) consonantes (L-N-S) y cuatro (4) vocales (E-O-I-A). Además, se advierte que si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “LEO”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “BAY”. En efecto, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo en su terminación, como lo es la partícula “BAY”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es, en este caso, la expresión “LEO”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, en la medida en que el signo cuestionado “LEOBAY” en su terminación cuenta con la partícula “BAY”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, “LEO”, “LEO SPORT” y “LEONISA”. […] Al respecto, la Sala estima que el hecho de que las marcas cotejadas cuenten con terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sean distintos, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos

le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas “LEOBAY”, “LEO SPORT” y “LEONISA”, corresponden a signos de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la marca previamente registrada, “LEO”, podría considerarse como evocativa o diminutivo de los nombres de pila LEONOR o LEONARDO; además, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, dicha expresión también significa “[…] Nacida bajo el signo zodiacal de Leo […]”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “LEOBAY”, para

amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellos. REGISTRO MARCARIO – Impugnación / ACCIONES DE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA – Diferencias / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede para demandar los actos que conceden el registro de una marca con fundamento en la contravención del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 / EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INSTAURADA – No probada [L]a impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa. La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, la demandante señaló que las resoluciones demandadas violaron los artículos 135, literal b) y

136, literal a), de la Decisión 486, por estimar que la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), dado que reproducía la partícula “LEO” que hace parte de sus signos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine “[…] únicamente procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca […]”. […] [C]abe resaltar que los argumentos expuestos en la demanda de aquí se trata, se sustentó en la contravención del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto, a juicio de la actora, la marca cuestionada “LEOBAY” (mixta) era confundible con sus marcas previamente registradas, “LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa). Lo precedente pone de manifiesto que se está frente al ejercicio de la acción de nulidad relativa, como en efecto se admitió, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario; y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 136, literal a), de la Decisión 486. En ese orden de

ideas, se declarará no probada la excepción de “Improcedencia de la acción instaurada”.

EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – No probada

[L]a Sala advierte que en el caso sub examine no existe una indebida acumulación de pretensiones, pues i) de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 128 del CCA el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos “relativos a propiedad industrial”; ii) las pretensiones incoadas no se excluyen entre sí; y iii) pueden tramitarse por el mismo procedimiento. En el presente asunto, se reitera, la parte actora podía acumular las pretensiones, porque se trata de una acción contra tres actos administrativos expedidos por la SIC que concedieron el registro de la misma marca “LEOBAY” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Aunado a lo anterior, tanto las pretensiones como los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la demanda están encaminados a que se declare la nulidad de los actos acusados por estar en contravención con lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, que corresponde a la acción de nulidad relativa, establecida en el inciso segundo el artículo 172, ibídem, lo que descarta la afirmación del tercero con interés directo en dicho sentido. Así las cosas, se declarará no probada la excepción de “Indebida acumulación de pretensiones”.

FUENTE FORMAL: DECRETO 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 97 NUMERAL 7

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00196-00

Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad relativa Tesis: Entre el signo mixto cuestionado “leobay” y las marcas previamente registradas “leo”, “leo sport” y “leonisa”, no existen similitudes ortográficas ni fonéticas, dado el uso de terminaciones distintas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, que se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35996 de 27 de diciembre de 2006, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca"; 3534 de 16 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de

reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, en adelante SIC; y 10251 de 18 de abril de ese año, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de abril de 2006 la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA solicitó el registro como marca del signo mixto "LEOBAY", para identificar productos comprendidos en la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro requerido con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas previamente registradas, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), que también distinguen productos de la citada Clase 25. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 35996 de 2006 la Jefe de la División4 de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "LEOBAY”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de

ellos, a través de la Resolución núm. 3534 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 10251 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2 “[…] Vestidos, calzados, sombrerería[…]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: .- Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto la identidad y/o similitud de las expresiones objeto de cotejo, en la medida en que la expresión “LEOBAY” para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de total distintividad frente a sus marcas previamente registradas, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa). Indicó que lo pretendido por la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, al ingresar al mercado la marca cuestionada, es aprovecharse del prestigio que tienen sus marcas y los productos que representan, creando un alto grado de confusión en el público consumidor. .- Que la SIC expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por falta de aplicación, puesto que el signo cuestionado, “LEOBAY” (mixta), es muy similar gramatical y fonéticamente a su marca previamente registrada, “LEO” (mixta); y que en la expresión “LEOBAY” sobresale la palabra

“LEO”, dado que el resto de vocablos que la conforman se minimizan u ocultan bajo el extremo de la figura que se asemeja a la letra “L”. Respaldó su afirmación en lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 09-IP-94, en la que señaló: “[…] La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor; o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó. […] Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenecen a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas […]”. Concluyó que entre los signos enfrentados “LEOBAY”, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), existen más semejanzas que diferencias, dada la reproducción de la partícula “LEO” por parte de la marca cuestionada “LEOBAY”; y que al haberse concedido dicho registro, la SIC actuó en detrimento de sus derechos de propiedad industrial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas enfrentadas, en las cuales predomina el elemento denominativo, desde el punto de vista gramatical y fonético, a pesar de que coinciden en la palabra “LEO”, las mismas presentan un claro aspecto diferenciador, pues cuenta con un elemento adicional que le confiere mayor distintividad. Indicó que la marca cuestionada, “LEOBAY”, termina con el vocablo “BAY”, que refuerza las diferencias fonéticas y visuales entre los signos cuestionados, más aún si se tiene en cuenta que la misma se compone por un rectángulo dentro del cual se aprecia un diseño de las letras “L” y “B”, que ocupan un 70% del espacio de la etiqueta; y que debajo de dichas iniciales, se encuentra la expresión “LEOBAY” escrita en letras mayúsculas. Concluyó que la marca “LEOBAY” tiene la suficiente capacidad distintiva, por lo que puede coexistir de manera pacífica con los signos "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), sin necesidad de inducir a error al público consumidor. II.1.2.- La sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por

cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal. Sostuvo que la marca cuestionada, “LEOBAY”, cumple con los presupuestos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, puesto que la misma tiene la suficiente fuerza distintiva para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los distinga respecto de aquellos que identifica la marca opositora, “LEO”. Manifestó que si bien es cierto que el signo solicitado reproduce la expresión “LEO” de la marca previamente registrada, “LEO”, también lo es que dicha partícula se encuentra contenida en otros registros marcarios a nombre de diferentes titulares, de tal forma que la misma no puede llegar a ser considerada como un factor serio para que se genere riesgo de confusión o asociación al ser de uso común y, por lo tanto, débil. Adujo que a la fecha de la contestación de la demanda, se encontraban registradas las marcas “LEO FANTONI”, “LEONARDI”, “LEONARDO STEINERS”, “LEONCITO”, “LEONE & CO”, “LEONELLA”, entre otras, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es posible colegir que por compartir un elemento de uso común, como lo es la partícula “LEO”, los signos enfrentados sean confundibles. Propuso las siguientes excepciones: -“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INSTAURADA”, por cuanto, en su opinión, la actora no se percató que en el caso bajo estudio debió remitirse al Régimen General de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486; y que, de igual

forma, los argumentos presentados por ella podrían generar un restablecimiento automático del derecho, habida cuenta que la finalidad de su acción es mantener un derecho de exclusiva sobre la denominación “LEO”, lo que implicaría la presentación de otro tipo de acción que no podría ser estudiada en el presente proceso. -“INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”, toda vez que la actora planteó, a su juicio, erradamente los fundamentos de derecho de su demanda, al no definir con claridad y certeza si sus pretensiones están orientadas a lograr la nulidad total de que trata el inciso primero del artículo 172, de la Decisión 486, o si se refiere a la nulidad parcial prevista en el inciso segundo ibidem. Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte actora pretende la declaratoria de dos tipos de nulidad al estimar que con la expedición de las resoluciones acusadas, se vulneraron los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486. -“INEPTA DEMANDA”, debido a que la actora erradamente señaló que la acción procedente era la establecida en el artículo 84 del CCA, pasando por alto la existencia de una norma supranacional en materia de propiedad industrial, como lo es la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486. Que, por lo anterior, las pretensiones de la demanda no pueden ser atendidas, debido a que la parte demandante incurrió en el error de justificarlas indebidamente en derecho. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y señaló que entre los signos enfrentados “LEOBAY”, "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), existen más semejanzas que diferencias, dada la reproducción de la partícula “LEO” por parte de la marca cuestionada “LEOBAY”. La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la marca cuestionada, “LEOBAY”, tiene la suficiente capacidad distintiva, por lo que puede coexistir de manera pacífica con los signos "LEO” (mixta), “LEO SPORT” (nominativa) y “LEONISA” (nominativa), sin necesidad de inducir a error al público consumidor Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Para ello, manifestó que la marca cuestionada, “LEOBAY”, cumple con los presupuestos de registrabilidad establecidos en la Decisión 486, puesto que la misma presenta la suficiente fuerza distintiva para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos que ampara, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los distinga respecto de aquellos que identifica la marca opositora, “LEO”. Indicó que la partícula “LEO” es de uso común para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no debe ser tenida en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario.

El Agente del Ministerio Público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo LEOBAY (mixto) y las marcas LEO (mixta), LEO SPORT (denominativa) y LEONISA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 5 Proceso 81-IP-2019. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos

en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que

sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Una de las controversias radica en la supuesta confusión entre el signo LEOBAY (mixto) y la marca LEO (mixta), por ello es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes

reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixto es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para signos puramente gráficos o figurativos según sea el caso. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los

criterios señalados en los puntos precedentes. […]

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Una de las controversias radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LEOBAY (mixto) y las marcas LEO SPORT

(denominativa) y LEONISA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas en el parágrafo 2.3. de la presenta Interpretación Prejudicial para el cotejo de signos denominativos. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer

el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LEOBAY (mixto) y las marcas LEO SPORT (DENOMINATIVA) y LEONISA (denominativa) […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la sociedad CONFECCIONES LEOBAY LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso. VI.1. “Improcedencia de la acción instaurada” El tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que los argumentos presentados por la parte actora podrían generar un restablecimiento automático del derecho, habida cuenta que la finalidad de su acción es mantener un derecho de exclusiva sobre la denominación “LEO”, que llevaría a la presentación de otro tipo de acción que no podría ser estudiada en el presente proceso. Sobre el particular, es preciso señalar que la actora promovió demanda, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, -que al momento de admitirse, se tuvo como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172