CE-11001-03-24-000-2008-00197-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto L y la marca mixta L previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS POR LETRAS / ELEMENTO DE USO COMÚN – Lo es la letra L en la clase 25 / ELEMENTO DE USO COMÚN – No puede ser objeto de monopolio o domino absoluto de persona alguna / ELEMENTO GRÁFICO– Predomino / MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS – No es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto L en la clase 25 porque su diseño no se asemeja al de la marca mixta L previamente registrada en la misma clase Atendiendo a que las marcas objeto de cotejo están compuestas únicamente por la letra L en su elemento nominativo, la Sala encuentra que dicha letra es de uso común en relación con productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, comoquiera que es usada comúnmente para señalar la talla de prendas de vestir y otros accesorios tales como artículos de sombrerería. En este sentido, al tratarse de una letra que sirve como un parámetro indicativo e informativo y que es comúnmente utilizado en relación a los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta ser de uso común y, como tal, no es objeto de apropiación o monopolio por parte de ninguna persona. Sumado a lo anterior, la letra L es de uso común para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información

para la Propiedad Industrial de la parte demandada […] En este orden de ideas, en el caso sub examine, la Sala considera que para efectos del análisis de confundibilidad, en cada una de las marcas objeto de cotejo prevalece el elemento gráfico, comoquiera que lo que pretenden reivindicar las marcas es la forma particular que se le imprime a la letra, no la letra por si sola. Lo anterior, considerando además que la letra L por si sola es de uso común y, como se expuso en los apartados supra, no puede ser objeto de apropiación o monopolio de persona alguna. De esta forma, es el elemento gráfico lo que le otorga un carácter distintivo a las marcas en tanto que la letra es secundaria en la apreciación de cada una de las marcas en su conjunto. Además, en línea con lo anterior, es oportuno precisar que el derecho de exclusividad otorgado por el registro se reivindica sobre el conjunto de la marca y la configuración gráfica especial que le imprime distintividad a la letra, y no sobre la letra individualmente considerada, comoquiera que, al tratarse de una letra, es un recurso escaso por su número reducido, por lo que debe mantenerse su uso libre y evitar su apropiación. En virtud de lo expuesto, considerando que en las marcas cotejadas el elemento gráfico adquiere especial importancia, de la comparación entre las dos marcas no se evidencia que existan similitudes, en la medida en que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso está compuesta por una letra L en un diseño especial, con un trazo grueso y continuo, y con una curvatura especial en sus extremos, de manera que parece un reflejo invertido; mientras que

la marca opositora de la cual es titular la parte demandante, consiste en una letra L en mayúscula y cursiva, en donde el trazo vertical y el trazo horizontal de la L son ligeramente curvos y se encuentran un poco separados entre sí, todo lo anterior rodeado por un óvalo ligeramente inclinado hacia la derecha. Así, observando las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento gráfico, la Sala observa que no existe identidad ni semejanza entre las marcas comparadas, comoquiera que, más allá de compartir la letra L, los trazos del dibujo que conforman el signo son radicalmente distintos […] De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias y observando las marcas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en su conjunto, la Sala concluye que entre las marcas mixtas no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto L y la marca mixta L LEONISA previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS POR LETRAS / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto L en la clase 25 porque no se asemeja a la marca mixta L LEONISA previamente registrada

en la misma clase [L]a Sala concluye que, en este caso no se presentan semejanzas o similitudes entre las marcas cotejadas, comoquiera que la distintividad de la marca mixta L se encuentra en su elemento gráfico y el distintivo de la marca mixta L LEONISA se encuentra en su elemento nominativo, de manera que no se genera riesgo de confusión o de asociación alguno. Lo anterior, de conformidad con la regla expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, según la cual “[…] si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión […]”. Sumado a lo anterior, la Sala considera que la marca mixta L LEONISA, en su elemento nominativo, contiene una expresión adicional (LEONISA) a la sola letra L que tiene la marca mixta L del tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que le otorga distintividad adicional y evita que se genere un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas. Así, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta L y la marca mixta L LEONISA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL D /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00197-00

Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Cotejo entre marcas mixtas. Marcas compuestas por letras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Confecciones Leonisa S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36670 de 28 de diciembre de 2006, 3539 de 16 de febrero de 2007 y 13354 de 11 de mayo de 2007. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Confecciones Leonisa S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36670 de 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 24 a 35 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco

años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 de diciembre de 20066, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro de marca” y 3539 de 16 de febrero de 2007, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 13354 de 11 de mayo de 2007, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta L que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Lifted Research Group, en adelante tercero con interés directo en las resultas del

proceso. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Solicito la NULIDAD de las siguientes Resoluciones: A.- 36670 de Diciembre 28 de 2006 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca

“L”. B.- 3539 de Febrero 16 de 2007 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó la Resolución 36670 de Diciembre 28 de 2006. C.- 13354 de mayo 11 de 2007 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirman las Resoluciones 36670 de Diciembre 28 de 2006 y 3539 de Febrero 16 de 2007.

2. Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H.

Magistrados, se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 6 Esta resolución concedió el registro de la marca mixta L, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 7 Cfr. Folios 25 y 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente

a la concesión de la marca “L” mixta solicitada por la sociedad LIFTED RESEARCH GROUP Inc. de las condiciones ya indicadas para distinguir: artículos de vestir, calzado y sombrerería, especialmente camisetas tejidas, tops casuales de manga larga y corta, bodies, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, vestidos de hombre, chaquetas, abrigos, anoraks, chaquetas largas con capucha, jeans, pantalones, slacks, vestidos de mujer, faldas, shorts, overoles, medias, correas, guantes, mitones, zapatos atléticos, pantuflas, sandalias, botas de mujer, zapatos de mujer para vestido, vestidos de baño, piyamas, boxer, ropa interior, ropa para ski, artículos de vestir para tabla de nieve, sorongs, gorras para béisbol, sombreros, beanies y bandas para la cabeza”; productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª) Edición) de Niza. b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones8: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 2 de marzo de 2006, el registro como marca del signo mixto L para distinguir productos de la

Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2006 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 566, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas L y L LEONISA, con certificados núms. 106.484 y 114.024, respectivamente, que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta L para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Cfr. Folios 26 y 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4. La parte demandante presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 3639 de 16 de febrero de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

Resolución núm. 13354 de 11 de mayo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36670 de 28 de diciembre de 2006. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 1359 y el literal a)10 del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. La demandante citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de distintividad. Sin embargo, no expuso ni desarrollo concepto de violación en lo referente a la causal de irregistrabilidad absoluta establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Segundo cargo: Violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 9 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]” 10 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.2. Manifestó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que “[…] la solicitud de registro de la marca “L” (M) expediente N° 06-20973 es IDÉNTICA GRAMATICAL Y FONÉTICAMENTE, a las marcas de mi poderdante la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., especialmente a la marca “L” y diseño [...]”11. 6.3. Señaló que “[…] la marca registrada con posterioridad a las marcas de mi representada, está constituido por elementos denominativos (L) y por una grafía especial, debiendo considerarse que la dimensión característica la constituye indudablemente y en la misma relevancia, la letra L y la escritura característica en que se encuentra escrita, por lo que los citados elementos en su conjunto llevan la carga distintiva de dicho signo [...]”12. 6.4. Precisó que “[…] en cuanto a las marcas registradas de mi representada debe considerarse que las mismas se tratan de marcas mixtas, conformadas por los elementos figurativos, por lo que los productos serán solicitados verbalmente y por la recordación que les genere a las consumidoras la impresión visual de la presentación del producto, conformada tanto por la letra L como por la grafía especial de la misma, lo cual determina que el examen comparativo de los signos debe incidir en ambos elementos. […] en este sentido cabe insistir que el público consumidor al momento de adquirir prendas de vestir presta atención particular,

solicitándolas en algunos casos de manera verbal y en otros las selecciona orientándose por sus etiquetas, por lo que el aspecto gráfico de los signos es sumamente relevante [...]”13. 6.5. Argumentó que “[…] ambos signos presentan coincidencias en el elemento denominativo conformado por la letra L, lo cual indudablemente genera una similitud al grado de confusión entre sus aspectos de conjunto, más aún si consideramos que en los registros y en el mercado nuestra marca es la única conformada solamente por la letra L e identificada con ella [...]”14. 6.6. Añadió que “[…] la grafía de la letra L si bien, a primera vista, es apenas similar a la letra L que conforma nuestra marca registradas, cabe tener presente que la letra L con la que se escribe LEONISA puede ir variando con el transcurrir del tiempo, particularmente, por la actividad de mercadeo que se desarrolla 11 Cfr. Folio 28 12 Cfr. Folio 29 13 Ibidem. 14 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alrededor del producto. En tal sentido, el consumidor al encontrarse frente a una letra L sin ningún otro elemento identificado podría válidamente asumir que la marca registrada equivocadamente por la autoridad administrativa a favor de LIFTED RESEARCH GROUP INC identifica los productos de nuestro poderdante o en su caso una nueva línea de productos que se ofrecen bajo las marcas registradas de nuestro poderdante [...]”15. 6.7. Reiteró que “[…] los signos confrontados comparten la letra L sin que la grafía característica de los mismos logre diferenciar suficientemente los signos,

considerando que en los registros y en el mercado la letra L identifica únicamente los productos de mi poderdante Confecciones Leonisa S.A.- por lo que de aceptarse el registro de la marca de la empresa LIFTED RESEARCH GROUP INC se podrá llevar a confusión indirecta al consumidor en relación a la procedencia empresarial de los productos a distinguir, en tanto la diferencia en la grafía especial simplemente se podría limitar a indicar una variación en la línea de productos pudiendo establecerse eventualmente una vinculación comercial entre la demandada y mi representada [...]”16. 6.8.Concluyó que “[…] considerando que los signos confrontados distinguen productos idénticos y que, por tratarse de productos de la misma naturaleza están destinados al mismo público consumidor, serán vendidos por los mismos canales de comercialización, se incrementa el riesgo de confusión al momento de la adquisición de los productos siendo que los signos son gráfica y fonéticamente similares [...]”17. Contestaciones de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión

486 15 Ibidem. 16 Cfr. Folio 33 17 Ibidem. 18 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 95 19 Cfr. Folios 84 a 90 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Manifestó que “[…] con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en la violación

de ninguna de las normas contenidas en la entonces Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”20. 7.2. Argumentó, frente al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado y la marca registrada, que “[…] el signo “L” (mixta) tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados “L” (solicitada) para distinguir productos de la clase 25 y “L” (mixta) (registrada) para distinguir productos comprendidos en la clase 25; en primer término es de señalar que si bien es cierto que en las marcas conformadas por letras el derecho exclusivo recae no sobre la letra misma sino sobre el diseño que se le imprima a la letra, por lo que su fuerza distintiva recae sobre su peculiar configuración gráfica […]”21. 7.3. Añadió que “[…] la marca solicitada “L”, clase 25, tiene elementos suficientemente diferenciadores del deseño que posee la marca del opositor; de una parte en el signo solicitado se incorpora la letra L en letra manuscrita y en la parte inferior de la l hace una curva similar. […] Por su parte, la marca opositora consiste en una letra l mayúscula cursiva establecida en dos partes una inferior y otra posterior y está encerrada dentro de una circunferencia simple o sin diseño […]”22. 7.4. Por último, indicó que “[…] los signos confrontados no presentan similitudes y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que induzcan al consumidor a error, sin que en el mercado se pueda tener la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que

efectivamente no sucede […]”23. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 20 Cfr. Folio 85 21 Cfr. Folio 87 22 Ibidem. 23 Cfr. Folio 89 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso,24 contestó la demanda25 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 8.1. Sostuvo, frente a los argumentos de la parte demandante en cuanto al concepto de violación del literal b) del artículo 135, que “[…] la demandante solamente se limita a transcribir la norma y extractos del Tribunal Andino de Justicia acerca del concepto de distintividad, sin realizar por lo menos algún esfuerzo argumentativo o intelectual para explicar cómo es que la administración supuestamente violó el artículo 135 b) de la Decisión 486. […] Lo anterior refleja una omisión del deber de explicar el concepto de la violación de la norma […]”26. 8.2. Advirtió, respecto del referido cargo de violación, que “[…] resulta a todas luces inapropiado plantear la violación de la prohibición absoluta señalada en el artículo 135 b) de la Decisión 486, tomando como presupuesto o condición previa la violación de la prohibición relativa consagrada en el artículo 136 a) de la misma Decisión. Pues ello implicaría juzgar dos veces la registrabilidad o irregistrabilidad de un signo por exactamente el mismo fenómeno (confundibilidad) a través de dos

normas distintas, tesis no razonable considerando que el legislador comunitario ha querido dar carácter especial a cada prohibición (una absoluta y otra relativa) para evitar efectos distintos, por una parte el registro de signos no aptos en abstracto para distinguir producto o servicio alguno (art. 135 b)) y por otra el registro de signos que pueden generar confusión con marcas previamente registradas y ajenas (art. 136 a)) […]”27. 8.3. Argumentó, en línea con lo anterior, que “[…] la marca “L (mixta)” cumple con el requisito de distintividad señalado en el artículo 135 b) en concordancia con el artículo 134 de la Decisión para constituirse como marca y, en consecuencia, es apta para distinguir productos o servicios en el mercado […]”28. 8.4. Explicó que “[…] el signo “L (mixto)” cumple con el requisito de distintividad o aptitud distintiva en abstracto, ya que tiene una estructura que le permite 24 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 79 a 82 25 Cfr. Folios 61 a 78 26 Cfr. Folio 63 27 Cfr. Folio 64 28 Cfr. Folios 65 a 66 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constituirse como marca, pues por un lado no es de simplicidad elemental que le impida funcionar distintivamente, y por otro lado tampoco es un signo de estructura tan compleja que le impida ser percibida como distintivo […]”29. 8.5. Añadió que “[…] el signo “L (mixto)” concedido en registro como marca a mi

representada no viola el artículo 135 b) de la Decisión 486, ya que, contrario a lo afirmado por el demandante, cumple con los requisitos para ser marca, es decir, es distintivo, perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica […]”30. Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 8.6. Afirmó, frente al cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…] al estudiar la registrabilidad de la marca “L (mixta)” de mi representada, se advierte que cualquier similitud entre esta y la marca “L (mixta)” de la actora no es de tal magnitud que pueda inducir al público a error o confusión, pues la impresión de conjunto que cada una despierta desplaza cualquier coincidencia que se observe desde el puro aspecto ortográfico […]”31. 8.7. Explicó, frente a la comparación de marcas mixtas, que “[…] la comparación de marcas mixtas compuestas únicamente por una letra y un dibujo especial, representan casos en los cuales se admite reconocer prioridad a los elementos gráficos de los signos, puesto que como se explicará más adelante, las letras en sí mismas consideradas no son monopolizables a título de marca, a menos que presenten elementos gráficos particulares en los cuales radicaría su fuerza distintiva. […]” Y, en el mismo sentido, añadió que “[…] considerando las marcas compuestas por una única letra y un dibujo especial bien como mixtas o como figurativas, su comparación requiere atención especial a sus características de presentación visual más que a la denominación o pronunciación de las letras, o al

contenido conceptual o significado de la letra representada ya que las letras tomadas de forma individual son inapropiables a título de marca […]”32. 8.8. Indicó, frente a la comparación de las marcas en cuestión, que “[…] es necesario tomar cada uno de los signos comparados en su totalidad propia, es 29 Cfr. Folio 66 30 Cfr. Folio 67 31 Cfr. Folio 68 32 Cfr. Folios 70 y 71 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decir, que al hacerse el cotejo, todos los elementos que componen a cada signo deben incluirse para poder determinar si existe riesgo de confusión. Debe entonces evitarse el fraccionamiento de los elementos de las marcas que se comparan (v.gr. descomponiendo la letra de su elemento gráfico especial), o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que ese no es el proceder del consumidor medio […]”33. 8.9. Señaló, en relación con la naturaleza de los signos enfrentados, que “[…] es claro en este asunto que las marcas enfrentadas están constituidas por una sola letra o inicial en cada caso combinada con un componente visual o gráfico que les reporta distintividad. […] Al ser las letras del alfabeto recursos escasos que deben permanecer disponibles para la comunidad y generalidad de empresarios, y no en el patrimonio exclusivo de un único participante del mercado, la doctrina y jurisprudencia han conceptuado que las marcas constituidas por pocas letras o sólo una – como ocurre en el caso que nos ocupa – la variación sustancial del

aspecto gráfico de estas permite su coexistencia en el registro y en el comercio. También se ha establecido que en la comparación de este tipo de marcas así constituidas, para efectos de establecer o desvirtuar su confundibilidad debe atenderse primordialmente el aspecto gráfico determinador de su distintividad, pues la inclusión del elemento de uso necesario, como lo son las solas letras, las convierte en signos débiles […]”34. 8.10. Sostuvo, en relación con lo anterior, que “[…] es así evidente que la marca “L (mixta)” (reg. N° 104.684) de la actora es una marca débil al consistir en la inicial del nombre distintivo de dicha sociedad, Confecciones Leonisa S.A., y sobre todo cuando la letra L, sin elemento gráfico alguno, aplicada a prendas de vestir, es un elemento común para indicar una talla grande, larga o “large” (talla “L”), aspecto que el despacho deberá tener en cuenta al analizar la naturaleza de las marcas que se comparan […]”35. 8.11.Argumentó que “[…] tras una adecuada aplicación de los