CE-11001-03-24-000-2008-00211-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Marcas denominativas y mixtas. Confusión indirecta. Motivación de los actos Bajo tal premisa, es necesario hacer un análisis de conjunto de las expresiones cotejadas, tal y como lo ordena el Tribunal Supranacional, puesto que el término JUAN VALDEZ, sobresale en la marca JUAN VALDEZ DOUBLEKLICK, por lo tanto nunca el consumidor medio podrá asociar KICKOFF con los productos que comercializa esa reconocida marca de propiedad de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. En el contexto señalado, es pertinente anotar que no existe la pretendida confundibilidad que alega la actora en su escrito de demanda, y que por lo tanto las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Visto lo anterior, es evidente que la administración no motivó en modo alguno el acto censurado, careciendo entonces el acto cuestionado de uno de los atributos propios de esta clase de decisiones, cual es que la Administración sustente las razones de su decisión, atributo sin el cual es imposible que terceros afectados con el mismo puedan ejercer el derecho constitucional de defensa, y razón esta suficiente que da lugar a la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 2618 del 31 de enero de 2008, pues además, lo anterior contradice el contenido del artículo 150 de la decisión 486 invocado por la actora como desconocido.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A.

NOTA DE RELATORIA: Motivación de los actos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de junio de 2011, Rad. 2006-00031, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; sentencia de 6 de mayo de 1999, Rad. 4650, MP. Libardo

Rodríguez Rodríguez.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2618 DE 2008 (31 de enero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001 03-24-000-2008-00211-00

Actor: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION PUBLICA DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. interpuso la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contra la Resolución No. 2618 del 31 de enero de 2008 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca nominativa KICKOFF a la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la octava versión de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. “PRIMERA. De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 172 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sírvase declarar la nulidad de la Resolución 2618 del 31 de enero de 2008, proferida por la Jefe de división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-70537, por medio de la cual se concedió el registro de la marca KICKOFF para identificar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la

sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

SEGUNDA. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 349089 correspondiente a la marca KICKOFF para identificar productos comprendidos en la clase 32 internacional, concedida dentro del expediente No. 07-70537. TERCERA. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR la inscripción de la cancelación del certificado de Registro 349089. CUARTA. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. QUINTA. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes

a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. SEXTA. Finalmente, pido que se condene en costas a la entidad demandada,”1 1.2.- Fundamentos de hecho 1.2.1.- La sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA es titular del registro de las marcas “JUAN VALDEZ KICK”, “JUAN VALDEZ KICK LIGHT” y “JUAN VALDEZ DOUBLEKICK” concedidas el 27 de noviembre de 2007 y la marca “JUAN VALDEZ DOUBLEKICK” concedida el 14 de octubre de 2005. 1.2.2.- La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 14247 del 18 de mayo de 2007, negó el registro de la marca “KICK WATER” (mixta) para identificar productos de la clase 32, solicitada por la sociedad BIG HUG CORPORATION, decisión que fue confirmada por medio de las Resoluciones 25709 del 22 de agosto de 2007 y 35805 del 30 de octubre de 2007. 1.2.3.- El 11 de julio de 2007, la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC solicitó el registro de la marca nominativa “KICKOFF”. 1.2.4.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al estudiar la solicitud, concedió el registro solicitado mediante Resolución No. 2618 del 31 de enero de 2008. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación del literal a) del artículo 136 y el

artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: 1.3.1.- Aduce que el acto impugnado refleja una total inaplicación del artículo 150 citado, pues la Superintendencia no efectuó el examen de registrabilidad de la marca solicitada para registro desconociendo tal mandato, pues la norma le ordena al examinador a verificar si la expresión solicitada se confunde o no con otras que le reporte el sistema con independencia de que se hubiesen presentado oposiciones o no a tal petición2. 1.3.2.- Sostuvo que ante la evidente reproducción que se hacía en la marca KICKOFF, de las expresiones KICK, KICKLIGHT y DOUBLEKICK registradas por la sociedad demandante, el consumidor medio las confundirá de manera directa, 1 Folios 26 y 27 de este Cuaderno. 2 Ver folios 45 a 47 de este Cuaderno. dada la semejanza fonética; y de manera indirecta se corre el riesgo de asociación en el sentido de que se funda la creencia de que entre el titular de la marca KICKOFF existe algún vínculo jurídico o comercial con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. De otra parte, sostuvo que el hecho de que las marcas enfrentadas identifiquen la misma clase de productos, generaría un riesgo de confusión más acentuado, pues la Superintendencia no tuvo en cuenta que un signo es irregistrable no sólo por su capacidad de generar la mentada confusión sino por el riesgo de asociación, como quiera que se da una equivocada percepción al consumidor en dos sentidos: (i) que le recuerde la anteriormente registrada y en consecuencia, ésta pierda

distintividad por no ser la única en el comercio, y (ii) que pueda pensarse que entre los titulares de las dos marcas existe algún nexo o relación jurídica o comercial, representado en el posible hecho de que puede pensarse igualmente que el primer propietario respalda el uso de la nueva marca o tiene algo que ver con ella o que permitió su uso por un tercero. Adujo que la Resolución No. 2618 del 31 de enero de 2008 no estaba motivada, pues cuando la sociedad BIG HUG CORPORATION solicitó el registro de marca mixta KICK WATER, la Superintendencia negó el registro por la existencia previa de la marca JUAN VALDEZ DOUBLEKICK, luego entonces en el presente caso debió aplicar el mismo criterio y negar la solicitud de registro de la marca KICKOFF a la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. Corolario lo es que el que los dos criterios diferentes, uno para la comparación entre las marcas JUAN VALDEZ DOUBLE KICK y KICK WATER y otro completamente diferente para la marca KICKOFF. No obstante, el apoderado del actor también informó que una vez consultada la base de datos de la demandada encontró que el signo KICKWATER se encontraba registrado. Señaló que el cotejo debía realizarse sobre la parte nominativa de las marcas JUAN VALDEZ DOUBLE, KICK, KICK Y KICK LIGHT y marca KICKOFF, resultado de lo cual era que ésta última reproducía la previamente registrada, no siendo el vocablo OFF un elemento adicional que le otorgue distintividad a la marca, como tampoco en su momento lo fue WATER en la marca que se negó. Finalmente, indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio había

desatendido el principio “in dubio pro signo priori”, dado que en gracia de discusión, de tenerse dudas sobre la confundibilidad de la marca KICKOFF con las marcas de la demandante, ha debido decidir a favor de ésta última. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, sosteniendo que el signo registrado cumplía con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, y que no incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 a 137 de la misma normativa. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., actuando a través de apoderada aseguró que el análisis que hace la demandante es completamente errado y que desconoce los criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia sobre la forma como debe realizarse el cotejo entre signos en conflicto. Prosiguió su defensa aduciendo que el signo KICKOFF era nominativo mientras que las marcas del demandante estaban compuestas por elementos gráficos y de diseño que sin duda permiten diferenciarlas a simple vista desde el punto de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, siempre que se efectúe el estudio en conjunto, tal y como lo ordena la citada jurisprudencia supranacional. Señaló que desde el punto de vista ortográfico la marca solicitada KICKOFF está compuesta por un conjunto fonético que forma una palabra que existe en el idioma inglés y que sin embargo, resulta ser novedosa y caprichosa para identificar los

productos de la clase 32, en tanto que las marcas JUAN VALDEZ KICK, JUAN VALDEZ DOUBLEKICK, JUAN VALDEZ KICK LIGHT, están compuestas en su mayoría por tres conjuntos fonéticos, en donde sobresale el término JUAN VALDEZ, presente en todas ellas a manera de prefijo y que permite diferenciar perfectamente las marcas en conflicto. Pasó a enumerar a los folios 91 a 98 de este cuaderno las marcas pertenecientes a la demandante en donde la palabra JUAN VALDEZ es la que otorga distintividad, independientemente de las otras expresiones que las acompañen, dado su reconocimiento a todo nivel. Ahora, desde el punto de vista fonético indicó que era evidente la diferencia, pues se trata en un caso de varios conjuntos fonéticos (marca registrada) y en el caso de la expresión que se cuestiona de uno solo. El análisis visual arroja similares resultados, pues contrario a lo afirmado por la actora el estudio no debe realizarse disgregando las marcas, sino que debe efectuarse en conjunto. Así, es evidente para la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., que el elemento predominante en las marcas de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA no es el denominativo, pues la parte gráfica la dota de elementos propios que la hacen única. Así las cosas, no se incurre en vulneración del literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina. En lo que hace a la presunta vulneración del artículo 150 de la mentada decisión, es claro para la apoderada de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso que con los criterios utilizados para discutir la vulneración a que se aludió

en el anterior párrafo, se descarta el que pueda existir confusión indirecta, esto es, sobre el origen del producto o sobre las características del mismo. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 4.1.- La apoderada de la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., reiteró algunos de los argumentos expuestos en su memorial de intervención, y agregó que la marca de la que era titular gozaba de suficiente distintividad y novedad frente a la marca de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, al resultar una denominación sugestiva y armónica que deja una idea en la mente del consumidor y por lo tanto su recordación. Adicionalmente, las marcas enfrentadas generan un impacto visual muy diferente, y por contera el consumidor nunca la relacionará con las marcas JUAN VALDEZ

KICK, JUAN VALDEZ LIGHT, JUAN VALDEZ DOUBLEKICK.

En relación con el argumento de la demandante al decir que la Superintendencia debió aplicar el mismo criterio utilizado en la Resolución 14247 del 18 de mayo de 2007 en la que negó el registro de la marca KICKWATER en la clase 32, manifestó que no era procedente la comparación, pues se trataba de una expresión muy diferente a la que es objeto de controversia, es decir, KICKOFF, pues aquélla posee un elemento genérico WATER o AGUA, en tanto que KICKOFF está compuesta por dos elementos de fantasía que no dan idea alguna sobre los productos amparados por ella. Además, la jurisprudencia ha sido clara al expresar que cada caso se analiza de manera autónomo, y por lo tanto no pueden aplicarse criterios iguales a casos diferentes.

4.2.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio también allegó alegaciones, afirmando que los signos en conflicto generan un impacto visual totalmente diferente, lo que hace que el consumidor las pueda diferenciar en el mercado. La marca KICKOFF está compuesto por 7 letras en tanto que las marcas JUAN VALDEZ KICK y JUAN VALDEZ DOUBLEKICK se componen de 3 palabras y el signo JUAN VALDEZ KICK LIGHT de cuatro palabras. Dadas las anteriores premisas, para el ente demandado confluyeron los requisitos para hacer registrable la expresión KICKOFF. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 84 – IP - 2011 de fecha 11 de octubre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Al comparar una marca denominativa y una mixta (con parte

denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

6. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el

examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

7. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.”3 VI-. CONSIDERACIONES 6.1. La cuestión de fondo El problema jurídico a dilucidar es si las marcas KICKOFF de la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC, resulta confundible con las marcas de propiedad la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA en particular, las expresiones JUAN VALDEZ KICK, JUAN VALDEZ DOUBLEKICK y

el signo JUAN VALDEZ KICK LIGHT. 6.2. Concepto de Marca y elementos Constitutivos La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 3 Folios 216 a 235 de este Cuaderno. mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la

mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En consecuencia, es pertinente analizar en el presente caso, si el signo “KICKOFF” (denominativo), para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas

y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Para proceder a ello, es necesario primero aclarar que las marcas enfrentadas corresponden a dos clases diferentes, la registrada es nominativa y las de la demandante son mixtas. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando

con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 4 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 5 Por su parte, las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o

varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.6

En tal orden, esta Sala debe primero identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.7 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico 4 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN

BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:

BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 Proceso 46-IP-2008. Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Del examen de los anteriores signos se desprende que la comparación solo puede recaer sobre el último de los signos registrados por la demandante, y el que se cuestiona en esta sede, dado que los tres primeros de la columna izquierda son mixtos, y tal y como lo planteó el Tribunal, siempre que predomine el elemento gráfico como acontece en tales marcas, no puede predicarse en manera alguna confundibilidad. 6.3.- La comparación de las marcas Así las cosas, la confrontación ha de hacerse entre la expresión JUAN VALDEZ DOUBLEKICK y la marca KICKOFF. En efecto, el examen comparativo debe partir del análisis ortográfico, fonético e ideológico, de los cuales se infiere lo siguiente: Desde el punto de vista ortográfico se observa que en la marca compuesta JUAN VALDEZ DOUBLEKICK la partícula “KICK” constituye el sufijo de la misma, en tanto que en la registrada tal partícula configura el prefijo, KICKOFF; ahora, el prefijo de la marca de la actora es “DOUBLE” mientras que el sufijo del signo de

HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., es “OFF”, de modo que las dos partes son sustancialmente diferentes. Así las cosas, no puede entenderse que exista similitud entre las marcas. En lo que hace al criterio fonético es evidente que las expresiones confrontadas están compuestas por conjuntos fonéticos distintos, pues cada una de ellas se pronuncia de manera caprichosa y completamente diferente. Finalmente, en cuanto a la similitud ideológica, se tiene que las dos marcas son de fantasía, que por su naturaleza no incitan a la idea del producto porque se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie. Como consecuencia de lo anterior, dado que las dos no tienen ninguna connotación conceptual o significado idiomático, es posible que su coexistencia en el mercado no genere ningún riesgo en el consumidor. Así lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.8 De esta forma, queda descartada cualquier posibilidad de confusión directa caracterizada porque el vínculo de identida