CE-11001-03-24-000-2008-00215-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica Como se puede apreciar, aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca MOMENTINOS presenta algunas coincidencias frente a la marca MOMENTS, en cuanto a que sus primeras cuatro consonantes (M-M-N-T) y sus dos primeras vocales (O-E) son idénticas a las que conforman la marca opositora, siendo igual su ubicación en cada uno de los signos en conflicto, lo cual permite concluir que la marca demandada reproduce ciertamente la partícula “MOMENT”, esto es, 6 de las 7 letras que conforman la marca opositora. Además de ello, los cuadros que anteceden permiten observar que ambos signos terminan con la consonante “S”, aunque esta coincidencia resulta irrelevante desde el punto de vista ortográfico pues, como ya se dijo, las dos denominaciones tienen una extensión diferente y debido a ello esa consonante es la 10ª letra de la expresión MOMENTINOS, y la 7ª letra de la palabra MOMENTS. Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto relativo en el plano visual, pues aunque la marca cuestionada reproduce en el mismo orden casi la totalidad de los elementos que forman parte de las marcas opositoras, se advierte que su terminación es diferente y el hecho de que se sustituya la consonante S por la desinencia INOS, hace que los vocablos en cuestión sean distintos en el plano ortográfico. En tales circunstancias, ante la dificultad de cotejar el significado de un vocablo conocido con otro que no lo es, resulta imposible colegir que existe entre ellos una coincidencia de carácter conceptual. Según el criterio de la Sala, la

pertenencia de ambas marcas a la misma clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, resulta en este caso de poca importancia, pues no se vislumbra en este caso ningún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento pasaritario, lo cual torna viable y posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20042 DE 2007 (29 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 36495 DE 2007 (31 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 451 DE 2008 (17 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00215-01

Actor: COLOMBINA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado de la sociedad COLOMBINA S.A., en la

cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLOMBINA S.A., contra la solicitud de registro de la marca MOMENTINOS (nominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. que se interpreta como nulidad relativa, solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones números 20042 de 29 de junio de 2007 y 36495 de 31 de octubre del mismo año, mediante las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la firma COLOMBINA S.A. y concedió el registro del signo MOMENTINOS (nominativa), solicitado por la sociedad SYMRISE GMBH & CO. KG, para amparar “café, cacao, chocolate, pastelería, confitería”, productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la Resolución Nº 451 de 17 de enero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación confirmó el primero de los actos enunciados, quedando debidamente agotada la vía

gubernativa. A título de restablecimiento del derecho pide la actora que se declare la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto; que se declare fundada la oposición; que se anule el registro de la marca MOMENTINOS en la Clase 30 a nombre de SYMRISE GMBH & CO. KG; y que se ordene a la demandada negar el registro de dicha marca, cancelar su registro y publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la providencia que ponga fin al proceso. 2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos: El 24 de mayo de 2006, la sociedad SYMRISE GMBH & CO. KG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo marca del signo denominativo MOMENTINOS, para amparar “café, cacao, chocolate, pastelería, confitería”, productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliéndose todos los trámites legalmente establecidos. Una vez enterada de dicha solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A. se opuso al registro de dicha marca, invocando con la marca nominativa MOMENTS, registrada en Colombia bajo los certificados Nos. 151.632 y 151.634, para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante lo anterior, la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada y procedió a conceder el registro. Inconforme con lo anterior, la sociedad COLOMBINA S.A. interpuso los recursos de reposición

y apelación, que fueron decididos de manera desfavorable, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad funda su demanda en los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala como violados. Al desarrollar el concepto de su violación, el apoderado de la actora manifiesta que la marca MOMENTINOS para la clase 30 de la Clasificación Internacional no es distintiva, pues resulta similarmente confundible con el signo MOMENTS registrado en las clases 29 y 30 a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A. Por lo mismo, el signo cuestionado no es apto para identificar los productos para los cuales ha sido otorgado y puede dar lugar a confusión, error y engaño en el público consumidor, pues podría llegar a pensarse que las marcas son el mismo signo y que ambas provienen del mismo origen empresarial. Apoya sus pretensiones en los resultados de la encuesta sobre confundibilidad elaborada por la agencia Yanhaas, que allega con la demanda. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso de manera rotunda a las pretensiones de la demanda, por considerar que las mismas carecen de sustento jurídico. Los actos acusados, según alega, fueron expedidos dentro del más absoluto respeto de lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además de ello, considera que la marca MOMENTINOS tiene la suficiente fuerza distintiva para identificar productos de la clase 30. Según el criterio de la demandada los signos en conflicto bien pueden

coexistir en el mercado por ser diferentes, destacando que el signo cuestionado es apto para identificar productos conexos, inclusive idénticos, sin generar riesgo de confusión. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO La sociedad SYMRISE GMBH & CO. KG, fue notificada de la demanda, tal como consta a folio 108 del expediente, por ostentar la condición de tercera interesada en las resultas del proceso: No obstante lo anterior, no allegó ningún escrito de contestación. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante escritos obrantes a folios 188 a 211 del expediente, las partes reiteraron los mismos argumentos expuestos en la demanda y en los escritos de contestación. Ni eI Agente del Ministerio Público ni la sociedad SYMRISE GMBH & CO. KG alegaron de conclusión. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial Interpretación Prejudicial N° 76-IP-2011 del 9 de noviembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos MOMENTINOS y MOMENTS, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Como el signo solicitado y uno de los opositores amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

VI-. DECISIÓN Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLOMBINA S.A., contra la solicitud de registro de la marca MOMENTINOS (nominativa) presentada por la firma SYMRISE GMBH & CO. KG, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

MARCA MOMENTINOS (nominativa)

CONCEDIDA:

EXPEDIENTE: 06-049.510

RADICACIÓN: 24e mayo2006

CLASIFICACIÓN: Clase 30

PRODUCTOS: Café, cacao, chocolate, pastelería, confitería

TITULAR: SYMRISE GMBH & CO. KG

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

MARCA MOMENTS (Nominativa) OPOSITORA: CERTIFICADOS: 151.632, vigente hasta el 17° de enero de 2014 151.634, vigente hasta el 17° de enero de 2014

CLASIFICACIÓN: Clases 29° y 30° de la Clasificación Internacional de Niza

PRODUCTOS DE Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de LA CLASE 29° carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. PRODUCTOS DE Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del LA CLASE 30° café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

TITULAR: COLOMBINA S.A. 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 76-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual

se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4.- Análisis de los cargos De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo

titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexión competitiva, se debe analizar la finalidad de los productos o servicios; la clase a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si se trata de productos o servicios de consumo masivo o selectivo. Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas nominativas MOMENTS y MOMENTINOS, se impone la aplicación de las reglas de cotejo anteriormente enunciadas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confundibilidad y/o asociación a que se refiere la parte actora. De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las

marcas en conflicto debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios: La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, debe (sic) tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante (fl. 361 vuelto y 362) Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen ciertas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA M O M E N T I N O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MARCAS OPOSITORIAS PREVIAMENTE REGISTRADAS M O M E N T S 1 2 3 4 5 6 7

En efecto, mientras la expresión MOMENTINOS está conformada por diez letras (6 consonantes y 4 vocales) y la palabra MOMENTS está compuesta por siete

letras (5 consonantes y 2 vocales), así:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA M M N T N S 1 3 5 6 8 10

LAS CONSONANTES EN LAS MARCAS OPOSITORAS M M N T S 1 3 5 6 7

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA O E I O 2 4 7 9

LAS VOCALES EN LAS MARCAS OPOSITORAS

O E 2 4 Como se puede apreciar, aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca MOMENTINOS presenta algunas coincidencias frente a la marca MOMENTS, en cuanto a que sus primeras cuatro consonantes (M-M-N-T) y sus dos primeras vocales (O-E) son idénticas a las que conforman la marca opositora, siendo igual su ubicación en cada uno de los signos en conflicto, lo cual permite concluir que la marca demandada reproduce ciertamente la partícula “MOMENT”, esto es, 6 de las 7 letras que conforman la marca opositora. Además de ello, los cuadros que anteceden permiten observar que ambos signos terminan con la consonante “S”, aunque esta coincidencia resulta irrelevante desde el punto de vista ortográfico pues, como ya se dijo, las dos denominaciones tienen una extensión diferente y debido a ello esa consonante es la 10ª letra de la expresión MOMENTINOS, y la 7ª letra de la palabra MOMENTS. Debido precisamente a la extensión de las marcas, la composición silábica también resulta diferente, tal como se puede ver enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA

M O MEN TI NOS

1 2 3 4

LAS SÍLABAS EN LAS MARCAS REGISTRADAS

MO MENTS

1 2 De acuerdo con lo anterior, mientras las marcas opositoras solamente están compuestas por dos (2) sílabas, la marca cuestionada está conformada por cuatro (4) sílabas. De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo no se puede predicar que sean idénticas sino semejantes, tal como se puede advertir a continuación: M O M E N T I N O S M O M E N T S Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto relativo en el plano visual, pues aunque la marca cuestionada reproduce en el mismo orden casi la totalidad de los elementos que forman parte de las marcas opositoras, se advierte que su terminación es diferente y el hecho de que se sustituya la consonante S por la desinencia INOS, hace que los vocablos en cuestión sean distintos en el plano ortográfico. Por otra parte, no puede afirmarse que los signos sean idénticos desde el punto de vista fonético, pues el acento prosódico de ambas expresiones es de suyo diferente, lo cual, a pesar de las coincidencias consonánticas, vocálicas ya mencionadas, les imprime una sonoridad bien diferente. En efecto, mientras el acento prosódico está marcado en la tercera sílaba de la marca cuestionada, en las marcas opositoras el acento está puesto en la primera sílaba, así: MO MEN TI NOS MO MENTS Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera

sucesiva, para advertir tales diferencias: - MOMENTINOS - MOMENTS - MOMENTINOS - MOMENTS - - MOMENTINOS - MOMENTS - MOMENTINOS - MOMENTS - - MOMENTINOS - MOMENTS - MOMENTINOS - MOMENTSEn suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones MOMENTINO y MOMENTS no son expresiones propias del idioma castellano, pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Existe sin embargo en nuestro idioma la voz MOMENTOS, que es la más parecida a los vocablos tantas veces mencionados. Para los fines de este proceso, ha de tenerse en cuenta que si bien la expresión MOMENTS no es propia de nuestra lengua, sí resulta fácil establecer su significado. En efecto, para un consumidor medio, resulta fácil advertir que esa expresión es evocativa de la palabra MOMENTOS y por ende puede afirmarse que su significado es comúnmente conocido. A ello contribuye el hecho de que en diferentes idiomas de origen latino y anglosajón las seis primeras letras de esa expresión (MOMENT) sean coincidentes. Así por ejemplo, en inglés, francés y catalán, la palabra MOMENTOS se traduce como MOMENTS, mientras en alemán se traduce MOMENTE y en italiano como MOMENTI. Siendo entonces la palabra MOMENT del conocimiento común, no podrá ser tenida como una expresión de fantasía para los fines de este proceso. A diferencia de lo anterior, la expresión MOMENTINOS, considerada como un todo, al no tener una significación conocida en nuestro idioma, debe tenerse como

un signo de fantasía. A propósito de las palabras propias provenientes de un idioma distinto al castellano, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial radicada bajo el número 050-IP-2010 de fecha 8 de junio de 2010, expresó: En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable. Si a juicio de la autoridad nacional competente el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. En tales circunstancias, ante la dificultad de cotejar el significado de un vocablo conocido con otro que no lo es, resulta imposible colegir que existe entre ellos una

coincidencia de carácter conceptual. De acuerdo con las precisiones que anteceden, se concluye además que la partícula MOMENT no puede ser apropiada en exclusiva y su registro previo no puede servir de pretexto para impedir su inclusión en otros signos marcarios, pues se trata de un signo eminentemente débil, tal como lo corrobora la información que aparece consignada a folios 161 a 171 del expediente, relacionada con el registro de las marcas “DULCE MOMENTO”, “MOMENTI”, “ESTIRA TU MOMENTO”, “SU

ALIMENTO RENOVANTE AL MOMENTO”, “TÓMESE UN MOMENTO”,

“POSTRES Y PONQUÉS MOMENTOS DE FELICIDAD”, “CREAM HELADO

MOMENTOS MÁGICOS”, etc.

Según el criterio de la Sala, la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, resulta en este caso de poca importancia, pues no se vislumbra en este caso ningún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento pasaritario, lo cual torna viable y posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación los siguientes conceptos emanados del Tribunal Andino de Justicia: En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos

distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.1 Registra la Sala que la parte actora no logró demostrar en el proceso la presencia de tales riesgos y, por contera, no se demostró que las marcas opositoras tengan el carácter de notorias. En cuanto se refiere a la conexión competitiva, no ignora la Sala el hecho de que los productos amparados por las marcas en conflicto pertenezcan a la misma clase 30 del nomenclátor internacional y que, por lo mismo, son comercializados

empleando los mismos medios de promoción y publicidad y los mismos canales de distribución. Sin embargo, todo ello resulta irrelevante, pues al no existir ningún 1 Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 65-IP-2010 riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, la coexistencia pacífica en el mercado se tiene por descontada. Por todo lo anterior, considera la Sala que la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y por ello, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 4 de julio de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ Ausente en comisión

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS

AYALA