CE-11001-03-24-000-2008-00218-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Acuerdos de coexistencia marcaria De otro lado, es pertinente resaltar las siguientes precisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, expresadas en la interpretación prejudicial 140-IP-2011, correspondiente a este asunto: “Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003).” REGISTRO MARCARIO – Similitud ortográfica, fonética e ideológica En efecto, debe tenerse en cuenta que la expresión COLON evoca el apellido del Descubridor de América CRISTOBAL COLON, idea ésta que igualmente se despierta con la expresión COLUMBUS, la cual hace alusión precisamente al apellido del mencionado personaje de la historia de América. Esta expresión aunque es propia de un idioma extranjero tiene significado en español y éste es de conocimiento común por el consumidor medio en Colombia. Además, si se tiene en cuenta que la marca solicitada en su parte gráfica incorpora una carabela, objeto característico del Descubrimiento de América, resulta aún más evidente la

evocación que la expresión COLUMBUS hace del Descubridor de América CRISTOBAL COLON. En el anterior contexto, concluye la Sala que se presentan similitudes suficientes y significativas entre las marcas analizadas que puedan generar un riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, riesgo que se hace palpable si se tiene en cuenta que ambos signos están destinados a distinguir productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que los actos acusados no desconocen la normativa contenida en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, como quiera que la marca COLOMBUS (mixta), cuyo registro se negó mediante los actos acusados, no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, configurándose la causal de irregistrabilidad invocada en ellos.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00218-00

Actor: INVERSIONES EBLIN S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., interpuso la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., contra la Resolución núm. 0717 de 18 de enero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir un recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 15363 de 29 de junio de 2005, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. y negó a la demandante la solicitud de registro de la marca COLUMBUS (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. Resolución núm. 0717 de 18 de enero de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 15363 de 29 de junio de 2005, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CERVECERIA COLON

INTERNACIONAL S.A. y negó a la demandante la solicitud de registro de la marca COLUMBUS (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Ordenar, como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el registro de la marca COLUMBUS (mixta), a favor de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., para identificar productos de la clase 33 internacional. 1.1.3. Ordenar la publicación de la sentencia que se dicte en este proceso. 1.2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 4 de junio de 2004 la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. solicitó el registro de la marca “COLUMBUS” (mixta), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado el 30 de diciembre de 2004 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 547. 1.2.2. El 11 de febrero de 2005, la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. presentó oposición a la mencionada solicitud de registro, con fundamento en que la marca solicitada es similarmente confundible con su marca “COLON”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional, así como con el signo “COLON CLASSIC”, solicitado para registro para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio expidió el 29 de junio de 2005 la Resolución núm. 15363, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca “COLUMBUS” (mixta), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A. 1.2.4. Inconforme con la anterior decisión, la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 1,2.5. El 31 de octubre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 36370, por medio de la cual decidió el recurso de reposición y confirmó la decisión impugnada. 1.2.6. Posteriormente, el 18 de enero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 0717, por medio de la cual resolvió el recurso subsidiario de apelación, en el sentido de revocar la decisión contenida en la Resolución 15363 de 29 de junio de 2005, declarar fundada la oposición formulada por la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A., y negar el registro como marca del signo “COLUMBUS” (mixto) para productos comprendidos en la clase 33 de la

Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirmó, replicando los fundamentos del acto demandado, que solamente un porcentaje muy pequeño de la población colombiana reconocerá que el nombre “COLUMBUS” corresponde en otro idioma al apellido del Descubridor de América, lo que prueba que dicho nombre no forma parte del conocimiento común y, en consecuencia, ha debido ser considerado por la entidad demandada como un nombre de fantasía y por ende registrable y no asociado ideológicamente con la marca COLON, previamente registrada por la sociedad CERVECERIA COLON

INTERNACIONAL S.A.

Indicó, en ese mismo orden, que la expresión COLON, además de ser el apellido del Descubridor de América, tiene otros muchos significados, y que por tal razón yerra también el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al asumir que todos los consumidores asociarán dicho nombre única y exclusivamente con el apellido del Descubridor, para luego asociar tal apellido con el nombre COLUMBUS, pues podrán igualmente asociarlo con muchos otros significados. Precisó que aunque en la resolución acusada se afirma que las expresiones COLON y COLUMBUS tienen similitudes de orden ortográfico y fonético, en ningún momento explica cuáles son ni en qué consisten tales semejanzas, no teniendo ningún sentido, por otro lado, el hecho de que se diga que sus

semejanzas visuales generen, a su vez, “la misma idea” en los consumidores. Advirtió que además de que no procedía la comparación ideológica entre los signos, entre ellos tampoco existen semejanzas ortográficas ni fonéticas que los hagan confundibles: en el primer aspecto, tienen más diferencias que semejanzas (únicamente comparten las tres primeras letras); en el segundo, es claro que no existe confusión, debido a la diferente secuencia vocálica de los signos, así como a su diferente extensión. Concluyó, entonces, que se trata de dos expresiones distintas, que no serán asociadas por los consumidores. Indicó, de otra parte, que los elementos gráficos que acompañan a la expresión COLUMBUS, lejos de hacer creer a los consumidores que se trata de “innovaciones” hechas a la marca COLON (en tanto esta primera asociación no la harán), resultan ser ampliamente distintivos, y sumados a la expresión COLUMBUS forman un conjunto marcario original, único, muy novedoso y, en consecuencia, registrable como marca. Agregó que las expresiones “AÑEJO” y “RON DOMINICANO”, si bien genéricas y descriptivas y por lo tanto inapropiables, presentan claramente y sin lugar a dudas qué tipo de producto se está adquiriendo, lo que evita que se genere error alguno en el público consumidor. Finalmente, señaló que las marcas COLON, de la sociedad CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A., y COLUMBUS (mixta), de la sociedad INVERSIONES EBLIN S.A., coexisten pacíficamente en registros de diferentes países, y que esa coexistencia pacífica se convierte en un indicio de que no son

confundibles. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando las siguientes razones en defensa del acto acusado: “Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca “COLUMBUS” (mixta solicitada) clase 33 presenta semejanzas con la marca “COLON” (registrada) clase 33, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor. Adicionalmente es de señalar las marcas en controversia después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión, habida cuenta que observadas al ser observadas (sic) corresponden al mismo concepto, es decir, al descubridor de América Cristóbal Colón y teniendo en cuenta sus similitudes de orden ortográfico y fonético lo que puede inducir a error al consumidor, sin que el signo solicitado “COLUMBUS” en forma mixta acompañado de un componente gráfico, no logra otorgarle una suficiente distintividad que permita diferenciarlo del signo registrado. En consecuencia el signo solicitado como registro marcaria (sic) no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado […]. En las marcas en debate, se tiene que la marca solicitada “COLUMBUS” pretende amparar los mismos productos comprendidos en la clase 33 que

ampara la anteriormente registrada “COLON”, existiendo en consecuencia relación entre los servicios (sic) pretendidos y los productos registrados, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podría creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a la que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.” II.2 La firma CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A., tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes razones: Aseguró que las marcas COLON y COLUMBUS, son casi idénticas en el sentido conceptual y protegen los mismos productos en la Clase 33 Internacional, imposibilitándose su diferenciación y distinción el mercado, por lo cual los riesgos de confusión y de asociación exigidos por el derecho comunitario, para aplicar la causal de irregistrabilidad en comento, se cumplen. Indicó que en el signo solicitado por el demandante el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico del mismo, pues es fuerte la presencia que tiene en el mismo la expresión “COLUMBUS” si se tiene en cuenta el tamaño de letra y el color rojo que la representa. Precisó que aun si se estima que el elemento gráfico es el que predomina en el signo solicitado, en el examen de confundibilidad debe tenerse en cuenta el aspecto ideológico o conceptual. Expresó, en ese orden, que tanto COLUMBUS como COLON son confundibles, debido a que en el aspecto conceptual hacen referencia a la misma idea, esto es, al descubridor CRISTOBAL COLON.

Destacó que si bien no es posible afirmar que la mayoría de los colombianos es bilingüe, sin lugar a dudas se puede manifestar que el DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA y el Descubridor CRISTOBAL COLON son de tal trascendencia para la historia de Colombia, del Continente Americano y hasta del mundo entero, que la palabra COLUMBUS, que traduce COLON, es fácilmente reconocible por el consumidor medio de nuestro país, más si se tiene en cuenta que la marca solicitada incorpora una carabela en su gráfico, objeto característico del Descubrimiento de América. Indicó, en relación con el argumento de la demanda según el cual los consumidores no necesariamente asociarán la marca COLON con el apellido del Descubridor de América, en tanto que esa expresión tiene otros significados, que la marca registrada por CERVECERIA COLON INTERNACIONAL S.A. no hace referencia a ninguno de tales significados, sino precisamente al Descubridor Cristóbal Colón, según se evidencia en la marca registrada por dicha sociedad en la Clase 32 y en la presentación corporativa de la compañía. Finalmente, señaló que los productos que pretende distinguir la marca solicitadaCOLUMBUSson exactamente los mimos que los protegidos por la marca registrada por mi representada COLON en clase 33, es decir, los productos de bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, circunstancia que aumenta los riesgos para el consumidor. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa del proceso solo intervino la Superintendencia de Industria y Comercio, quien reiteró, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en el escrito de

contestación de la demanda. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 140-IP-2011 de fecha 19 de enero de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 4.1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 4.2. Al comparar una marca denominativa simple y compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas

coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4.5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. 4.6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir,

la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 4.7. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. 4.8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. 4.9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

V.- CONSIDERACIONES 5.1. La resolución acusada, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 15363 de 29 de junio de 2005 de la División de Signos Distintivos de esa Superintendencia, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad CERVECERÍA COLÓN INTERNACIONAL S.A. y negó a la demandante la solicitud de registro de la marca COLUMBUS (mixta), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La mencionada oposición, formulada oportunamente dentro del respectivo procedimiento administrativo, se fundó en la confundibilidad de la marca solicitada con su marca “COLON”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional1. 5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN D ELA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 5.3. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en 1 La oposición presentada también se fundamentó en la confundibilidad de la marca solicitada con la marca COLON CLASSIC, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Este signo, sin embargo, no fue tenido en cuenta en la comparación marcaria, como quiera que su registro se solicitó posteriormente que el del signo COLUMBUS, según consta en la Resolución 15363 de 29 de junio de 2005 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando

contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 5.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, acogidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 140IP-2011 emitida en este proceso: “Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.2 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado: 2 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el

método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.3 Se precisa en esta interpretación, a propósito de las marcas confrontadas en este proceso, una de ellas marca mixta, que: “Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.4

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y compuestas y mixtas debe identificar, como ha 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del

2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.5 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, e