CE-11001-03-24-000-2008-00236-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ISOFLEX y la marca nominativa previamente registrada ISOTREX / REGISTRO MARCARIOProcede frente al signo nominativo ISOFLEX por no existir similitud con la marca ISOTREX [R]especto a la similitud ortográfica es preciso indicar que “TREX” y “FLEX”, si bien tienen el mismo número de letras, lo cierto es que empiezan por consonantes diferentes y cuentan con distinta composición consonántica, esto es, “T-R-X” y “F-LX”. Además, en cada una de las marcas en disputa la vocal “E” se encuentra combinada con consonantes diferentes. En la marca cuestionada, con las consonantes “F” y “L”, mientras que en la previamente registrada, con las consonantes “T” y “R”, lo que hace que ortográficamente no sean confundibles. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es desigual porque al ser pronunciadas son claramente diferenciables, teniendo en cuenta que la “TR” es un fonema consonántico oclusivo dental sordo, mientras que la “FL” es un fonema consonántico lateral alveolar, lo que le otorga una sonoridad disímil a las marcas cotejadas. […] Así las cosas, del análisis sucesivo de las marcas cotejadas, no es posible concluir que fonéticamente se presente un grado de similitud sustancial que sea susceptible de generar algún riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual,

la Sala estima que la expresión “TREX” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, mientras que la denominación “FLEX” es evocativa de la palabra “FLEXIBLE”, que significa “[…] que tiene disposición para doblarse fácilmente […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es. Por lo expuesto en precedencia, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “(ISO)FLEX”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca nominativa opositora, “(ISO)TREX”. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ISOFLEX y la marca nominativa previamente registrada ISOTREX / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es ISO en la clase 5 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[P]ara la Sala la partícula “ISO” es de uso común para los productos que ampara la Clase 5ª, dado que en muchos casos de marcas que identifican productos de esta Clase, puede ser indicador del principio activo del medicamento, por lo que dicho elemento no debe entrar en la comparación, debiéndose realizar el análisis en los demás elementos que integran el signo distintivo. De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “TREX”, de la marca cuestionada, y “FLEX”, de la marca opositora, debido a que la partícula “ISO”, como ya se mencionó, es de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de una de las marcas que incluye un elemento de uso común, esto es el elemento “ISO”, no puede impedir la inclusión de este en solicitudes marcarias de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Adicionalmente, se destaca que en anterior ocasión, -en la que se solicitó la nulidad de los actos administrativos aquí acusados, pero en este caso cotejando las expresiones “ISOFACE” e “ISOFACE PLUS”, frente a “ISOFLEX”-, la Sala consideró que la partícula “ISO” es de uso común y además

indicativo del principio activo del medicamento que identifican las marcas: FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00236-00

Actor: STIEFEL LABORATORIES, INC

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “ISOFLEX” E “ISOTREX”. LA PARTÍCULA “ISO” DEBE SER EXCLUIDA DEL COTEJO MARCARIO AL SER DE USO

COMÚN. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad STIEFEL LABORATORIES, INC, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co las resoluciones núms. 18592 de 26 de junio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 35096 de 26 de octubre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 4571 de 19 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 31 de marzo de 2005, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo "ISOFLEX", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud, junto con la sociedad PROCAPS S.A, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativas “ISOFACE” e “ISOFACE PLUS” e “ISOTREX”, registradas respectivamente en la misma Clase. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 18592 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC, declaró infundada las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "ISOFLEX", en la Clase 5ª de la

3 En adelante SIC 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 35096 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 4571 de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la marca “ISOFLEX” no es distintiva de la ya existente “ISOTREX”, en razón a que es tal la semejanza entre ambas denominaciones que es muy probable que el consumidor confunda los productos que cada uno de ellas ampara y asuma que provienen del mismo fabricante. Manifestó que, a su juicio, la SIC realizó una equivocada comparación de las marcas referidas al considerar que el prefijo “ISO” hace referencia a los productos que contienen “ISOFLAVONAS”; y que los consumidores estarían en plena capacidad de establecer una clara diferencia entre ellos y adquirir el que realmente buscan,

razonamiento curioso y peligroso en alto grado, teniendo en cuenta que la raíz “ISO” no significa en todos los casos “ISOFLAVONA”, -hormona natural proveniente de la soya-, más aún cuando la marca de su propiedad “ISOTREX”, hace referencia a un Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto para combatir el acné, dando lugar a la posibilidad de que alguien pudiera ingerirlo. Expresó que las marcas “ISOFLEX” e “ISOTREX”, tienen semejanzas en conjunto y no solo de raíz, dado que tienen la misma terminación “EX” y el mismo número de letras, esto es, 7, de las cuales 5 coinciden en la misma ubicación, lo que conlleva una gran confusión para el consumidor por no ser distintivas entre sí. - Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, toda vez que la expresión “ISOFLEX” es completamente confundible con la marca “ISOTREX” por tener semejanzas fonéticas, pues la raíz y la terminación es la misma y poseen igual número de letras y casi idéntica pronunciación. Indicó que la SIC incumplió las reglas por ella establecidas para fijar las semejanzas y riesgos de confusión entre marcas, entre las cuales destacó: “[…] Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no

simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. […]”. Concluyó que la SIC realizó una comparación errónea al analizar en conjunto las expresiones objeto de cotejo, así como también efectuó una valoración equívoca de las raíces cuando asumió que todas las marcas que empiezan por el prefijo “ISO” son Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “ISOFLOVONAS”. Aunado a ello, estimó que el consumidor final es un experto en farmacéutica que sabría distinguir dos productos completamente diferentes. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC contestó la demanda de manera extemporánea. II.2. La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Indicó que contrario a lo expuesto por la actora, de los signos “ISOFLEX” e “ISOTREX”, no es posible colegir que sean confundibles solo por iniciar con el mismo prefijo “ISO”. Manifestó que la expresión “ISOTREX” consta de tres silabas, que produce un especial sonido por contener la consonante “T”, seguida de la consonante “R”, al final y, de especial connotación en su pronunciación, lo que significa que es diferente

al signo “ISOFLEX”, el cual posee letras que producen sonidos disimilies. Aseguró que en el diccionario de especialidades farmacéuticas se encuentran varios medicamentos identificados con el inicio del prefijo “ISO”, lo que evidencia que actualmente están en el mercado colombiano infinidad de productos sin que exista alguna clase de confusión alguna entre ellos. Agregó que el prefijo “ISO” se encuentra en más de 100 marcas registradas para la Clase 5ª Internacional, por lo que las expresiones “ISOFLEX” e “ISOTREX”, al estar Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformadas por un prefijo de uso común, deben ser consideradas como signos débiles. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; la parte demandada allegó el escrito de alegatos de manera extemporánea; y tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los

artículos 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Procede la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que en el presente caso de discute el riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 6 En adelante el Tribunal. 7 Proceso 136-IP-2019.

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3. No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no está en discusión el concepto de la marca.

4. De oficio se interpretará el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 debido a que se discute los signos conformados por denominaciones de uso común.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ISOFLEX (denominativo) y la marca ISOTREX (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de

tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean

necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.2. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ISOFLEX (denominativo) y la marca ISOTREX

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4. Los anteriores parámetros deben complemantarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6 en congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá

verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ISOFLEX (denominativo) y la marca ISOTREX (denominativa).

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1. En el presente procedimiento se indicó que el término ISO es prefijo de uso común que significa ISOFLAVONA en las diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen. […] 3.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 18592 de 2007, concedió el registro de la

marca nominativa solicitada “ISOFLEX”, al titular LABORATORIOS BUSSIE S.A, para distinguir los productos “farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos y para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbivicidas”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su marca nominativa "ISOTREX", que también distingue productos en la misma Clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable solamente la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes” y que “[…] no se interpretará el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 134 de la Decisión 486 debido a que no está en discusión el concepto de marca[…]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación

Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.8 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

ISOFLEX

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA9

ISOTREX

MARCA NOMINATIVA REGISTRADA10

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). 9 Folio 15 del expediente 10 Folio 15 del expediente Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener

en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. (Resaltado fuera de texto) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de