CE-11001-03-24-000-2008-00261-00-2010

PRUEBA PERICIAL - Improcedencia para examen de confundibilidad de marcas / MARCAS - Prueba pericial improcedente. El examen de confundibilidad por el aspecto fonético forma parte del juicio valorativo del juez Se observa que la demanda está encaminada a declarar la nulidad de las Resoluciones 15878 de 2007 (31 de mayo), 27022 de 2007 (29 de agosto) y la 36081 de 2007 (31 de octubre), por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa SVIDA, para distinguir: productos de “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería , helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, a favor de LABORATORIOS ECAR LTDA., comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. La sociedad actora advierte que los signos SVIDA y ESVIDAL presentan similitudes fonéticas y gramaticales susceptibles de causar confusión en el consumidor, pues al pronunciarse se componen de tres silabas que generan conflicto entre una y otra marca, sin embargo, no asiste razón al suplicar el auto mediante el cual se negó la práctica del peritaje, pues el examen de confundibilidad por el aspecto fonético forma parte del juicio valorativo que compete efectuar al juez al proferir el fallo.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 233

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00261-00

Actor: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica, interpuesto por el apoderado de la actora, contra el auto de 27 de julio de 2010, mediante el cual el Magistrado Ponente, Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, abrió a pruebas el proceso y denegó la práctica de un dictamen pericial.

I. ANTECEDENTES LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda de nulidad, contra las Resoluciones 15878 de 2007 (31 de mayo), 27022 de 2007 (29 de agosto) y 36081 de 2007 (31 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa SVIDA, a favor de LABORATORIOS ECAR LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

II. EL AUTO RECURRIDO Mediante auto de 27 de julio de 2010, el Consejero Sustanciador abrió a pruebas el proceso y, respecto del dictamen pericial solicitado por la parte demandante,

dispuso: «B. Peritaje La parte demandada solicitó que se nombre a un auxiliar de la justicia experto en lingüística y fonética, con el fin de que indique “si las tendencias lingüísticas llevan a que el hispanohablante promedio, al pronunciarla oralmente, anteponga inconscientemente una “E” al inicio de vocablos que inician con una S que va seguida de una consonante, como el caso de Skandia, Skinhead, Sport y Svisa, de modo tal que establezca similitud fonética entre los signos SVIDA y ESVIDAL”. El Despacho considera que no es posible decretar el peritaje solicitado, en la medida que dicho estudio le corresponde al juez en el momento de proferir el fallo. En efecto se niega la prueba.».

III. EL RECURSO DE SÚPLICA El apoderado de la parte demandante interpuso recurso ordinario de súplica solicitando que se revoque el numeral I) literal B), del auto de 27 de julio de 2009, y que en su lugar, se ordene la práctica del dictamen pericial.

Considera que el peritaje solicitado es procedente para determinar la similitud entre los signos SVIDA y ESVIDAL, pues tiene como fin probar, con base en criterios objetivos, que el hispanohablante promedio antepone una “E” en el tipo de vocablos descritos y, así brindar herramientas para valorar la similitud fonética.

IV. CONSIDERACIONES Por auto de 27 de julio de 2009 el Consejero Sustanciador negó la solicitud del demandante de decretar un peritaje que determine la similitud fonética entre los signos SVIDA y ESVIDAL.

Respecto a la prueba pericial señala el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil: “Artículo 233. Procedencia de la peritación. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión. No será menester la intervención de peritos para avaluar bienes muebles cotizados en bolsa; su valor se determinará por la cotización debidamente certificada que hayan tenido en la oportunidad correspondiente. El juez podrá ordenar que se presente nuevo certificado de la cotización cuando lo estime conveniente.” (Se subraya) Se observa que la demanda está encaminada a declarar la nulidad de las Resoluciones 15878 de 2007 (31 de mayo), 27022 de 2007 (29 de agosto) y la 36081 de 2007 (31 de octubre), por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa SVIDA, para distinguir: productos de “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería , helados,

comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, a favor de LABORATORIOS ECAR LTDA., comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. La sociedad actora advierte que los signos SVIDA y ESVIDAL presentan similitudes fonéticas y gramaticales susceptibles de causar confusión en el consumidor, pues al pronunciarse se componen de tres silabas que generan conflicto entre una y otra marca, sin embargo, no asiste razón al suplicar el auto mediante el cual se negó la práctica del peritaje, pues el examen de confundibilidad por el aspecto fonético forma parte del juicio valorativo que compete efectuar al juez al proferir el fallo. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E : PRIMERO. CONFÍRMASE el auto suplicado. SEGUNDO. En firme esta providencia, devuélvase al Despacho de origen para lo de su cargo. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada en la fecha.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GONZÁLEZ

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO