CE-11001-03-24-000-2008-00265-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Acuerdo de coexistencia de las marcas Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “HEXAXIM” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, guarda estrecha semejanza con la marca previamente registrada “EXAZYM” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, cuestión que es ratificada por la parte actora, quien no discute sobre este aspecto. Por último, en relación a que existe acuerdo de coexistencia de marcas entre los titulares de las marcas cotejadas, tal como lo manifiesta la sociedad demandante, es preciso indicar que la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la facultad legal para denegar o autorizar dichos acuerdos. En este caso, tal acuerdo fue negado por no cumplir los requisitos del artículo 159 de la Decisión 486, según lo dispuesto en los actos administrativos acusados. La Sala resalta que el acto de la autonomía de la voluntad de dichas partes, no es suficiente para conceder el registro del signo cuestionado, pues, necesariamente tienen que cumplir los requisitos de orden público previstos en la norma comunitaria, lo cuales se reitera no fueron acatados por la sociedad demandante, toda vez que la limitación de los productos de la clase 5ª inicialmente solicitada, a las “vacunas”, no es suficiente, ya que prima el interés general sobre el interés particular que tengan las partes del acuerdo, es decir, prevalece la protección de la vida y la salud de los consumidores. Máxime,

cuando se tratan de productos farmacéuticos, donde el estudio debe ser mucho más riguroso que los de otras clases de la Clasificación Internacional de Niza. Lo cual, hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en uno de los actos administrativos, expuso sobre la conexión competitiva, lo siguiente: FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00265-00

Actor: SANOFI PASTEUR

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad SANOFI PASTEUR, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 31991 de 28 de septiembre de 2007, 38830 de 26 de noviembre de 2007 y 7606 de 11 de marzo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “HEXAXIM”

para distinguir “vacunas”, de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la citada marca a favor de la sociedad actora. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 22 de agosto de 2006, la sociedad SANOFI PASTEUR, solicitó el registro de la marca denominativa “HEXAXIM”, reivindicando prioridad de la solicitud francesa 06/3411766 de 22 de febrero de 2006, para distinguir “preparaciones farmacéuticas, vacunas”, productos comprendidos en la clase 5ª Internacional. I.1.2. Expresa que el 28 de febrero de 2007 el extracto de la solicitud de registro del signo “HEXAXIM”, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 573. I.1.3. Mediante Resolución núm. 31991 de 28 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo “HEXAXIM”. I.1.4. Que el 7 de noviembre de 2007, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Además presentó, un formulario único de correcciones y modificaciones, limitando la solicitud de registro para identificar exclusivamente “vacunas”. I.1.5. A través de la Resolución 38830 de 26 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando la anterior.

I.1.6. Anota que el 10 de octubre de 2007, presentó copia autentica y apostillada del acuerdo firmado el 26 de junio de 2007 entre las Sociedades SANOFI PASTEUR y CAVIDI TECH AB, en que reconocen que la coexistencia de las marcas “HEXAXIM” y “EXAZIM” no generará confusión en el público consumidor, debido a que las dos partes se comprometen a limitar el uso de dichas marcas. I.1.7. Mediante Resolución 7606 de 11 de marzo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que la Administración violó los artículos 134 y 136 literales a) y f) de la Decisión 486, toda vez que el signo solicitado no se encuentra en causal de irregistrabilidad, como lo dispone el artículo 136 de la citada Decisión, puesto que lo que se pretende identificar son productos diferentes a los que distingue la marca registrada “EXAZYM” de la sociedad CAVIDI TECH AB. Señala que en el proceso 15-IP-2007 de Interpretación Prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, destacó y reconoció criterios para determinar la conexión competitiva entre productos diferentes, que son los siguientes: 1°. La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Al

respecto destacó que los productos que pretenden distinguirse con los signos “EXAZYM” y “HEXAXIM” son contrarios, puesto que este último distingue unas vacunas, que para el efecto, deben entenderse como productos farmacéuticos encaminados a evitar una enfermedad determinada a las personas. Por su parte, sostiene que la marca “EXAZYM” no ampara productos farmacéuticos, sino agentes que permiten conocer la naturaleza de una enfermedad (agentes de investigación usados solamente en laboratorios y que no se recetan a pacientes). 2°. Sobre los Canales de comercialización de los signos enfrentados, aduce el actor que los productos en referencia son totalmente diferentes y además, se comercializan por distintos canales. Respecto a los productos de la marca “EXAZYM”, alega que son usados por personal técnico o médico especializado en detección y determinación de enfermedades en los laboratorios únicamente. Por el contrario, las vacunas son suministradas en centros médicos, clínicas y hospitales por personal médico especializado, por esta razón, los productos ofrecidos por “EXAZYM” y “HEXAXIM” no podrán adquirirse en droguerías o supermercados y menos aún, venderse al público en general. Añade que los productos de diagnóstico y las vacunas no se usan conjuntamente, ni complementariamente, puesto que cada uno de estos productos son utilizados en diferentes lugares. Manifiesta que no se requiere agentes de diagnóstico para aplicar una vacuna, ni los agentes son necesarios para que la vacuna cumpla con su finalidad. 3°. Acerca de la Relación o vinculación entre productos, sostiene que para que

se encuentre incurso en causal de irregistrabilidad dispuesta por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, deben darse simultáneamente las siguientes condiciones:  “Que el signo solicitado sea idéntico o similar a otro previamente solicitado o registrado.  Que tales signos identifiquen productos técnicos o respecto de los cuales su uso pueda generar confusión o asociación”. Por esto alega, que los productos de “EXAZYM” y “HEXAXIM” son totalmente diferentes, pues no representan relación alguna entre los consumidores, con base en la segunda característica ya enunciada. Anota que en las grandes cadenas o tiendas, donde pueden conseguirse diferentes bienes, los productos distinguidos con los signos en comparación, pasan desapercibidos para los consumidores así tengan gran similitud. Resalta que existe un contrato celebrado entre las sociedades CAVIDI TECH AB y SANOFI PASTEUR, que permite la coexistencia de las marcas “EXAZYM” y “HEXAXIM”, lo que evidencia que pueden coexistir pacíficamente. Anota al respecto, que la sociedad CAVIDI TECH AB, autoriza, acepta y reconoce que los signos que las identifican son productos diferentes por lo que no genera confusión. Expresa que no comparte las consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que se rechazó el citado acuerdo de coexistencia por cuanto para darse la aplicación al mismo, deben señalarse las medidas adoptadas y tendientes a evitar la confusión al público, así como las tendientes a proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios. En este sentido, insiste en el que el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486,

contemple una excepción clara a la protección de derechos de terceros, a saber, que medie el consentimiento de quien pudiere verse afectado por el registro solicitado, como en efecto ocurre en el caso objeto de estudio. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que el signo “HEXAZIM” solicitado presenta semejanzas con la marca previamente registrada “EXAZYM”, ambas de la clase 5ª Internacional, en especial desde el punto de vista fonético, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores. Sostiene que desde el punto de vista de la distintividad, el signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados, no siendo apto para distinguir productos en el mercado aún, en el evento en que el solicitante hubiera presentado ante la Oficina Nacional Competente una limitación de los productos que pretende amparar, lo cual resultaría irrelevante frente a la falta de distintividad.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, guardo silencio.

IV. ASUNTO PREVIO Mediante escrito de 02 de mayo de 2013, el señor Consejero de Estado,

GUILLERMO VARGAS AYALA, manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, de conformidad con la causal prevista en el numeral 12, del artículo 150, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se desempeñó como asesor jurídico externo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas ColombianasASINFAR, en la que figura como asociada la sociedad SANOFI PASTEUR S.A. Sobre el particular, observa la Sala que si bien la sociedad demandante hace parte de dicha Asociación, ésta última no ostenta la calidad de parte dentro del presente proceso, con lo cual queda desvirtuada la configuración de la causal invocada por el doctor Guillermo Vargas Ayala, y en razón de ello la manifestación de impedimento se declara infundada. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo o confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. “TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos HEXAXIM Y EXAZYM, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. “CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. La Corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo denominativo HEXAXIM, examinando cuidadosamente la posibilidad de

riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. “QUINTO: La Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, de conformidad con los parámetros expresados en esta providencia. “SEXTO: Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial. “SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro

Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto” (folios 217 a 219). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 58IP-2011, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, pero limitada al literal a) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486, y de oficio interpretará los artículos 150 y 159 de la misma normativa. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen

presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

Indica el Tribunal de Justicia Andino, respecto a los requisitos para el registro de una marca, lo siguiente: “Es Importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se comprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad. Así mismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir los productos o servicios del mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado” (folio 206). Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios, es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directo o indirecto entre las marcas en conflicto. De igual manera y teniendo en cuenta que las marcas en conflicto son denominativas, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de

identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino. Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones: HEXAXIM: es una marca simple que contiene siete letras, tres vocales, tres sílabas y cuatro consonantes.

EXAZYM: es una marca simple que contiene seis letras, dos vocales, tres sílabas y cuatro consonantes, pero donde la letra Y griega, se convierte en la I latina al estar precedida de una consonante (la letra Z); de manera que tendría que contabilizarse como una vocal en lugar de una consonante, para un total de tres vocales.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras, pero contienen idénticas vocales ubicadas en el mismo orden y hay coincidencia en el número de sílabas. En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “HEXAXIM” tiene su acento prosódico en la última sílaba “XIM”, al igual que en la marca “EXAZYM”, se indica en la terminación “ZYM”. Los prefijos, raíces y desinencias, presentan ciertas similitudes, a pesar de contener algunas letras diferentes, en cuanto a la pronunciación de las mismas. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”. Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras

ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles similitudes, veamos: HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIMEXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “HEXAXIM” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, guarda estrecha semejanza con la marca previamente registrada “EXAZYM” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, cuestión que es ratificada por la parte actora, quien no discute sobre este aspecto. De modo que al existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que dichos signos están destinados a proteger productos comprendidos en la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, donde la limitación de los productos que hace el demandante para distinguir, solamente “vacunas”, no es suficiente para garantizar la salud inclusive la vida de los consumidores. Más aún, si se tiene en cuenta que en nuestro país, existe la “auto receta” de medicamentos que, por ende, genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor1. Por último, en relación a que existe acuerdo de coexistencia de marcas entre los titulares de las marcas cotejadas, tal como lo manifiesta la sociedad demandante, es preciso indicar que la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la facultad legal para denegar o autorizar dichos acuerdos. En este caso, tal acuerdo

1 Como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. fue negado por no cumplir los requisitos del artículo 159 de la Decisión 486, según lo dispuesto en los actos administrativos acusados. Respecto al artículo 159 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia Andino, indicó en la Interpretación Prejudicial allegada, lo siguiente: “…los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. (…) La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (…)” (folio

214). De lo anterior, se colige que la sociedad demandante, no presentó prueba de que la Entidad demandada, haya inscrito el acuerdo allegado por la actora a este proceso. Como tampoco demostró el haber cumplido con los requisitos del artículo 159 de la Decisión 4862, pues sólo se limita a afirmar que“…llamo la atención… 2 “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los

mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a sobre el hecho de que la entidad demandada ha debido aceptar el acuerdo de coexistencia firmado por las sociedades CAVIDI TECH AB y SANOFI PASTEUR, en tanto es la propia limitación de productos que se encuentra en el acuerdo la “la medida tendiente a evitar la confusión del público” y que sin razón alguna extraña la entidad demandada” (folio 62). La Sala resalta que el acto de la autonomía de la voluntad de dichas partes, no es suficiente para conceder el registro del signo cuestionado, pues, necesariamente

tienen que cumplir los requisitos de orden público previstos en la norma comunitaria, lo cuales se reitera no fueron acatados por la sociedad demandante, toda vez que la limitación de los productos de la clase 5ª inicialmente solicitada, a las “vacunas”, no es suficiente, ya que prima el interés general sobre el interés particular que tengan las partes del acuerdo, es decir, prevalece la protección de la vida y la salud de los consumidores. Máxime, cuando se tratan de productos farmacéuticos, donde el estudio debe ser mucho más riguroso que los de otras clases de la Clasificación Internacional de Niza. Lo cual, hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en uno de los actos administrativos, expuso sobre la conexión competitiva, lo siguiente: “…en este sentido el signo solicitado pretende distinguir según limitación presentada “VACUNAS”, productos comprendidos en la clase 05ª, es decir, productos relacionados con los productos distinguidos con la marca previamente registrada EXAZIM, pues las vacunas son medicamentos utilizados para prevenir enfermedades producidos por diversos virus, y los productos protegidos por la marca registrada comprenden “productos de diagnóstico para uso médico en el campo de la virología”, llegando esta oficina a la conclusión que estos se encuentran relacionados dada su naturaleza, aplicación y finalidad, de donde puede colegirse que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto, y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad” (folio 17)3. causas justificadas”.

3 Resolución 38830 de 26 de noviembre de 2007. Argumento que esta Sala comparte, y se acentúa una vez más, se reitera, en el hecho de que en nuestro país, existe la “auto receta” de medicamentos que, por ende, genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA