CE-11001-03-24-000-2008-00295-00-2014

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión Como bien se puede apreciar, la marca denegada, integrada por cuatro consonantes (B-L-L-N) y tres vocales (E-I-I) reproduce las siete letras finales de la marca nominativa previamente registrada (BELLINI), diferenciándose tan solo en la raíz PORTO presente en la marca nominativa previamente registrada. Aunque es indiscutible que tales expresiones se pronuncian de manera similar, no huelga mencionar que ambas tienen marcado el acento prosódico en la penúltima sílaba (POR-TO-BE-LLINI y BE-LLI-NI), coincidencia de la cual se desprende un efecto sonoro bien particular, poniendo en evidencia una impresión de semejanza. Establecido lo anterior, la Sala considera que en efecto sí se presenta el riesgo de confusión advertido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se origina en las similitudes fonéticas y ortográficas ya mencionadas. Por otra parte, la coincidencia de que ambas marcas pertenezcan a la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, resulta del todo relevante en este caso, pues un consumidor medio puede incurrir en el error de pensar que los productos BELLINI y PORTOBELLINI pertenecen a una misma familia marcaria o que tienen un mismo origen empresarial, todo lo cual hace imposible su coexistencia pacífica en el mercado. No huelga mencionar además que los productos identificados con las marcas enfrentadas, son comercializados a través de los mismos canales y medios de comercialización, pertenecen al un mismo género (alimentos); cumplen la misma

finalidad y bien pueden ser intercambiados o sustituidos entre sí, motivo por el cual no queda otro camino distinto al de denegar las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00295-00

Actor: SEBASTIANO CARBONE BELLINI

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda incoada por SEBASTIANO CARBONE BELLINI contra los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se denegó el registro de la marca mixta BELLINI para distinguir productos alimenticios comprendidos en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA

1.- Pretensiones. El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI pretende la declaratoria de nulidad de

las Resoluciones números 848 del 21 de enero de 2008 y 6872 del 29 de febrero del mismo año, expedidas ambas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución número 8918 del 27 de marzo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se denegó el registro de la marca mixta BELLINI para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior, solicita igualmente que se conceda el registro solicitado, se publique la parte resolutiva de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y se de cumplimiento a la misma dentro de los términos establecidos en el artículo 176 del C.C.A. 2.- Fundamentos de hecho Como fundamentos fácticos de la demanda, el actor mencionó los pormenores del trámite administrativo en el cual se profirieron los actos administrativos demandados mediante los cuales se denegó el registro de la marca mixta BELLINI, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta el registro previo de la marca denominativa PORTOBELLINI, concedido a nombre de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., que ampara productos de la misma clase. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, La NACIONSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, pues la

expresión BELLINI reproduce el signo nominativo PORTOBELLINI ya registrado a nombre de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. y por contera, el elemento gráfico que forma parte del mismo no le aporta la suficiente distintividad, lo cual determina que se genere un riesgo de confusión en el público consumidor. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO El tercero interesado en el proceso no dio contestación a la demanda a pesar de haber sido notificado de la misma, tal como consta a folio 208 del expediente. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó en tiempo sus respectivos alegatos de conclusión en los cuales reitera los mismos argumentos expuestos en el escrito de contestación a la demanda como. El actor, el agente del Ministerio Público y el tercero interviniente guardaron silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 9-IP-2012 de fecha 21 de marzo de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto BELLINI y el denominativo PORTOBELLINI, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

VI-. DECISIÓN

Al no advertirse la configuración de ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El objeto del litigio La Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de lo dispuesto en los actos acusados, denegó la solicitud de registro de la marca mixta BELLINI, formulada por SEBASTIANO CARBONE BELLINI, para distinguir productos de la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la preexistencia del registro de la marca nominativa PORTOBELLINI, concedida a la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. para identificar productos de la misma. En ese orden de ideas, debe la Sala entrar a determinar si dicha decisión administrativa contradice o no las disposiciones que a juicio del Tribunal Andino de Justicia son las aplicables al caso y cuyo texto es del siguiente tenor literal: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas

aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 3.- Los signos en conflicto Los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA

PORTOBELLINI

(Nominativa)

MARCA MIXTA DENEGADA

(Mixta) Es del caso destacar que ambas marcas pertenecen a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual identifica los siguientes productos alimenticios: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 4.- Análisis del caso particular De conformidad con los parámetros consignados en la interpretación prejudicial

remitida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera oportuno poner de relieve que el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por tratarse de la dimensión más característica y la que mayor impresión, impacto y recordación genera en los consumidores. En tal orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre las marcas enfrentadas se presenta o no algún riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en su conjunto, por lo cual es necesario entrar a considerar la totalidad de los elementos que los conforman, poniendo especial atención en aquellos que están dotados de una especial eficacia diferenciadora. Pues bien, siguiendo los parámetros antes enunciados, advierte la Sala que entre las marcas enfrentadas presentan las similitudes estructurales y ortográficas que se destacan a continuación: MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA P O R T O B E L L I N I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARCA MIXTA DENEGADA B E L L I N I 1 2 3 4 5 6 7

Como bien se puede apreciar, la marca denegada, integrada por cuatro consonantes (B-L-L-N) y tres vocales (E-I-I) reproduce las siete letras finales de la marca nominativa previamente registrada (BELLINI), diferenciándose tan solo en la raíz PORTO presente en la marca nominativa previamente registrada. En cuanto se refiere a la conformación silábica de los signos enfrentados, se tiene lo siguiente:

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA POR TO BE LLI NI 1 2 3 4 5

MARCA MIXTA DENEGADA BE LLI NI 1 2 3

Mientras la marca previamente registrada está conformada por 5 sílabas, la marca denegada tiene 3. No obstante lo anterior, las tres (3) sílabas de la marca denegada, son las mismas tres (3) sílabas finales presentes en la marca previamente registrada. En el plano fonético las marcas enfrentadas presentan una similitud indiscutible, tal como se hace evidente al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, dejando una impresión de identidad o semejanza: -BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI- -BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINI- -BELLINIPORTOBELLINIBELLINIPORTOBELLINIAunque es indiscutible que tales expresiones se pronuncian de manera similar, no huelga mencionar que ambas tienen marcado el acento prosódico en la penúltima sílaba (POR-TO-BE-LLI-NI y BE-LLI-NI), coincidencia de la cual se desprende un efecto sonoro bien particular, poniendo en evidencia una impresión de semejanza. En relación con el aspecto ideológico o conceptual, ha de tenerse presente que la expresión BELLINI es un nombre propio proveniente del idioma italiano. Esa expresión no tiene ningún significado concreto en el idioma castellano y no es usual para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de

Niza. En tal virtud se hace imposible realizar un cotejo de las mismas desde el punto de vista conceptual, por tratarse de unos signos que deben ser considerados como de fantasía. Establecido lo anterior, la Sala considera que en efecto sí se presenta el riesgo de confusión advertido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se origina en las similitudes fonéticas y ortográficas ya mencionadas. Por otra parte, la coincidencia de que ambas marcas pertenezcan a la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, resulta del todo relevante en este caso, pues un consumidor medio puede incurrir en el error de pensar que los productos BELLINI y PORTOBELLINI pertenecen a una misma familia marcaria o que tienen un mismo origen empresarial, todo lo cual hace imposible su coexistencia pacífica en el mercado. En suma, estima la Sala que en el asunto bajo examen sí existen elementos objetivos que permiten colegir que la decisión administrativa que aquí se cuestiona se ajusta por completo a la normatividad comunitaria ya mencionada y trascrita en páginas precedentes, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuando el signo que se pretende registrar se asemeja, a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar los mismos productos, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en dicho precepto, ante el riesgo potencial de que resulte indebidamente afectado el derecho de un tercero. No huelga mencionar además que los productos identificados con las marcas enfrentadas, son comercializados a través de los mismos canales y medios de

comercialización, pertenecen al un mismo género (alimentos); cumplen la misma finalidad y bien pueden ser intercambiados o sustituidos entre sí, motivo por el cual no queda otro camino distinto al de denegar las pretensiones de la demanda. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones consignadas en la presente providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO