CE-11001-03-24-000-2008-00296-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLINI y las marcas nominativa PORTOBELLINI y mixta BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con las marcas PORTOBELLINI y BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el signo cuestionado “BELLINI” y la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencias proferidas por esta Sección de 20 de febrero de 2014, de 13 de julio de 2017 y de 4 de octubre de 2018, mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos expedidos por la SIC, en las cuales las partes que actuaron y las marcas cotejadas son las mismas que en este proceso, con la diferencia de que se trata de actos administrativos distintos de los que se controvirtieron en esa oportunidad y que los signos cuestionados amparan diferentes productos y servicios. […] Frente al signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca

previamente registrada, “BELLINI”, la Sala estima que es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. […]De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, así como identidad con la marca “BELLINI”, previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza e identidad a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] La marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carnes, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles [...]”; y los siguientes productos de la Clase 30: “[…] café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo [...]”. La marca previamente

registrada, “BELLINI”, distingue los siguientes servicios de la citada Clase 42: “[…] establecimientos dedicados al servicio de restaurante, bar, café, delikatesen, asociado todo con productos alimenticios [...]”. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado, y los productos de las Clases 29 y 30 Internacional de la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, habida cuenta que los productos de la marca referida, previamente registrada, requieren o pueden requerir de los servicios que identifica el signo cuestionado para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios, -folletos, radio, televisión, prensa-; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. También existe una relación entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado y los servicios de la Clase 42 Internacional, que identifica la marca previamente registrada, “BELLINI”, en cuanto ambos pertenecen al mismo género, esto es, al de servicios relacionados con productos alimenticios, además de que sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, por la identidad existente en dichas marcas. Por lo tanto, existe conexión competitiva. En

virtud de lo anterior, la Sala considera que igualmente existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes e identidad antes anotadas, lo que llevará al consumidor en mención a creer que los servicios y productos que distinguen las marcas en conflicto provienen del mismo titular. Con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios y productos identificados con esas marcas son de proveedores relacionados económicamente. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “PORTOBELLINI” y “BELLINI”. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLINI y las marcas nominativa PORTOBELLINI y mixta BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS – No genera derechos en relación con el registro [E]n lo concerniente al argumento del actor relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”. Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar

que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al actor, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

FUENTE FORMAL. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00296-00

Actor: SEBASTIANO CARBONE BELLINI

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

– SIC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “BELLINI” Y LAS MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS “PORTOBELLINI” Y “BELLINI”, EXISTEN

SIMILITUDES E IDENTIDAD, ASÍ COMO CONEXIÓN COMPETITIVA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el ciudadano SEBASTIANO CARBONE BELLINI, mediante apoderado y en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 00847 de 21 de enero de 2008, “Por la cual se niega un registro” y 6914 de 29 de febrero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 8924 de 27 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “BELLINI” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la resolución que conceda la citada marca y que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA. 1 En adelante SIC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los

siguientes: 1º: Que el 29 de diciembre de 2006 presentó solicitud de registro de la marca “BELLINI” (Mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentó oposición contra el registro solicitado. 3°: Señaló que a través de la Resolución núm. 00847 de 21 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la SIC, negó el registro del signo “BELLINI” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional3, por cuanto era similarmente confundible con las marcas “PORTOBELLINI” (nominativa)4 y “BELLINI” (mixta)5, cuyos titulares son la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. y el señor NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, respectivamente. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 6914 de 29 de febrero de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la Resolución núm. 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 3 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes elementos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de

cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas y semillas […]”.. 4 Esta marca identifica productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Este signo ampara servicios de la Clase 42 de la citada Clasificación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8924 de 27 de marzo de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,6 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación. Indicó que el signo solicitado cumple con la calidad distintiva para ser registrado como marca, ya que cuenta con dos aspectos fundamentales: i) la capacidad intrínseca o de individualización respecto de los servicios y; ii) la capacidad extrínseca o de no confundibilidad. Manifestó que la expresión “BELLINI” tiene suficiente capacidad para individualizar los servicios que pretende distinguir; y que, además, no genera confusión respecto de las marcas previamente registradas, con las que fue comparada en sede administrativa, pues estas amparan productos y servicios en clases diferentes, esto es, 29, 30 y 42, los cuales no son iguales ni conexos ni sustituibles con los servicios que ella pretende identificar. Afirmó que tal signo no guarda similitud fonética con la marca “PORTOBELLINI”, pues

esta es una expresión compuesta por el prefijo “PORTO” y el sufijo “BELLINI”, la cual al ser pronunciada en unidad genera un sonido totalmente diferente. Aseguró que la SIC desconoció e ignoró otros factores y presupuestos de comparación necesarios en el cotejo de marcas, tales como el examen gráfico y el conceptual, 6 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aspectos que sí fueron tenidos en cuenta cuando se permitió la coexistencia de las otras expresiones. Adujo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 1367, literal a), ibiídem, por cuanto al observar los signos, objeto de cotejo, de manera sucesiva y no simultánea es evidente e indiscutible la distintividad extrínseca de la expresión solicitada, lo que descarta cualquier tipo de riesgo de inducir al público consumidor en error. Señaló que la dimensión de la expresión, objeto de registro, es de mayor intensidad respecto de las marcas con las que fue comparada, característica que influye y penetra en la mente del consumidor. Alegó la coexistencia pacífica en el mercado entre las marcas en conflicto; y que es titular de las marcas “BELLINI” (mixta y nominativa), registradas con los certificados núms. 338080 y 328005, que amparan productos de la Clase 5ª Internacional. Estimó que en la actuación administrativa, adelantada por la SIC, no hubo oposición

de terceros y, por consiguiente, no hay pruebas o indicios suficientes para inferir o concluir la asociación de los signos en conflicto. Por último, manifestó que la expresión “BELLINI” es un apellido de origen italiano, que hace parte de su nombre completo; y que distingue un producto alimenticio, mientras que el signo “PORTOBELLINI” se refiere a un tipo de champiñón o un hongo, lo que significa que evocan ideas o conceptos distintos. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la SIC, como oficina nacional competente en materia marcaria, debe estudiar el signo como tal y por obvias razones verificar que el mismo no esté incurso dentro de las causales legales de irregistrabilidad, para lo cual se vale de los

registros ya existentes, los cuales por sí mismos constituyen prueba suficiente e idónea que indica de manera clara y concisa la marca registrada, los productos o servicios amparados, su titular, vigencia, entre otros. Puntualizó que el hecho de que no se presente oposición a una solicitud de registro determinada, no es óbice para que la Administración se valga de los registros que reposan en su base de datos, para la verificación de los requisitos que exige la normativa andina de registro, además de que con ello se protege el interés particular, el interés general y público. Advirtió que las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, no pueden ser objeto de registro. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que se presenta semejanza visual y fonética del signo cuestionado con la marca previamente registrada “PORTOBELLINI” (nominativa), ya que reproduce una parte esencial de esta; y que la eliminación de las letras “PORTO”, al principio del signo solicitado, no le da la distintividad necesaria para ser individualizado, toda vez que podría causar en el consumidor la idea de asociación entre los productos y/o servicios de una marca frente a los de la otra, creyendo erróneamente que fueron fabricados por un mismo empresario. Adujo que los elementos gráficos, incluidos dentro del signo cuestionado, tampoco le dan la suficiente distintividad, porque conforme lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las marcas mixtas, como en este caso,

predomina el elemento denominativo, por ser el “habla” la forma usual como solicitan los productos y/o servicios de que se trate y, por tanto, ser la denominación o nombre el elemento de más fácil recordación en el consumidor. Alegó que el signo solicitado reproduce de manera íntegra la marca previamente registrada, “BELLINI” (mixta), en su aspecto nominativo; y que por ser este el de más fácil recordación y la forma como generalmente el consumidor solicita el producto o servicio de que se trate, se concluyó que podría causar un inevitable riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Anotó que si bien es cierto que el signo cuestionado y las marcas previamente registradas no son de la misma clase ni amparan los mismos productos y/o servicios, - en tanto que el signo cuestionado distingue servicios de la Clase 35 Internacional y las marcas previamente registradas “PORTOBELLINI” y “BELLINI” identifican productos de las Clases 29 y 30 y servicios de la Clase 42-, también lo es que entre ellos se genera una “relación competitiva”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que el signo solicitado pretende la comercialización de algunos de los productos que se encuentran ya protegidos por la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, lo que hace que coincidan en los canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto se dirigen a un mismo segmento de la población. Y que frente a la marca “BELLINI”, la cual ampara servicios de la Clase 42 Internacional, salta a la vista la interrelación entre los productos y servicios de esa

marca registrada y del signo solicitado. II.2. NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos: Que el signo solicitado y la marca previamente registrada, “BELLINI”, son idénticas en cuanto a la parte denominativa, la cual es la que ofrece mayor relevancia. Sostuvo que los productos y servicios que amparan las marcas cuestionadas pueden causar riesgo de confusión, por cuanto la marca previamente registrada identifica productos de carácter alimentario. Propuso la excepción de inexistencia de violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, porque la SIC se sometió al deber inserto en la excepción prevista en la citada disposición. Asimismo, propuso la excepción de la violación del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que, a su juicio, el actor no puede “[…] desligar el contenido normativo de dicha norma, pues bajo tal razonamiento no se habría previsto por el legislador las Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepciones de registrabilidad de la marcas y consecuencialmente se habría erigido un monumento al caos marcario, dando paso al establecimiento de la confundibilidad y el desconocimiento de la libertad de escogencia en el consumidor final del producto o servicio […]”. II.3. SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, que

identifica productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamento de la negación del signo cuestionado, fueron canceladas, por lo que desapareció el sustento por el cual el registro cuestionado se denegó. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, señor NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Agencia del Ministerio Público y la parte demandante, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BELLINI

(mixto) y las marcas PORTOBELLINI (denominativa) y BELLINI (mixta),

son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en

cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 8 Proceso 689-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como una de las controversias radica en la supuesta confusión entre el signo BELLINI (mixto) y la marca BELLINI (mixta), es

necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de

los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Comparación entre signo mixto y denominativo 3.1. Debido a que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo BELLINI (mixto) y la marca PORTOBELLINI (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de

un significado o concepto. […] 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación se determina que en las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas para el cotejo de los signos denominativos en el párrafo 2.3 de acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios

señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y /o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BELLINI (mixto) y la marca PORTOBELLINI (denominativa).

4. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 4.1. En el caso concreto, la solicitud de registro como marca del signo BELLINI (mixto) está compuesta por el segundo apellido del demandante el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 4.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumpla con los siguientes parámetros básicos: 4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. 4.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales