CE-11001-03-24-000-2008-00301-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica La presencia de la partícula UGIN en la marca VIRUGINEX, lleva a colegir que desde el punto de vista ortográfico la misma es diferente de la marca VIREX. Debido precisamente a la extensión de las marcas, su composición silábica también resulta diferente. De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo las semejanzas advertidas no tienen la entidad suficiente para predicar que sean similarmente confundibles. Por otra parte, tampoco puede afirmarse que los signos sean idénticos o semejantes desde el punto de vista fonético, lo cual se explica por el hecho de que la marca cuestiona contenga cuatro letras (2 vocales y 2 consonantes que no aparecen en la marca opositora). Por otra parte, las palabras en cuestión tienen acentos prosódicos diferentes, circunstancia que les imprime una sonoridad bien diferente. Por virtud de lo anterior, el hecho de que la marca opositora contenga las partículas VIR y EX, que son de uso común en la industria farmacéutica, no puede impedir su inclusión en otras marcas de terceros, ni invocar esa sola circunstancia para alegar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, pues de llegar a admitirse como válida dicha oposición, se le estaría otorgando un privilegio inusitado sobre elementos que son de uso general o necesario. Por lo mismo, la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, como titular del registro de la marca VIREX, debe saber que los elementos VIR y

EX, acompañados desde luego de otros elementos que aporten la suficiente distintividad, tal como ocurre en este caso al intercalarse entre ellos la partícula UGIN, bien pueden dar lugar al registro de otras marcas que las contengan, pues los elementos de uso común, tal como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, son necesariamente débiles y el cotejo entre los signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136.

NOTA DE RELATORIA: Marcas farmacéuticas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de 2006, Rad. 7145, MP. Camilo Arciniegas Andrade; sentencia de 11 de mayo de 2006, Rad. 8429, MP. Martha Sofía Sanz

Tobón.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00301-00

Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho interpuesta por el apoderado de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en la cual se controvierte la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora, contra la solicitud de registro de la marca VIRUGINEX (nominativa) presentada por la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y se concedió el registro solicitado. I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones La parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. que la Sala interpreta como de nulidad relativa, solicita a esta Corporación que proceda a declarar la nulidad de las Resoluciones números 20042 de 29 de junio de 2007 y 36495 de 31 de octubre del mismo año, mediante las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la firma LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro del signo VIRUGINEX (nominativo), solicitado por la la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como de la Resolución Nº 7447 de 7 de marzo de 2007, proferida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación confirmó el primero de los actos enunciados, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. A título de restablecimiento del derecho pide la actora que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro número 351116 vigente hasta octubre 30 de 2017, asignado a la marca VIRUGINEX en la Clase 5 a nombre de COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS; y que se ordene a la demandada negar el registro de dicha marca y publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la providencia que ponga fin al proceso. 2.- Los hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos: El 29 de diciembre de 2006, la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS Y COPIDROGAS, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo denominativo VIRUGINEX, para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliéndose todos los trámites legalmente establecidos. Una vez enterada de dicha solicitud, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. se opuso al registro de dicha marca, invocando la existencia de la marca VIREX (nominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la misma Clase. No obstante lo anterior, la

Superintendencia declaró infundada la oposición presentada y procedió a conceder el registro. Inconforme con lo anterior, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación, que fueron decididos de manera desfavorable, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad funda su demanda en los artículos los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala como violados. Al desarrollar el concepto de su violación, el apoderado de la actora manifiesta que la marca VIRUGINEX para la clase 5 de la Clasificación Internacional no es distintiva, pues resulta similarmente confundible con el signo VIREX registrado en la clase 5 a nombre de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. pues reproduce la parte fundamental de la marca opositora. La marca cuestionada se diferencia de la opositora en que utiliza las partícula UGIN en medio de la expresión atacada, circunstancia que en realidad no le aporta ninguna distintividad. A ello se suma el hecho de que haya coincidencia en la secuencia de vocales, lo cual produce, a juicio de la actora una similitud fonética innegable. Por lo mismo, el signo cuestionado no es apto para identificar los productos para los cuales ha sido otorgado y puede dar lugar a confusión, error y engaño en el público consumidor, pues podría llegar a pensarse que ambas marcas corresponde a un mismo signo y que provienen del mismo origen empresarial. Además de ello, por tratarse de productos pertenecientes a la

Clase 5, el análisis de registrabilidad debe ser mucho más riguroso. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, radicó el escrito de contestación visible a folios 111 a 116. No obstante lo anterior, aunque en el primero de los folios de ese escrito el apoderado de dicha entidad se refiriere a los actos demandados y al registro de la marca VIRUGINEX, en los folios subsiguientes se dedica a la defensa de la legalidad de las marcas ROSEMOUNT y PENFOLDS, expresiones que son totalmente ajenas a este debate procesal, motivo por el cual la demanda deberá tenerse por no contestada. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO La COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, en su condición de titular de la marca VIRUGINEX, radicó el escrito de contestación a la demanda visible a folios 85 a 100 del expediente en cual se afirma que en el caso bajo examen no se configura la violación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486, pues dicha marca contiene elementos ortográficos, fonéticos e ideológicos que la hacen diferente de la marca VIREX y que hacen imposible que se presente un riesgo de confusión. Destacó además que existen y coexisten actualmente en el mercado diversos productos farmacéuticos registrados en la clase 5 que utilizan las partículas o prefijos EX-NEX-VI-VIR, que desde el punto de vista etimológico corresponden a la denominación de los principios activos empleados en la preparación de los productos y cuya utilización como parte del nombre comercial, contribuye a que ellos sean fácilmente

distinguidos en el mercado. En ese orden de ideas, las raíces VI y EX en la denominación de productos de la clase 5ª, no son susceptibles de apropiación. En todo caso, la marca cuestionada contiene suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia con otros productos de la misma clase. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante escritos obrantes a folios 126 a 134 y 135 a 139 del expediente, las partes demandante y demandada alegaron de conclusión. En ese mismo orden, la actora reiteró los argumentos consignados en la demanda en tanto que la demandada manifestó su oposición a las pretensiones de la actora, destacando que la marca VIRUGINEX cumple a cabalidad con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en las normas andinas. Luego de efectuar el cotejo de las marcas en conflicto, llegó a la conclusión que no hay razón para acoger las pretensiones de la demanda, más aún cuando los médicos que prescriben ese tipo de medicamentos son profesionales que por razón de sus conocimientos especializados, conocen ampliamente este tipo de productos. Además de ello, los mismos no son de consumo masivo y su distribución se realiza a través de canales restringidos de comercialización a los cuales el consumidor del común no tiene acceso directo. El tercero interesado y el agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial Interpretación Prejudicial N° 83-IP-2011 del 15 de noviembre de 2011, en donde

se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo VIRUGINEX (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a

principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos de uso común o genéricos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SÉPTIMO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación

exclusiva. VI-. DECISIÓN Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., contra la solicitud de registro de la marca VIRUGUNEX (nominativa) formulada por la firma COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de dicha marca. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

MARCA VIRUGINEX (nominativa)

CONCEDIDA:

EXPEDIENTE: 06-130740

RADICACIÓN: 29 de diciembre de 2006

CLASIFICACIÓN: Clase 5

PRODUCTOS: Productos farmacéuticos de uso humano

TITULAR: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS

COPIDROGAS

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

MARCA VIREX (Nominativa)

OPOSITORA: CERTIFICADO: 206,269 vigente hasta el 30 de enero de 2018

SOLICITUD: 23 de junio de 2006

CLASIFICACIÓN: Clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza PRODUCTOS: Productos farmacéuticos de uso humano TITULAR: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 83-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir maraca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 4.- Análisis de los cargos De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación. Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o

semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto suscitado entre las marcas nominativas VIRUGINEX y VIREX, se impone la aplicación de las reglas de cotejo anteriormente enunciadas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confundibilidad y/o asociación a que se refiere la parte actora. De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las marcas en conflicto debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido

conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen ciertas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA V I R U G I N E X 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA V I R E X 1 2 3 4 5

En efecto, mientras la expresión VIRUGINEX está conformada por nueve letras (5 consonantes y 4 vocales), la palabra VIREX está compuesta por cinco letras (3 consonantes y 2 vocales), así:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA V R G N X 1 3 5 7 9

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA V R X 1 3 5

Aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca VIRUGINEX presenta algunas coincidencias frente a la marca VIREX, en cuanto a que sus dos primeras consonantes (V-R), tienen la misma ubicación en ambos signos. Son igualmente coincidentes en la primera vocal (I), la cual tiene la misma ubicación en ambos signos. Por otra parte, ambas marcas coinciden en el uso la desinencia EX, con la particularidad de que la vocal E y la consonante X ocupan un lugar distinto en cada uno de los signos, pues como ya se anotó, su extensión es diferente; así las

cosas, en la marca VIRUGINEX la desinencia EX corresponde a las letras 8ª y 9ª del conjunto, mientras en la marca VIREX, la desinencia EX corresponde a las letras 4ª y 5ª del signo opositor. Además de lo expuesto, el signo demandado contiene algunos elementos que no están presentes en la marca opositora, tal como se puede apreciar en el cuado que ser incorpora a continuación: V I R U G I N E X V I R E X La presencia de la partícula UGIN en la marca VIRUGINEX, lleva a colegir que desde el punto de vista ortográfico la misma es diferente de la marca VIREX. Debido precisamente a la extensión de las marcas, su composición silábica también resulta diferente, tal como se puede ver enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA VI RU GI NEX 1 2 3 4

LAS SÍLABAS EN LA MARCA REGISTRADA

VI REX

1 2 De acuerdo con lo anterior, mientras la marca opositora solamente está compuestas por dos (2) sílabas, la marca cuestionada está conformada por cuatro (4). De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo las semejanzas advertidas no tienen la entidad suficiente para predicar que sean similarmente confundibles: V I R U G I N E X V I R E X De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que los vocablos en cuestión son distintos en el plano ortográfico. Por otra parte, tampoco puede afirmarse que los signos sean idénticos o

semejantes desde el punto de vista fonético, lo cual se explica por el hecho de que la marca cuestiona contenga cuatro letras (2 vocales y 2 consonantes que no aparecen en la marca opositora). Por otra parte, las palabras en cuestión tienen acentos prosódicos diferentes, circunstancia que les imprime una sonoridad bien diferente. Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertir tales diferencias: - VIRUGINEX - VIREX - VIRUGINEX - VIREX - - VIRUGINEX - VIREX - VIRUGINEX - VIREX - - VIRUGINEX - VIREX - VIRUGINEX - VIREXEn suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones VIRUGINEX y VIREX no son expresiones propias del idioma castellano, pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se desprende entonces de ello, que no existe igualdad o semejanza conceptual. No obstante lo anterior, atendiendo la recomendación contenida en la Interpretación Prejudicial, en el sentido de poner un mayor rigor en el análisis, por tratarse de dos marcas farmacéuticas, teniendo en cuenta las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud humana la ingesta equivocada de un medicamento, cuyos efectos pueden ser nocivos y hasta fatales.1 En ese sentido, la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 5-IP-2000, recalca que “[…] el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis

más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos 1 Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN. establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. Además de ello, es pertinente traer a colación lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia en las interpretaciones 5-IP-2000 y 78-IP-2003, en donde se señaló lo siguiente: En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 5-IP-2000). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos genéricos relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos considerados genéricos,

según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-2003). En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala ha dicho en repetidas oportunidades que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. Por lo mismo, aquellas partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra. 2 Por virtud de lo anterior, el hecho de que la marca opositora contenga las partículas VIR y EX, que son de uso común en la industria farmacéutica,3 no 2 Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 5 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras. 3 La partícula VIR está presente, entre otras, en las marcas VIRA SHIELD, VIRA-A, VIRAC, VIRA-MP, VIRACEPT, VIRACTIN, VIRADAY, VIRADIN, VIRAFERON, VIRAGEX, VIRALEND, VIRAMIDINE, puede impedir su inclusión en otras marcas de terceros, ni invocar esa sola circunstancia para alegar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, pues de llegar a admitirse como válida dicha oposición, se le estaría otorgando un privilegio inusitado sobre elementos que son de uso general o necesario. Por lo mismo, la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS, como titular del registro de la marca VIREX, debe saber que los elementos VIR y EX, acompañados desde luego de otros elementos que aporten

la suficiente distintividad, tal como ocurre en este caso al intercalarse entre ellos la partícula UGIN, bien pueden dar lugar al registro de otras marcas que las contengan, pues los elementos de uso común, tal como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, son necesariamente débiles y el cotejo entre los signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. Finalmente, la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 5ª de la nomenclatura internacional de Niza resulta en este caso irrelevante, pues no se vislumbra ningún riesgo de confusión o asociación y además de ello, las partículas VIR y EX, como queda dicho, son de uso común, todo lo cual torna viable y posible la coexisten