CE-11001-03-24-000-2008-00302-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo STREPTONASE y la marca nominativa STREPTASE previamente registrada / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / SIGNOS DE FANTASÍA – No se pueden cotejar desde el aspecto ideológico o conceptual / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo nominativo STREPTONASE en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y asociación y conexión competitiva con la marca nominativa STREPTASE previamente registrada en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica entre las marcas “STREPTONASE” y “STREPTASE”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 8 letras “S”- “R”-“E”- “P”- “T” “A” “S” “E” y que la única diferencia radica en el vocablo “ON” de la marca cuestionada, los cuales no proveen suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuyan a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce las letras “STREPTASE” de la marca registrada, en las cuales

se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras S”- “R”-“E”- “P”- “T” “A” “S” “E”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Con respecto a lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. […] Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de

la conexión competitiva. […]Además, debe tenerse en cuenta que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª Internacional, su análisis debe ser más estricto o riguroso. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar un riesgo para la salud del consumidor, así como un riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero interesado en las resultas del proceso, en el caso de no cancelar su registro. Vale la pena puntualizar, sobre el particular, que la marca previamente registrada “STREPTASE” es un signo débil, porque está conformado por dos expresiones comunes en la Clase 5ª Internacional, esto es “STREP” y “TASE”, por lo que, en principio, debería asumir que se registren marcas similares o con las mismas expresiones, comoquiera que dichas expresiones no son expresiones de uso exclusivo. Sin embargo, al identificar medicamentos, que pueden generar un riesgo en la salud no resulta posible el registro de la marca cuestionada, además de que existen muchas semejanzas entre las marcas cotejadas, comoquiera que la marca cuya nulidad se pretende reproduce en su integridad la marca previamente registrada. Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la

marca previamente registrada, que en este caso, es “STREPTASE”. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENOXAN STREPTONASE y la marca nominativa STREPTASE previamente registrada / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son STREP, TASE y STREPTO en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo STREP, TASE y STREPTO no se excluyen / EXAMEN DE REGISTRABILIDADAnálisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En efecto, en la página web de la demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “STREP”, […]Así mismo, aparecen las siguientes marcas registradas para la citada Clase 5ª y que contienen el vocablo “TASE”, […]Y figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 5ª, que contienen la expresión “STREPTO”, […] Por lo tanto, los vocablos “STREP”, “TASE” y “STREPTO” son expresiones de uso común. Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las partículas de uso común “STREP”, “TASE” y “STREPTO”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado

que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera, que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00302-00

Actor: CSL BEHRING GMBH

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

– SIC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “STREPTONASE” Y LA MARCA

PREVIAMENTE REGISTRADA “STREPTASE” DE LA ACTORA EXISTEN

SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS

QUE DISTINGUEN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad CSL BEHRING GMBH, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 016961 de 29 de junio de 2006, "Por la cual se decide una revocatoria directa", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 8 de agosto de 2005, la sociedad LABORATORIOS SUMIMED LTDA. solicitó el registro como marca del signo nominativo "STREPTONASE" (nominativa), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud, no se formuló oposición contra la misma. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 06722 de 21 de agosto de 200, la Jefe de la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca "STREPTONASE" 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Señaló que contra dicha decisión la mencionada sociedad solicitó la revocatoria directa, siendo resuelta a través de la Resolución núm. 016961 de 29 de junio de

2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, en la que decidió revocar la Resolución núm. 06722 de 21 de marzo de ese año y, en su lugar, concedió el registro de la marca “STREPTONASE” (nominativa). I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resolución demandada violó los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486, en cuanto no tuvo en cuenta al momento de conceder el registro de la marca cuestionada, que ya existía registrada una similar, lo cual genera un alto riesgo de confusión y/o asociación por parte de los consumidores. Indicó que los signos “STREPTASE” y “STREPTONASE” son nominativos y no tienen elementos gráficos, razón por la que su comparación solamente se tiene que efectuar después desde los puntos de vista ortográfico y fonético. Alegó que la marca cuestionada reproduce en su totalidad la de su propiedad, máxime si se tiene en cuenta que su extensión es casi idéntica y comparten el mismo radical y terminación. Tan solo se limita a incluir dos letras, que no resultan suficientes para diferenciarlas. Manifestó que las citadas expresiones son similares fonéticamente, pues de ellas se desprende la misma percepción sonora: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “STREPTONASE”- “STREPTASE” , “STREPTONASE”- “STREPTASE” ,

“STREPTONASE”- “STREPTASE” , “STREPTONASE”- “STREPTASE” .

Explicó que las coincidencias ortográficas antes citadas llevan necesariamente a concluir que las marcas cotejadas son también fonéticamente similares. Adujo que las marcas en disputa representan los mismos productos, esto es, medicamentos de uso humano, situación que eleva aún más el riesgo de confusión en el mercado. Sostuvo que tales signos comparten la raíz “STREPT” y la terminación “ASE”, lo que significa que lo único que las diferencia son las letras “O” y “N”, situación que no imprime la suficiente distintividad para diferenciarlas, puesto que al ser pronunciadas y transcritas por el consumidor evocan una misma impresión. Afirmó que se violó el artículo 35 del CCA, dado que la entidad demandada aseguró que las marcas en disputa no presentan similitudes que puedan generar riesgo de confusión, sin justificar o sustentar en forma alguna dicha afirmación, además de que señaló que dichas marcas tienen diferencias desde el punto de vista conceptual, cuando lo cierto es que no tienen significado conceptual, razón por la cual la decisión acusada fue expedida en forma arbitraria y carece de motivación. Advirtió que también se violaron los artículos 28, 73 y 74 del CCA, en tanto que la SIC no informó a la actora acerca de la actuación administrativa que se estaba surtiendo, que culminó con el acto acusado, el cual revocó la Resolución núm. 06722 de 21 de marzo de 2006, la cual, a su juicio, le había reconocido el derecho

de exclusividad sobre su marca “STREPTASE”, de modo que al revocarla, a través del acto demandado, ella resultaría afectada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el elemento predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Anotó que las marcas cotejadas no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que tienen una composición completamente distinta, además de que la marca cuestionada está compuesta por 11 letras y la marca previamente registrada consta de 9 letras. Indicó que las marcas enfrentadas tienen su significado propio, que las diferencia plenamente entre sí, que impiden el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, así como del origen empresarial de los productos que distingue cada signo. Concluyó que el conjunto marcario cuestionado tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca, aclarándose que sobre las expresiones (cotejadas) aisladas no hay derecho a uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, ya que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co II.2.- La sociedad LABORATORIOS SUMIMED LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que la revocatoria directa solo procede cuando el interesado no ha hecho uso de los recursos de reposición y de apelación en la vía gubernativa, pero dicha limitación no procede para la Administración. Que la revocatoria procede en cualquier momento, aún estando el acto en firme. Alegó que si bien es cierto que la actora tiene o posee un derecho adquirido sobre la marca “STREPTASE”, también lo es que al concederse la marca cuestionada “STREPTONASE” no se ha violado, desconocido, ni afectado su derecho, teniendo en cuenta que la SIC ha aprobado, en la Clase 5ª, la expresión “STREP” en varios casos, como por ejemplo: “STREPIRIX”, “STREPRIX”, “STREPSILS”, “STREPTOCICLINA”, entre otros. Expresó que la partícula “STREP” al asociarse con otros vocablos que la doten de distintividad, hace posible que la autoridad competente, la SIC, proceda a efectuar su registro, tal y como aconteció en el caso bajo estudio, en el que la entidad demandada confirió a la actora derecho al uso exclusivo de la combinación “STREPTASE”, sin que esto signifique que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones “STREP” o “TASE”, individualmente consideradas, ya que son de común utilización, lo que significa que la marca debe soportar el registro de otras que se formen con ellas, desde luego, que no imiten la combinación

“STREPTASE”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que sobre la partícula “STREP” no tiene ningún derecho adquirido, como lo señala la actora; que las marcas cuestionadas no presentan algún tipo de confusión, en razón a que la partícula “STREPTO” es una expresión usual; que dichas marcas no presentan similitud fonética, conceptual, ni ortográfica. Sostuvo que “STREPTONASE” proviene del nombre genérico del medicamento ESTREPTOQUINASA que, como se observa, toma la expresión “STREPTO” y la terminación “NASE” para combinarlos y constituirse en una marca con suficiente fuerza distintiva, respecto de otros signos y servicios con los que pudiera confundirse. Afirmó que las marcas denominativas cotejadas se conforman por un grupo de letras, las que al ser pronunciadas se escuchan por los consumidores de manera totalmente diferente, de acuerdo con su estructura fonética y gráfica. Explicó que en este caso no se presenta sucesión en la vocalización, como tampoco en el número de consonantes que las componen, ni coinciden en su posición y en su terminación difieren ostensiblemente, encontrándose una diferencia en la sílaba tónica, lo que asociado a que la partícula “STREP” es de uso general y corriente, demuestran que las pretensiones de la actora carecen de fundamentación. Manifestó que al compararse las par “TONASE” y “TASE” se denota la evidente diferencia en su pronunciación, presentándose también una desmesurada

desigualdad en la longitud, siendo mucho más extensa la marca cuestionada, además de que la combinación de las vocales con consonantes diferentes hace que su apreciación visual se torne diferente.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada y la Agencia del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó2: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos STREPTONASE (denominativo) y STREPTASE ( denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los 2 Proceso 664-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos

gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo STREPTONASE (denominativo) y la marca STREPTASE(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener

en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de

distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado STREPTONASE (denominativo) y la marca STREPTASE (denominativa). […] 3.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los

requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […] 3.5. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. […] 3.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. […] 4.1. En el presente procedimiento se indicó que las expresiones STREP o TASE y STREPTO son términos de uso común y débil toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional

de Niza que lo incluyen. […] 4.3. Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenarios se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución 016961 de 29 de junio de 2006, revocó la

Resolución 06722 de 21 de marzo de ese mismo año y concedió el registro de la marca “STREPTONASE” (nominativa), para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] denominación del producto farmacéutico medicamente de uso humano […]”,. por considerar que entre dicha marca y la marca “STREPTASE” (nominativa), previamente registrada en favor de la actora, que distingue productos de la misma Clase, no existen semejanzas susceptibles de generar confusión para un consumidor de este tipo de productos, porque se trata de contenidos conceptuales diferentes. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a su marca previamente registrada, “STREPTASE” (nominativa), que identifica productos3 de la Clase 5ª de la citada Clasificación, por cuanto la marca cuestionada reproduce la marca de su propiedad, en tanto comparten la raíz “STREPT” y la terminación “ASE” y lo único que las diferencia son las letras “O” y “N”, lo cual no le imprime la suficiente distintividad para diferenciarlas. 3 “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, distinguen los mismos productos, esto es, medicamentos de uso humano,

situación que eleva aún más el riesgo de confusión en el mercado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), y 150 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes” y que “no se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por no tratarse la controversia del concepto de marca […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar la