CE-11001-03-24-000-2008-00320-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación entre signos denominativos. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión y o asociación Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “CLUBE CHOCOLATE”, para amparar los productos comprendidos en la clase 18, guarda semejanza con la marca previamente registrada “CHE CHOCOLATE” que distingue los productos de la clase 25 Internacional, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, a pesar que la primera de ellas, se reitera, contiene la partícula CLUBE, la cual a juicio de la Sala no es lo suficientemente distinguible, dado que la fortaleza la tiene la palabra CHOCOLATE. En efecto, a juicio de la Sala entre los productos de las clases 18 y 25 existe un vínculo complementario y accesorio, ya que la última de las citadas clases trata o contiene artículos de cuero o imitación, en el calzado y vestimenta, cuya materia prima es proporcionada por los productos de la clase 18, y como accesorios o complementarios se encuentran las correas de cuero o imitación, billeteras, bolsos, carteras, etc., para lo cual se utilizan los mismos medios de publicidad e iguales canales de comercialización, a través de las grandes cadenas de almacenes, de igual modo en ferias de moda nacionales e internacionales.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 150.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00320-01

Actor: INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 19560 de 26 de julio de 2006, 31691 de 27 de septiembre de 2007 y 39705 de 29 de noviembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se niega el registro de la marca nominativa “CLUBE CHOCOLATE” para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la citada marca. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 30 de diciembre de 2005, la sociedad INVERSIONES INDEPENDIENTES SGLO XXI LTDA., solicitó el registro de la marca “CLUBE

CHOCOLATE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 18 Internacional. I.1.2. Expresa que el extracto de la solicitud de registro del signo “CLUBE CHOCOLATE”, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 561, sin que se presentara oposición alguna. I.1.3.Mediante Resolución 19560 de 26 de julio de 2006, la División de Signos Distintivos denegó el registro del signo denominativo “CLUBE CHOCOLATE”. I.1.4. Por Resolución 31691 de 27 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 19560 de 26 de julio de 2006. I.1.5. A través de la Resolución 39705 de 29 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 19560 de 26 de julio de 2006. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Aduce que se vulneraron los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 por indebida aplicación, por considerar la Administración erradamente que el signo “CLUBE CHOCOLATE”, para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el citado artículo 136 literal a) de la aludida Decisión, pues en dicho signo se presentaban de forma concomitante los supuestos de confundibilidad y la relación de productos, con respecto a la marca mixta previamente registrada “CH

CHOCOLATE” clase 25, por lo cual el signo solicitado carecía de distintividad. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Señala que el signo “CLUBE CHOCOLATE”, clase 18 se asemeja a la marca mixta previamente registrada “CH CHOCOLATE”, clase 25, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores. Indica que el signo solicitado reproduce la expresión “CHOCOLATE”, del signo previamente registrado, sin que la expresión adicional “CLUBE” sea suficiente para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles, luego del primer impacto general. Que por lo tanto, el término “CHOCOLATE” generaría una confusión indirecta, ya que lleva al consumidor a una idea de asociación entre los productos que distinguen una y otra marca. Respecto a la relación de productos, expresa que el signo solicitado pretende amparar productos de la clase 18 Internacional, entre otros “productos de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, armazones de bolsos, correas de cuero, billeteras, bolsos, carteras, cuero artificial, cuero en bruto o semielaborado, marroquinería, maletas. Morrales de cuero, guarniciones de cuero para

muebles, pieles para animales”1. Mientras que la marca previamente registrada, distingue “indumentaria de todo tipo de confecciones y calzados”2 productos de la clase 25. Lo anterior, conduce al consumidor a error en el origen empresarial, ya que podrá creer que se trata de la misma marca o que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor, y que tales productos se comercializan por idénticos canales. Que en consecuencia, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público,en sus alegatos de conclusión, adujo en síntesis, lo siguiente: Expresa que en la denominación de la marca mixta “CHE CHOCOLATE”, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, y en tal sentido realiza el análisis de confundibilidad.

Indica que desde el punto de vista ortográfico la marca mixta registrada “CHE CHOCOLATE” contiene 11 letras, mientras que el signo solicitado “CLUBE CHOCOLATE” posee 14 letras, coincidiendo en la palabra CHOCOLATE, el cual es el elemento dominante, como puede apreciarse en el análisis en su conjunto, pues a su juicio la palabra CLUBE no le da la suficiente fuerza distintiva. 1 Folio 130. 2 Bis. En relación con la conexión competitiva, señala que si bien ambas marcas corresponden a clases distintas, existe una relación y vinculación entre los productos de la clase 18 y 25, pues como lo indicó la Administración, “(…) son productos que comparten de manera frecuente la materia prima de su

fabricación…así mismo se comercializan de forma conjunta, de tal manera que los productos de la clase 18 suelen ser utilizados como complementarios o accesorios de los productos enmarcados en la clase 25 (…)” (folio 116). Estima, en consecuencia, que no se debe acceder a las súplicas de la demanda por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, el Juez Consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

3. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro.

Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su

carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

4. Deberá tenerse en cuenta que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

5. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

6. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto(folio 187).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 104-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación del artículo 134 limitada al literal a), 136 literal a), y de oficio el artículo 150 de la Decisión 486.

DECISIÓN 486

Artículo 134.

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;(…)” Artículo 136. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Artículo 150. “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Teniendo en cuenta que la marca previamente registrada es mixta, deberá analizarse, cuál es el elemento que predomina. Los signos en conflicto están estructurados de la siguiente forma: MARCA CUESTIONADA MARCA MIXTA REGISTRADA El Tribunal, expresa sobre este aspecto, lo siguiente: “Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del

consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. De la marca mixta antes descrita, se observa que el elemento que sin duda alguna predomina, es el denominativo. Razón por la cual, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa. El Tribunal de Justicia Andino, sobre el riesgo de confusión y/o asociación, expuso

lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008). (…). Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo”. Ahora bien, dice el Tribunal de Justicia Andino que la identidad o la similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”.

CLUBE CHOCOLATE: es una marca compuesta de dos palabras, la primera contiene cinco letras, dos vocales, dos sílabas, la segunda, nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas.

CHE CHOCOLATE: es una marca compuesta de dos palabras que contiene la primera

de ellas tres letras, una vocal y una sílaba, y la segunda nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas. Se observa, que desde el punto de vista ortográfico, la palabra CHOCOLATE de la marca previamente registrada, se encuentra subsumida en la marca denegada “CLUBE CHOCOLATE”. “La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión”. En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “CLUBE CHOCOLATE”, en la segunda palabra, tiene su acento prosódico en la sílaba “LA”, en idéntica forma que la marca previamente registrada “CHE CHOCOLATE”. Los prefijos, raíces y desinencias del segundo vocablo del signo denegado son iguales a los de la marca “CHE CHOCOLATE”. “La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”. En cuanto al aspecto ideológico, cabe precisar que el término CLUBE, le da cierto carisma de desemejanza entre las mismas, desde el punto de vista conceptual. Teniendo en cuenta el anterior análisis, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles similitudes, veamos:

CLUBE CHOCOLATE – CHE CHOCOLATE CLUBE CHOCOLATE – CHE

CHOCOLATE CLUBE CHOCOLATE – CHE CHOCOLATE

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “CLUBE CHOCOLATE”, para amparar los productos comprendidos en la clase 18, guarda semejanza con la marca previamente registrada “CHE CHOCOLATE” que distingue los productos de la clase 25 Internacional, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, a pesar que la primera de ellas, se reitera, contiene la partícula CLUBE, la cual a juicio de la Sala no es lo suficientemente distinguible, dado que la fortaleza la tiene la palabra CHOCOLATE. Respecto a la conexidad competitiva, la sociedad actora manifiesta que el signo solicitado “CLUBE CHOCOLATE” de la Clase 18 no resulta confundible con la marca previamente registrada “CHE CHOCOLATE”, ya que según la misma, los productos a distinguir son diferentes: El signo solicitado“CLUBE CHOCOLATE” distingue: “productos de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, armazones de bolsos, correas de cuero, billeteras, bolsos, carteras, cuero artificial, cuero en bruto o semielaborado, marroquinería, maletas. Morrales de cuero, guarniciones de cuero para muebles, pieles para animales”3, productos de la clase 18 Internacional. Mientras que la marca mixta previamente registrada ampara: “indumentaria de todo tipo de confecciones y calzados”4 productos comprendidos en la clase 25 Internacional. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino anota: 3 Folio 130. 4 Bis. “En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de las

Clases 18 y 25, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidadde los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.5 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productosen una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos y servicios

e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos 5 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (…)”.6 En efecto, a juicio de la Sala entre los productos de las clases 18 y 25 existe un vínculo complementario y accesorio, ya que la última de las citadas clases trata o contiene artículos de cuero o imitación, en el calzado y vestimenta, cuya materia prima es proporcionada por los productos de la clase 18, y como accesorios o complementarios se encuentran las correas de cuero o imitación, billeteras, bolsos, carteras, etc., para lo cual se utilizan los mismos medios de publicidad e

iguales canales de comercialización, a través de las grandes cadenas de almacenes, de igual modo en ferias de moda nacionales e internacionales. De modo que al existir riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que se perjudicaría al público consumidor en el origen empresarial de las mismas, así como a los competidores. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 6 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

F A L L A: DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión dela fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA