CE-11001-03-24-000-2008-00329-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Sujetos legitimados para presentarla / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Término para formularla. 30 días / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Requisitos para su procedencia / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Se debe acreditar la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar / ACREDITACIÓN DE REGISTRO PREVIO – No se allegó la prueba del registro de la marca MANICHO en Perú dentro del plazo del artículo 146 de la decisión 486 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca MANICHO para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición. […] Por lo tanto, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: el primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de

una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país; y el segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición. Al respecto, se precisa que la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de esta. En el caso sub examine, la solicitud de registro de la marca cuestionada, “MANICHO” (nominativa), fue presentada por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. el 22 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577 de 29 de junio de ese año. Por lo tanto, el término de los treinta (30) días, a que se refiere el artículo 146 de la Decisión 486, para la formulación de oposiciones vencía el día 15 de agosto de 2007. En efecto, el 15 de agosto de 2007, la actora radicó el formulario y el documento contentivo de la oposición, en la cual solicitó el plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486, para lo cual anexó el comprobante de pago núm. 07-050795-00001-0000, por valor de $72.000, correspondiente al pago de la tasa de la prórroga y la copia simple de la solicitud de registro de la misma fecha, de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, conforme consta en el Formulario

Único de Registro de Signos Distintivos núm. 07-083780, expedido por la SIC. Dicho plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, el cual es otorgado por una sola vez por la oficina nacional competente, vencía el 27 de septiembre de 2007. Sin embargo, la actora solo allegó el 8 de octubre de 2007 ante la SIC el documento debidamente legalizado, esto es, el certificado de registro núm. 00104970 de la marca “MANICHO” (mixta), expedido por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Signos Distintivos, de Perú, vigente desde el 26 de abril de 2005, que acreditaba el registro previo de esa marca en otro País Miembro de la Comunidad Andina. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado por la opositora el referido documento con posterioridad al término establecido, el cual expiraba, como ya se dijo, el 27 de septiembre de 2007, no cumplió con acreditar uno de los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente, esto es, el relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar, dentro del plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO

147

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00329-00

Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR EL REQUISITO QUE DEBE REUNIR LA OPOSICIÓN PARA SER PROCEDENTE, ESTO ES, EL RELATIVO A LA EXISTENCIA EN OTRO PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA IDÉNTICA O SIMILAR AL SIGNO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, DENTRO DEL PLAZO ADICIONAL DE TREINTA (30) DÍAS PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS, PREVISTO EN EL

ARTÍCULO 146 DE LA DECISIÓN 486

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 007039 de 29

1 Mediante auto de 28 de agosto de 2009 (folios 42 a 43 del expediente) 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de febrero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de una marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3, y 17042 de 29 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de agosto de 2007, la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. presentó solicitud de registro de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, por cuanto es titular de la marca “MANICHO” (mixta), en Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en Perú. 3º: Que, a través de la Resolución núm. 007039 de 29 de febrero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado para distinguir productos de la

Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza5. 3 En adelante SIC. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 5 El signo fue solicitado para identificar: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a)6, de la Decisión 486, por cuanto la actora es titular de la marca “MANICHO” (mixta), para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en Perú. Adujo que la entidad demandada de manera absurda consideró que era obligatorio allegar la copia legalizada del certificado de la marca de la cual es titular en el País vecino, pues no representa un requisito de procedibilidad para presentar la respectiva oposición frente al registro de un signo en vía gubernativa.

No obstante lo anterior, indicó que para la fecha en la cual se expidió el primer acto acusado ya se había allegado al expediente administrativo copia debidamente legalizada, por el Consulado de Perú, del certificado de registro de la marca

“MANICHO”.

Precisó que el 10 de octubre de 2007 allegó al referido expediente el certificado de registro de la citada marca debidamente legalizado. 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que el registro del signo solicitado por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. se concedió en contravención del citado artículo, por cuanto en la actualidad es titular de una marca idéntica en el País vecino. Alegó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 1467, ibidem, porque al momento de formular la oposición en sede administrativa tenía un interés legítimo y real, por cuanto, por un lado, es titular de la marca “MANICHO” en Perú y, por el otro, solicitó el registro de la misma expresión en Colombia. Respaldó lo anterior, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 116-IP-2007, en la que señaló:

“[…] LAS OPOSICIONES AL REGISTRO MARCARIO. LA OPRTUNIDAD

DE LA PRUEBA DE LAS OPOSICIONES. EL INTERÉS LEGÍTIMO.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro.

El artículo 146 de la Decisión 486, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. El Tribunal considera, asimismo que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País miembro donde haya formulado la oposición[…]”. 7 “[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días

para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 1478 ibidem, dado que la normativa no exige, como requisito de procedibilidad en vía gubernativa, que se aporte el certificado del registro de la marca legalizado por el País de origen, puesto que la única exigencia es que se solicite el registro del signo en el País en el cual se ejerce oposición. Reiteró que para el momento en el que la demandada decidió en primera instancia, respecto de la registrabilidad de la marca cuestionada, ya se encontraba acreditada la titularidad de la marca en favor de la actora. Advirtió que, no obstante, en el recurso de apelación aportó copia del certificado debidamente legalizado, lo cual acredita el registro de la marca “MANICHO” en Perú, que no fue tenido en cuenta. Indicó que la SIC ignoró la presentación de esta prueba y en clara violación de los artículos 56 y 57 del CCA y con desconocimiento de las normas procesales nacionales a las cuales se debe sujetar, emitió una resolución carente de motivación debido a que era, prácticamente, idéntica a la expedida en primera instancia por la División de

Signos Distintivos, confirmando la decisión de primera instancia. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 8 “[…] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que para que la SIC pudiese atender las peticiones de la sociedad actora se debían cumplir tres (3) requisitos esenciales: 1. Que el opositor sea titular de una marca registrada en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones o, en su defecto, que exista solicitud en trámite, evento este último que requiere suspender el trámite hasta que se decida la concesión de la solicitud; 2. Que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, de forma que con la unión de ambos supuestos se induzca al público en error; 3. El opositor debe acreditar el interés real en el mercado, por lo que deberá solicitar en Colombia el registro de la marca opositora. Explicó que en la oportunidad determinada por la ley, para presentar las pruebas que dieron lugar a la irregistrabilidad de la marca “MANICHO”, la demandante no logró acreditar el interés real que tenía en explotar comercialmente en el país productos que fueran a ser anunciados bajo esa denominación, razón por la cual no existía tal interés y no estaba planeando adelantar trámites para registrar la marca en Colombia. Anotó que en el caso bajo estudio la SIC actuó observando y aplicando los principios que conforman el debido proceso, pues tal y como consta en el expediente, contentivo de la actuación administrativa, a la actora se le permitió en todo momento intervenir y ejercer su derecho de defensa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que los actos demandados no carecen de motivación, pues estos establecen de manera puntual y efectiva que el artículo 146 de la Decisión 486 señala que con la oposición al registro de la marca o, en su defecto, en un término improrrogable de 30 días más, se presentarán las pruebas. Que, además, en el trámite de oposiciones no era procedente abrir a pruebas, ya que verificado el procedimiento establecido en la citada Decisión no se prevé una etapa probatoria única e independiente. Al contrario, la carga probatoria corresponde al opositor quien, dentro del término establecido, deberá probar los hechos que alegue. Resaltó que la actora no expuso un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual los cargos de violación a las leyes, señaladas en la demanda, no están llamados a prosperar. II.-2. UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Señaló que la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. fue la solicitante prioritaria del registro de la marca “MANICHO”, para identificar productos de la Clase 30 Internacional en Colombia, con fecha de solicitud 22 de mayo de 2007, sin que existiera una marca anteriormente solicitada, registrada o una similarmente confundible a nombre de un tercero. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Que, por lo tanto, ni la demandante ni otro tercero ostentaba un derecho anterior que hiciera aplicable el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 a la marca solicitada a registro por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Manifestó que en estricta aplicación del artículo 146 de la Decisión 486, citado por la actora, esta no tenía un interés legítimo en oponerse a la solicitud de registro cuestionado, por cuanto no ostentaba en Colombia un derecho anterior oponible a los derechos de la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Mencionó que la demandante omitió desarrollar una parte del artículo 146 de la Decisión 486, que resultaba esencial para decidir este asunto, esto es, el texto que dispone: “[…] A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición […]”. Indicó que el citado artículo 146 estableció una oportunidad clara para que el opositor presentara pruebas en sustento de sus afirmaciones, junto con la oposición, o dentro de los 30 días adicionales que puede solicitar el opositor. Precisó que, además, esa norma no establece excepción y es de orden público. Anotó que el término para presentar oposiciones contra la solicitud núm. 07.050.393 venció el 15 de agosto de 2007; que la actora presentó oposición el 15 de agosto de ese año y solicitó el plazo de 30 días, establecido en el referido artículo 146; y que este plazo venció el 27 de septiembre de 2007, sin que haya presentado las pruebas que sustentaban sus afirmaciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que si bien es cierto que el artículo 147 de la Decisión 486 no exige como requisito de procedibilidad de la oposición andina que se aporte certificado del país de origen legalizado, que también lo es que para la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la citada disposición, la norma exige demostrar el derecho previo que se invoca en cualquiera de los países miembros, es decir, la prueba del supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se invoca, dentro de las oportunidades expresamente señaladas para ello. Señaló que la necesidad de la prueba del derecho aportada oportunamente al proceso no solo obedece a una ritualidad, sino que corresponde a la esencia misma del debido proceso, en la medida en que a través de la incorporación oportuna de la misma podrá el solicitante estar en posibilidad de controvertir la que se aduzca contra sus intereses y, si es del caso, podrá alegar y demostrar su mejor derecho. Advirtió que la falta de prueba en la oportunidad legal establecida para ello y sin los requisitos propios de la misma sobre el derecho alegado por la demandante, confirma necesariamente, como lo estimó la SIC, el carácter infundado de la pretensión que esa sociedad invocó en su oposición. Alegó que la demandante no ostenta un derecho sustancial suficiente para impedir el registro de la marca cuestionada, en la Clase 30 Internacional, en Colombia. Sostuvo que en este caso se enfrentan dos titulares/beneficiarios de dos derechos

diferentes, en dos países miembros de la comunidad (Ecuador y Perú), que tienen interés en registrar su marca en una tercera jurisdicción (Colombia). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que en aplicación de los principios generales, la decisión que debía asumir la SIC era la de acoger como prioritaria aquella solicitud de registro de la marca “MANICHO” en la Clase 30 Internacional, la cual se presentó primero en Colombia, que para este caso fue la solicitud de registro núm. 07.00.395 de 22 de mayo de 2007, presentada por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. y que antecede a la solicitud núm. 07.083.780 de 15 de agosto de 2007 de la demandante. Señaló que no existía para la demandante una prerrogativa ni un derecho suficiente para impedir el registro de la marca nominativa “MANICHO”, para identificar productos de la Clase 30 Internacional. Adujo que el procedimiento de oposición está completamente regulado en la Decisión 486 y, por consiguiente, la aplicación de las normas nacionales citadas por la demandante, debe corresponder a la figura del “complemento indispensable”, que ha sido desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aclaró que la aplicación de las normas nacionales únicamente puede estar dirigida a llenar vacíos o solucionar dudas en la aplicación de las normas supranacionales; que en ningún caso un país miembro se puede sustraer del carácter vinculante de las normas supranacionales; y que mucho menos la ley interna sea usada para

hacer nulos los efectos establecidos en la ley supranacional. Indicó que el procedimiento de la oposición contra solicitudes de registro de marcas está completamente regulado en materia de legitimación, términos procesales y oportunidades probatorias en el artículo 146 de la Decisión 486, por lo que ninguno de estos aspectos del procedimiento podría estar reglados por una norma nacional. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puntualizó sobre la aplicación de los artículos 56 y 57 del CCA, en el sentido de que dentro de los procedimientos de oposición es perfectamente viable presentar los recursos en la vía gubernativa, pero que su propósito es revisar la legalidad de la decisión de fondo que se impugna y no reabrir el debate probatorio precluido bajo el procedimiento reglado en la Decisión 486. Manifestó que la Resolución núm. 007039, acusada, se basó en un hecho incontrovertible, esto es, que la sociedad opositora no presentó pruebas en sustento de su oposición dentro de la oportunidad probatoria establecida en el artículo 146 de la Decisión 486. Que, en consecuencia, los recursos de la vía gubernativa debían evaluar si la División de Signos Distintivos estaba o no sustentada en la norma del artículo 146 de la Decisión en cita. Concluyó que la prueba aportada con el recurso de apelación era impertinente y nula de pleno derecho, en la medida que su propósito era desconocer los efectos de la preclusión del término perentorio del artículo 146 de la Decisión 486, dentro del cual

la actora no aportó las pruebas correspondientes. Que ello demuestra que en la referida Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008, demandada, la SIC aplicó en debida forma los artículos 56 y 57 del CCA, en concordancia con el principio del “complemento indispensable”, establecido en las normas y jurisprudencia andina, y del debido proceso administrativo.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., reiteraron los argumentos expuestos en sus contestaciones de la demanda; y la Agencia del Ministerio Público y la parte demandante, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos MANICHO (denominativo) y MANICHO (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 Proceso 57-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en

cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MANICHO (denominativo) y la marca registrada MANICHO

(mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras

pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en