CE-11001-03-24-000-2008-00365-00-2014

REGISTRO MARCARIO / COTEJO MARCA MIXTA CON LEMA COMERCIAL – Similitud ortográfica, fonética e ideológica Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados de los signos “VUELA” y “GOOL LINHAS AÉREAS” no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética. De acuerdo con las citadas definiciones, los conceptos de “VUELA” y “LÍNEAS AÉREAS” tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones se encuentran relacionadas con el aire. Sin embargo, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para declarar la nulidad del registro del lema comercial, toda vez que la expresión “VUELA”, contentiva del lema comercial cuestionado, goza de la suficiente distintividad frente a las expresiones “GOOL LINHAS AÉREAS” de la marca previamente registrada. Así las cosas, se advierte que el lema comercial cuestionado no afecta el origen empresarial de la marca previamente registrada y que si bien ambos amparan servicios de la misma Clase, esto es, la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de la marca previamente registrada, habida cuenta de las diferencias entre ellos, lo que enerva cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 175 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 177 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 179

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00365-00

Actor: GOL TRANSPORTES AEREOS S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 02384 de 31 de enero de 2005, “Por la cual se decide una solicitud de registro de lema” y 09386 de 28 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 12395 de 29 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición de la sociedad GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. y como consecuencia de ello, negar el registro del lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” (nominativo), solicitado por la sociedad AEREOLINEAS GALAPAGOS S.A. y cancelar el certificado de registro núm. 353.918, correspondiente al citado lema comercial. 3a. Que se ordene la publicación de la sentencia, que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 2º, literal d), del Decreto Legislativo 209 de 1957. 4a. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, la Resolución correspondiente, conforme lo establece el artículo 176 del C.C.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 25 de julio de 2006, la sociedad AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A., domiciliada en Quito, Ecuador, a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE”, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 571 de

29 de diciembre de 2006 y frente a la misma, la actora presentó oposición, al considerar que el lema antes citado resulta confundible ideológicamente con el lema “LINHAS AÉREAS INTELIGENTES”, que acompaña a la marca “GOOL” (mixta), de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registrada bajo el certificado núm. 305.823, a nombre de la sociedad actora, y con vigencia hasta el 21 de octubre de 2015. 3º: Mediante la Resolución núm. 002384 de 31 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. y concedió el registro del lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza de la sociedad AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. 4º: La citada decisión fue confirmada a través de las Resoluciones núms. 09386 de 28 de marzo de 2008 y 12395 de 29 de abril de 2008, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Señaló que se violó el artículo 134, en concordancia con el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que al otorgarse el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” no se tuvo en

cuenta que éste no tiene la suficiente distintividad respecto del lema registrado “LINHAS AÉREAS INTELIGENTES”, lo que causará en el público consumidor una gran confusión al tratarse de dos frases que distinguen servicios idénticos y frente a un mismo concepto, lo que puede llevar a pensar que se trata de una misma empresa. Adujo que el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, que se entiende como la aptitud que tiene el signo para ser registrado, debido a las suficientes similitudes conceptuales con el lema anteriormente registrado. Expresó que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que a pesar de que los signos confrontados no son idénticos, comparten una misma idea o concepto de volar y además ambos utilizan la expresión “INTELIGENTE”, lo cual es suficiente para que sean confundibles. Alegó que no es acertado el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando afirma que hay una clara diferencia entre los dos lemas por estar acompañados de marcas diferentes, por cuanto en nuestra legislación los lemas comerciales, además de ser un complemento de las marcas, son los encargados de amparar el concepto de la empresa para destacar sus productos o servicios, y si dichos lemas son registrados para proteger un concepto, los mismos deben tener una protección legal. Manifestó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, debido a que la Superintendencia demandada al conceder el registro del lema comercial “VUELA

INTELIGENTEMENTE”, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional, no tuvo en cuenta la confundibilidad evidente que existe con la marca mixta denominada “GOOL” y que incorpora la frase “LINHAS AÉREAS INTELIGENTES”, que se traduce en “LINEAS AÉREAS INTELIGENTES”.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que desde el punto de vista conceptual, entre el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” y la marca “GOOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES” no se encuentran semejanzas, pues, conforme se dijo en la Resolución núm. 002384 de 31 de enero de 2008, el primer lema reproduce en los consumidores la idea de que el medio de transporte vuela de manera inteligente, es decir, que cuenta con la tecnología necesaria para pilotearse automáticamente o con intervención parcial del piloto, mientras que en el segundo signo informa que las líneas aéreas que representan al empresario o titular, prestan su servicio inteligentemente.

Señaló que desde el punto de vista ortográfico o visual, ambos signos comparten la referencia “inteligencia”, sin embargo al observar los mismos en su conjunto, se encuentran varias diferencias: en su extensión, pronunciación y composición gramatical. Por lo tano, no presentan semejanzas, que puedan inducir al consumidor a error, dado que cada uno tiene elementos característicos que los diferencian el uno del otro, razón por la cual pueden coexistir en el mercado sin confundirse. II.1.2.- AEROLÍNEAS GALAPAGOS S.A., tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen, en su totalidad, las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” fue concedido de manera correcta por la Superintendencia de Industria y Comercio. Que entre los signos en conflicto, desde el punto de vista ortográfico, gráfico, y fonético se presentan grandes diferencias, que a su vez, les otorgan cada una de ellas la distintividad necesaria para acceder al registro. Alegó que los signos confrontados no son susceptibles de crear confusión o asociación en el público consumidor, ya que unidas a sus respectivas marcas generan una percepción totalmente diferente al consumidor, más aún cuando la extensión de los signos comparados es diferente: tres (3) palabras, en un caso, y cuatro (4), en el otro. Manifestó que desde el punto de vista conceptual, sobre el cual se podría argumentar una eventual similitud, no puede desentrañarse semejanza alguna, ya que cuando el consumidor escucha “VUELA INTELIGENTEMENTE” evoca o

transmite la idea de un consumidor inteligente al escoger volar por la aerolínea, mientras que en la marca opositora “GOOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES” se hace referencia a una aerolínea que utiliza tecnologías inteligentes. Manifestó que debe tenerse presente que lo que pretende el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” es ser complementario a la marca “AEROGAL AEROLÍNEAS GALÁPAGOS”, razón por la cual siempre irán acompañados, lo cual arroja una imposibilidad para que el consumidor se confunda respecto del origen o la procedencia de los servicios que se promocionan bajo este lema. Agregó que es claro que en la industria aeronáutica, “AEROGAL AEROLÍNEAS GALÁPAGOS VUELA INTELIGENTEMENTE” es una marca reconocida, que contribuye a que los consumidores siempre asocien el lema con la imagen de la aerolínea. Expresó que desde el punto de vista gráfico y ortográfico, fonético y conceptual no existen similitudes capaces de inducir a confusión al público. Que al no haber similitudes, no hay necesidad de hacer pronunciamiento alguno sobre la identidad de los servicios amparados por los signos en conflicto. Por último, indicó que el lema “VUELA INTELIGENTEMENTE” cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial VUELA INTELIGENTEMENTE (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como lemas comerciales los signos cuyo uso en el comercio afecten el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con

base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. 1 Proceso 44-IP-2012.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un lema comercial denominativo y una marca mixta, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El lema comercial que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 002384 de 31 de enero de 2008, concedió el registro del lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” (nominativa), en favor de AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS, para amparar los servicios de la Clase 39 de la Clasificación

Internacional de Niza. Por su parte, la actora alegó que se violaron los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” carece de distintividad y es confundible con el signo mixto previamente registrado “GOOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES”, ya que las frases que acompañan dichas marcas poseen un contenido conceptual similar, en razón a que el concepto de “volar” y “líneas aéreas” tiene una relación conceptual para los consumidores, además de que los cuestionados signos poseen en común la expresión “INTELIGENTE”, la cual contribuye a que se presenten más similitudes entre ellas y, por ende, confusión acerca del origen empresarial.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 135, literal b) y 136, literal b) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 175, 177 y 179 de la misma Decisión. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro del lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE”, para amparar los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (...)” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”. “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, indica que el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, que está compuesto por una palabra, frase o leyenda, utilizada como complemento de la misma y que para obtener su registro es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Señala, además, que a pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. A dichos lemas, conforme lo anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le son aplicables las mismas normas relativas a las marcas. Por tal razón, al efectuar un análisis sobre la distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, se aplican las mismas causales de irregistrabilidad relativas a los signos.

Ahora, con el objeto de realizar el examen de registrabilidad de los lemas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed.

Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.”2 2Ibídem De manera que, conforme lo señala la interpretación prejudicial, el análisis de la distintividad debe hacerse valorando los signos sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario. A efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan el lema y la marca en conflicto, así:

VUELA INTELIGENTEMENTE

LEMA REGISTRADO CUESTIONADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta3, como lo es la de la actora, con el lema comercial cuestionado, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante, razón por lo cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca. Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: 3 De acuerdo con el certificado consultado en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (http://serviciospub.sic.gov.co.), la marca “GOOL LINHAS

AÉREAS INTELIGENTES ” es mixta. “La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones iguales, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”4 Siendo ello así, la Sala considera necesario analizar las características propias del lema y marca en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 23 de enero de 2014 (Expediente núm.2007-00230, Actora: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en la que se precisó que al realizar el examen comparativo de las marcas, no se deben tener

en cuenta las palabras de uso común, así: “Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 4 Ibídem “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) En el caso sub examine, se observa que el lema y la marca contienen la partícula “INTELIGENTE”, que es de uso común, dado que en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen dicha expresión, tal como lo demuestra el

siguiente listado: Signo Titular Clase(s)

BATCH INTELIGENTE (nominativa) COLORQUIMICA S.A.

INTEGRA Seguridad Más Inteligente (mixta) INTEGRA SEGURIDAD MAS

INTELIGENTE

I.T.I. PROTECCION INTELIGENTE(nominativa) I.T.I. SEGURIDAD COLOMBIA

S.A.

TIP TARJETA INTELIGENTE DE PEAJE(nominativa) SERVICIOS VIALES S.A.

SEGURIDAD MAS INTELIGENTE (nominativa) INTEGRA SEGURIDAD MAS INTELIGENTE De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “VUELA” y “GOOL LINHAS AÉREAS”, toda vez que la expresión “INTELIGENTE” es de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas y lemas, siempre y cuando los mismos contengan expresiones o partículas que posean fuerza distintiva. Al respecto, se precisa que la palabra “INTELIGENTES”, contenida en la marca opositora previamente registrada, es el plural del adjetivo “INTELIGENTE”, común en el lema y la marca, y que la expresión “INTELIGENTEMENTE”, que contiene el lema comercial cuestionado, está formada a partir del mismo adjetivo “INTELIGENTE”, al que se le añade la terminación “MENTE”, que no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla del signo registrado. Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “VUELA” y

“GOOL LINHAS AÉREAS” no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala aclara que al consultar el enlace http://www.rae.es, se constata que la expresión “VUELA”, significa “Ir o moverse por el aire, sosteniéndose con las alas”. “Elevarse en el aire y moverse de un punto a otro en un aparato de aviación”. “Elevarse en el aire y moverse algún tiempo por él”. Y la expresión “AÉREA”, según la citada página de internet, tiene los siguientes significados: “De aire.” “Perteneciente o relativo al aire.” “Perteneciente o relativo a la aviación. Líneas aéreas.” “Sutil, vaporoso, ligero.” De acuerdo con las citadas definiciones, los conceptos de “VUELA” y “LÍNEAS AÉREAS” tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones se encuentran relacionadas con el aire. Sin embargo, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para declarar la nulidad del registro del lema comercial, toda vez que la expresión “VUELA”, contentiva del lema comercial cuestionado, goza de la suficiente distintividad frente a las expresiones “GOOL LINHAS AÉREAS” de la marca previamente registrada. Así las cosas, se advierte que el lema comercial cuestionado no afecta el origen empresarial de la marca previamente registrada y que si bien ambos amparan servicios de la misma Clase, esto es, la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de la marca previamente registrada, habida cuenta

de las diferencias entre ellos, lo que enerva cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. En este orden de ideas, al poseer el lema comercial “VUELA INTELIGENTEMENTE” la condición de distintividad necesaria y no existir entre éste y la marca confrontada semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas constitucionales y legales invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto, lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expue