CE-11001-03-24-000-2008-00380-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo DISCOLVER y la marca nominativa ISCOVER previamente registrada / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son ISCO y VER en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo ISCO y VER no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo DISCOLVER para amparar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca ISCOVER previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común, “ISCO” y “VER”, que forman parte de los signos cotejados, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “ISCOVER”, al excluir dichas partículas de uso común se reduce de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y secuencia consonántica, pues “DISCOLVER” está compuesta por nueve (9) letras y las consonantes (D-S-C-L-V-R), mientras que “ISCOVER” se

conforma por siete (7) letras y las consonantes (S-C-V-R). Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común “VER”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “VER” se encuentra acompañado de la raíz “ISCO”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con el prefijo “DIS”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, “DIS” y al contar con la letra “L” intermedia, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable; además, dichas expresiones le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “ISCOVER”. En otras palabras, la expresión “DIS” y la letra “L” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las expresiones “DIS” y la

letra “L” del signo cuestionado, “DISCOLVER”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara. Además, la inclusión de la letra “L” genera que la marca solicitada cuente con un fonema consonántico lateral alveolar. […] De lo anterior se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos diferentes le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. […] En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “DISCOLVER”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o

asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00380-00

Actor: SANOFI-AVENTIS

Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA, “DISCOLVER”, Y LA MARCA

OPOSITORA, “ISCOVER”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI

FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS, QUE

LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SANOFI-AVENTIS, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35887 de 30 de octubre de 2007, “Por

la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Jefe de la División 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. de Signos Distintivos3 de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 15069 de 19 de mayo de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 18 de noviembre de 2005 la sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA., solicitó el registro como marca del signo nominativo "DISCOLVER", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “ISCOVER”, registrada a su favor en la misma Clase. 3: Agregó que mediante Resolución núm. 09204 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo "DISCOLVER", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA. 4: Señaló que contra la citada resolución el tercero con interés directo en las resultas

del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero, fue resuelto mediante la Resolución núm. 35887 de 2007, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo “DISCOLVER”, para distinguir productos de la citada Clase 5ª, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Medicamento homeopático […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5: Que contra la mencionada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 10170 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina7, por indebida aplicación. Manifestó que contrario a lo afirmado por la entidad demandada en los actos administrativos acusados, los signos en controversia son evidentemente confundibles, dadas las similitudes ortográficas y visuales, como se observa en el siguiente ejercicio: “ISCOVER / DISCOLVER / ISCOVER / DISCOLVER / ISCOVER / DISCOLVER / ISCOVER / DISCOLVER / ISCOVER / DISCOLVER”. Indicó que del análisis comparativo es posible señalar que las siete palabras que

componen la expresión “ISCOVER”, previamente registrada, son reproducidas en su totalidad por la marca cuestionada, “DISCOLVER”, en el mismo orden. Agregó que la única diferencia que radica entre los signos en conflicto son las letras “D” y “L”, las cuales al ser eliminadas del signo cuestionado, “DISCOLVER”, generan que su pronunciación sea idéntica a la de su marca previamente registrada,

“ISCOVER”.

Sostuvo que las marcas cotejadas presentan semejanzas visuales y ortográficas, dadas las similitudes de sus letras y sílabas que las componen, como se evidencia del siguiente examen: “IS-CO-VER”, “DIS-COL-VER” 7 En adelante Decisión 486. Adujo que, además, las expresiones son similarmente confundibles, ambas pretenden identificar los mismos productos, esto es, medicamentos para el consumo humano comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Concluyó que el signo cuestionado, “DISCOLVER”, carece de distintividad extrínseca y, por ende, no puede ser registrada como marca. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado, “DISCOLVER”, no presenta similitud alguna frente a la marca opositora que pueda generar riesgo de confusión, pues la estructura ortográfica, visual, fonética e ideológica es disímil, lo que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el

mercado. Sostuvo que si bien la expresión cuestionada y la marca opositora comparten algunas vocales y consonantes, tal coincidencia no induce al público consumidor a error en cuanto a los productos que identifican y/o su origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado pretende distinguir productos farmacéuticos homeopáticos, mientras que la previamente registrada ampara productos alopáticos, lo que genera una distinción en cuanto a los consumidores a los cuales van dirigidos estos productos. Mencionó que el signo cuestionado, “DISCOLVER”, no constituye una expresión parecida o similar al de la marca previamente registrada que genere riesgo de confusión entre el público consumidor; y que si bien es cierto que comparten algunas letras, también lo es menos que la marca solicitada agrega las consonantes “D” al principio y “L” en la parte intermedia, combinación que permite que al ser pronunciados los signos tengan un efecto sonoro diferente. II.-2. La sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, sostuvo que en el caso sub examine el riesgo de asociación no existe, por cuanto el signo concedido identifica un “medicamento homeopático” para las articulaciones y el fortalecimiento de los huesos, mientras que la marca de propiedad de la actora distingue productos alopáticos que sirven para tratar síntomas cardiovasculares. Por ende, no comparten los mismos canales de comercialización, en tanto ambos van dirigidos a consumidores y establecimientos

comerciales especializados. Señaló que existe una restricción de carácter legal, de conformidad con la normatividad sanitaria para la ventas de medicamentos en el territorio nacional, por lo que no se puede realizar publicidad en medios masivos de comunicación respecto de los productos que distinguen las marcas en conflicto; y que la escogencia de estos no resulta de una mera decisión liberal de los consumidores, ni como resultado de estrategias publicitarias, sino que se supeditan en su consumo a necesidades e indicaciones específicas. Manifestó que la doctrina y la jurisprudencia han reiterado en muchas ocasiones que las marcas que contienen raíces o terminaciones débiles, por ser de uso común, pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor; y que “[…] nadie puede monopolizar una raíz débil, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan […]”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que los signos enfrentados no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas entre las marcas “DISCOLVER” e “ISCOVER”; y que entre los productos que identifican existe conexidad competitiva. La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que si bien es cierto que, en principio, los signos enfrentados comparten algunas

letras, también lo es que la marca cuestionada, “DISCOLVER”, agrega las consonantes “D” al inicio y “L” en la parte intermedia, combinación que permite que al ser pronunciados tengan un efecto sonoro diferente. Por su parte, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro DISCOLVER (denominativo) y la marca ISCOVER

(denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 692-IP-2018.

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación de signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el

signo solicitado a registro DISCOLVER (denominativo) y la marca ISCOVER (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4. Los anteriores parámetros deben complemantarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6 en congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro DISCOLVER (denominativo) y la marca ISCOVER (denominativa). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 35887 de 30 de octubre de 2007, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “DISCOLVER”, a la sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMAN LTDA, para distinguir un

“[…]Medicamento homeopático […]”, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que los signos en controversia son evidentemente confundibles, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas; y que la única diferencia que radica entre ellos son las letras “D” y “L”, las cuales al ser eliminadas del signo cuestionado, “DISCOLVER”, generan que su pronunciación sea idéntica a la de su marca previamente registrada, “ISCOVER”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”; y que “[…] no se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los

elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa

personal”.10 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: DISCOLVER 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00; M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E).

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA11

ISCOVER

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA12

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe

tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 11 Folio 15 del cuaderno núm. 1. 12 Folio 15 del cuaderno núm. 1. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia

de 9 de junio de 201113, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas