CE-11001-03-24-000-2008-00397-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO – De la marca nominativa LOBO / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES – Para ser así considerados deben tener la misma naturaleza o finalidad, ser sustituibles o ser conexos o relacionados / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – No procede respecto de la marca nominativa LOBO de la clase 30 porque entre los productos no usados y los que demostró su uso existe conexión competitiva / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “LOBO” (nominativa) para los productos “[…] azúcar, harina, levadura y polvos para esponjar […]”, se debieron hacer extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos por ser conexos. […] [L]a Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso, existe conexión competitiva y, por consiguiente, no era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la SIC, pues el mencionado titular probó, además del uso del azúcar, harina, levadura y polvos para hornear, que eran similares y conexos a los productos no usados. Cabe señalar que la Sala al fallar un asunto similar, esto es, en

sentencia 24 de septiembre de 2020, también consideró que no era procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa “MARYLAND”, en el sentido de excluir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre los cuales no se logró demostrar el uso para esa marca, habida cuenta que existía una relación de conexidad competitiva con los productos de esa clase, respecto de los cuales sí se demostró el uso. Asimismo, advirtió que si se accediera a la solicitud de cancelación del registro de esa marca nominativa, en relación con los productos sobre los cuales no se demostró su uso, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo que permitiría que este se beneficiara del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara los productos respecto de los que se probó el uso, y llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial. […] Además de lo anterior, la Sala debe puntualizar que, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, si el titular de una marca prueba el uso, -no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos-, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma

naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. Precisamente, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, la Sala ha sostenido que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, es decir que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. Ahora, […] los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, (respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “LOBO” por no uso), son conexos y similares con el azúcar, harina, levadura y polvos para hornear (sobre los cuales no se canceló dicho signo). En efecto, al analizar la conexidad de los productos antes referenciados, se observa que pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como al mismo género de productos, por lo que, en consecuencia, tienen la misma finalidad, habida cuenta que todos los productos comprendidos en dicha Clase tienen en común que son alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación y aditivos para realzar el sabor de los alimentos, conforme lo establece la Nota Explicativa de la Clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza. Además, se comercializan a través de los mismos canales de comercialización, -grandes cadenas, tiendas o supermercados-, se promocionan por los mismos medios de publicidad, -radio, televisión y prensa-, y su difusión no es restringida, aspectos estos que influyen para que pueda producirse una conexión competitiva. […] Asimismo, implican un uso complementario y de manera conjunta (por ejemplo: café y azúcar, té y azúcar, sucedáneos del café y azúcar, arroz y sal, levadura y pan, entre otros), atendiendo a que la mezcla de estos productos es habitualmente usada por los consumidores. […] En consecuencia, habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la SIC, denegar la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro núm. 151353, correspondiente a la marca “LOBO”, cuyo titular es la sociedad MOLINO EL LOBO S.A., reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – De la marca nominativa LOBO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada

[L]a SIC […] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de octubre de 2008, según consta a folio 307, vuelto, del cuaderno núm. 2, y no el 12 de noviembre de 2008, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda. Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa, se notificó a la parte actora el 23 de junio de 2008, y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 24 de junio de 2008 y venció el 24 de octubre de 2008. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 24 de octubre de 2008, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación

surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00419-00, C.P. María Elizabeth García González; 12 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00554-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 24 de septiembre de 2020, Radicación 11001-0324-000-2013-00451-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y 8 de octubre de 2020,

Radicación 11001-03-24-000-2010-00175-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 136

NUMERAL 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00397-00

Actor: MOLINOS EL LOBO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tesis: No es procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa “lobo”, en el sentido de distinguir exclusivamente los productos: “[…] azúcar, harina; levadura y polvos para esponjar […]”, de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, toda vez que entre estos productos y los no usados, existe conexión competitiva. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MOLINOS EL LOBO S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad parcial de la Resolución núm. 22974 de 30 de julio de 2007, "Por la cual se decide la cancelación por no uso, del registro de una marca”; la nulidad total de la Resolución núm. 6922 de 29 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y la nulidad total de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, "Por 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que se niegue la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca comercial “LOBO” (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”, inscrita bajo el certificado núm. 151.353. 3ª. Que, en subsidio de la anterior petición, se declare la nulidad parcial de la Resolución que dispuso la cancelación parcial de la marca “LOBO” (nominativa), en la Clase 30 de la Clasificación en mención, y de las citadas resoluciones, que la confirman, en el sentido de que en virtud de la cancelación parcial no se excluyan los productos que sean idénticos y similares a los productos respecto de los cuales sí se probó el uso. Que, en consecuencia, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca comercial “LOBO”, en la Clase 30, inscrita bajo el certificado núm. 151.353, los siguientes: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para

esponjar, sal”, y que queden excluidos, “[…] mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”. 4ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad, conforme lo dispone el artículo 2º, literal d), del Decreto Legislativo 209 de 6 de septiembre de 19572. 5ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece en el artículo 176 del CCA. 2 “Por el cual se dictan algunas medidas sobre propiedad industrial”, expedido por el Presidente de la Junta Militar de Gobierno de la Republica de Colombia. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de noviembre de 2006 la sociedad MUSEO DEL TURRON S.L. presentó solicitud de cancelación por no uso del registro 151.353, correspondiente a la marca nominativa “LOBO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, del cual es titular. 2°: Mediante la Resolución núm. 22974 de 30 de julio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca “LOBO”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 151.353, correspondiente a la marca nominativa “LOBO”, únicamente distinguiría los siguientes productos: “[…] Harina; levadura y polvos para esponjar […]”, en dicha Clase. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero, fue resuelto mediante la Resolución núm. 6922 de 29 de febrero de 2008, por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que confirmó la decisión recurrida; y el segundo, a través de la Resolución núm. 16810 de 29 de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que modificó la Resolución núm. 22974 de 2007, en el sentido de no excluir el producto “azúcar”. 5º: Que el 28 de octubre de 2005, la sociedad MUSEO DEL TURRON S.L. solicitó el registro como marca del signo “EL LOBO” (nominativo), para distinguir

productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente turrones, la que fue concedida mediante la Resolución núm. 28412 de 31 de julio de 2008, contra la cual se interpusieron los recursos de ley, pendientes de resolución a la fecha en que se radicó la demanda. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas se violó, por falta de aplicación, el artículo 61 de la Constitución Política3, por cuanto, a su juicio, se excluyó de la cobertura de la marca “LOBO” (nominativa) los productos que tienen similitud y conexidad con azúcar, levadura y polvos de esponjar, sobre los cuales la SIC limitó el registro de la citada marca. Sostuvo que la entidad demandada al limitar el registro del signo “LOBO” violó los derechos de propiedad que ostenta, toda vez que no analizó la identidad o similitud existente entre los productos: “azúcar; harina, levadura y polvos para esponjar” con los que fueron excluidos del mismo, ignorando, de esta forma, los efectos extensivos de la marca, toda vez que al permitirse el registro de una expresión idéntica o similar se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Explicó que los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza son esencial y competitivamente conexos, por cuanto consisten, en general, en productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo y conserva, así como en los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos.

Alegó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,4 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que la cancelación parcial por no uso de una marca es improcedente cuando existe similitud y conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la misma clase y procede única y exclusivamente, cuando entre estos productos existen diferencias sustanciales. Afirmó que los productos distinguidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan relación y vinculación entre ellos, se 3 “Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. […]”. 4 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. comercializan por los mismos canales a través de grandes superficies y se encuentran ubicados físicamente en la misma sección, por tener igual naturaleza, destino y función; y que restringirlos o excluirlos de la clasificación provocaría en el público consumidor un riesgo de confusión. Advirtió que tanto los productos restringidos como los excluidos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen la misma finalidad, se complementan, conforman un conjunto y son intercambiables o sustituibles entre sí. Concluyó que la SIC, al expedir los actos demandados, ignoró y desconoció que entre los productos distinguidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza existe similitud y conexión competitiva e inexistencia de diferencias

sustanciales, por lo que no es legalmente procedente la cancelación parcial del registro por no uso de la marca en su titularidad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al igual que en la jurisprudencia y la doctrina sobre ese asunto. Aclaró que el uso real y efectivo de los productos “azúcar, harina, levadura y polvo para esponjar” está comprobado; y que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios autorizados, sino para cada uno de ellos o similares. Advirtió que la actora no puede pretender que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos, esto es, azúcar, harina, levadura y polvo para esponjar, para la marca “LOBO” (nominativa), se haga extensivo a los restringidos, teniendo en cuenta que en estos últimos no tienen relación alguna de competitividad; y que dentro del acervo probatorio aportado no se evidencia prueba alguna que demuestre que estos se encuentran en el mercado. Precisó que no existe similitud o conexidad competitiva entre los unos y los otros; y que la reducción realizada a la cobertura de los productos de la marca “LOBO” (nominativa), está acorde con lo preceptuado en la Decisión 486 y los criterios

jurisprudenciales. Sostuvo que con respecto a la violación del artículo 61 de la Constitución Política, protegió el derecho de propiedad industrial, dado que aplicó al caso lo preceptuado en la norma supranacional y en los criterios jurisprudenciales, frente a la cancelación de la marca “LOBO” (nominativa), por no uso. Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que dio fin al proceso administrativo quedó debidamente ejecutoriada el 24 de junio de 2008 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 12 de noviembre de 2008, razón por la cual se encuentra caducada. II.-2. La sociedad MUSEO DEL TURRÓN S.L., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. En efecto, la parte actora insistió en que la cancelación parcial por no uso de la marca “LOBO” (nominativa), no es legalmente procedente, toda vez que tanto los productos restringidos como los excluidos de la Clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza, presentan conexidad competitiva, razón esta suficiente para no haber ordenado la cancelación parcial. Por su parte, la entidad demandada reafirmó en que los actos administrativos acusados se fundamentaron en las normas comunitarias aplicables al caso; y que la actora no puede pretender que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos se haga extensivo a los restringidos, teniendo en cuenta que no guardan relación alguna de competitividad. La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca LOBO (denominativa), que distingue productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….)

(…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la 5 Proceso 140-IP-2019. marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (…)” (Énfasis agregado). 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de

marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 1.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 1.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en

esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 1.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […] 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—

que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 2.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el

uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el