CE-11001-03-24-000-2008-00406-00_1

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ELECTROYÁ y la marca ELEKTRA / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca denominativa ELECTROYÁ / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ELECTROYÁ» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 356203, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del

proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de agosto de 2018, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 29 de agosto de 2018 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta la expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en

conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y 1. examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 356203 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario

caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00406-00

Actor: ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de

resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, por medio de apoderado judicial, la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., interpuso en contra de la Resolución núm. 6242 de 28 de febrero de 2008, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 14106 de 30 de abril de 2008 y, núm. 15275 de 20 de mayo de 2008, por las que confirmó la 6242 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 14 de diciembre de 2006, a través de apoderado, la sociedad Crear País S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «ELECTROYÁ» para amparar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Manifestó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 574 de 30 de marzo de 2007, la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. presentó escrito de oposición basado en su registro marcario «ELEKTRA» (mixto), registrado en Perú y el cual identifica

servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor Internacional.

3. Indicó que mediante la Resolución núm. 6242 de 28 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca «ELECTROYÁ» (nominativa), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación. 1 La demanda inicialmente fue presentada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y en el auto admisorio de 26 de noviembre de 2008, se interpretó como de nulidad relativa conforme a lo estipulado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Señaló que mediante la Resolución núm. 14106 de 30 de abril de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

5. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución núm. 15275 de 20 de mayo de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada y concediendo de manera definitiva el registro de la marca comercial «ELECTROYÁ» (nominativa). 1.2. La demanda

6. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del

Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad ELEKTRA Trading & Consulting Group S.A. de C.V., presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 3.1. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 6242 de 28 de febrero de 2008, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ELEKTRA Trading & Consulting Group S.A. de C.V., a favor de la sociedad CREAR PAÍS S.A., para identificar servicios de la clase 36 internacional. 3.2. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 14106 de 30 de abril de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad ELEKTRA Trading & Consulting Group S.A. de C.V. en contra de la Resolución 6242 de 28 de febrero de 2008, confirmándola. 2 Folios 16 a 26 3.3. Que declare la NULIDAD de la Resolución 15275 de 20.de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación que interpuso la sociedad ELEKTRA Trading & Consulting Group S.A. de C.V.3, en contra de la Resolución 6242 de 28 de febrero de 2008, confirmándola y declarando agotada la vía administrativa.

3.4. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro No. 356203, concedido a favor de la sociedad CREAR PAIS S.A., y que corresponda a la marca “ELECTROYÁ», para identificar servicios de la clase 36 internacional.» 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca «ELECTROYÁ» (nominativa), toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia.

8. La parte actora indicó que la entidad demandada se equivocó al afirmar que el signo solicitado para registro estaba conformado por dos expresiones, donde la primera hace referencia a un tipo de energía y la otra a un adverbio de tiempo, yerro que ratificó al suponer que los consumidores harán tal división y asociación. 3 Se tomó el nombre de la sociedad recurrente del acto administrativo, esto es, la Resolución 15275 de 20 de mayo de 2008, toda vez que en el acápite de pretensiones, aparece el nombre de la sociedad LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD., el cual no hizo parte del trámite administrativo.

9. Refirió que la expresión «ELECTROYÁ» no tiene ningún significado conocido, por lo que la SIC no podía, como lo supuso, deducir que los consumidores la asociarían con el mismo concepto.

10. Adujo que el hecho de que los signos tengan diferente número de sílabas no puede considerarse como definitivo para impedir cualquier riesgo de confusión, debido a que los consumidores no se ponen en la tarea de «contar» las sílabas para encontrar diferencias entre dos marcas que encuentran en el mercado, sino que simplemente recordando una, podrán asociarla con otra si resulta que tienen mayores semejanzas que diferencias.

11. Señaló que si bien las terminaciones de los signos «ELECTROYÁ» y «ELEKTRA» no son idénticas, debe resaltarse que además de compartir las primeras letras (ELEKTR – ELECTR), comparten también el último vocablo, esto es la vocal «A», lo que quiere decir que la mínima variación de los signos está presente en las letras intermedias de las expresiones, lo que dificulta a los consumidores la clara e inequívoca identificación de los signos, toda vez que la memoria humana recuerda con mayor facilidad las primeras letras, olvidando o confundiendo las intermedias o las últimas.

12. Afirmó que la entidad demandada, cometió un error de interpretación al haber considerado que la diferencia en el número de sílabas existentes entre los signos era suficiente para permitir la clara identificación de éstos, comoquiera que dejó de considerar la mayoría de los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia para determinar si dos signos son o no confundibles en el campo ortográfico.

13. Sostuvo la actora que la entidad demandada se equivocó al afirmar que no resultaba necesario comparar el tipo de productos o servicios identificados por los signos, toda vez que no se cumplía con el primer requisito de irregistrabilidad.

14. Agregó que las marcas tenían conexidad competitiva porque los productos que identifican pertenecen a la misma clasificación del nomenclátor internacional lo que hace inevitable el riesgo de confusión.

15. Precisó resultaba evidente que en el caso bajo análisis se presentaban las condiciones establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para decretar la irregistrabilidad del signo «ELECTROYÁ», debido a que es similarmente confundible con la marca «ELEKTRA» y, porque entre los productos que las marcas en conflicto amparan existe conexidad competitiva, lo que podría inducir a error al público consumidor.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

16. El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

17. Indicó que aunque los signos confrontados coinciden en algunas letras, en su estructura la marca solicitada «ELECTROYÁ» es visualmente diferente a la marca «ELEKTRA».

18. Afirmó que lo cierto es que los signos poseen elementos adicionales que permiten establecer diferencias notables que las hacen perfectamente distinguibles por el consumidor.

19. Resaltó que el signo «ELECTROYÁ» está compuesto por cuatro (4) sílabas y el signo previamente registrado, «ELEKTRA», está compuesto por tres (3); señaló, que la posición de la sílaba tónica es difiere, comoquiera que en el primer

signo se encuentra ubicada en la última sílaba «YÁ», mientras que en la marca previamente registrada, se ubicada en la segunda sílaba «LEK».

20. Para la SIC, las marcas confrontadas representan ideas y conceptos diferentes.

21. Sostuvo que la coexistencia de las marcas confrontadas no conlleva a error al consumidor, toda vez que en el aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, son totalmente diferentes.

22. Concluyó que el signo «ELECTROYÁ» cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, por lo que los actos administrativos expedidos con ocasión de la solicitud de registro se ajustan a pleno derecho y no vulneran normas de carácter supranacional. 2.2. Intervención de la sociedad Crear País S.A.

23. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso descartó la confundibilidad entre las marcas confrontadas porque para encontrar las similitudes entre ellas, el consumidor medio tendría que hacer un examen riguroso de las mismas.

24. Afirmó que la asociación de los signos comparados en los aspectos ortográfico y visual se torna débil, de donde era factible colegir que son diferentes y por lo tanto no ofrecen riego de confusión.

25. Resaltó que al comparar los signos en conflicto se encuentra que las marcas en disputa no presentan similitudes, en tanto que la marca «ELECTROYÁ» al ser de tipo nominativa, carece de representación gráfica, que es un elemento determinante en la marca opositora.

26. Señaló aunque ortográficamente los signos comparten la raíz «ELE», lo

cierto es que sus terminaciones son disímiles, al igual que el número de sílabas que las componen, lo que incuestionablemente le brinda suficiente fuerza distintiva a su marca.

27. Manifestó que a pesar de que las dos marcas identifican servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, esta coincidencia no es suficiente para establecer la conexidad competitiva, cuyo estudio se hace innecesario, toda vez que al no cumplirse con el presupuesto de semejanza entre las mismas, el examen de los productos que éstas distinguen resultaría innecesario.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

28. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 90-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

29. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición, formuló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto,

para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los servicios amparados.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ELECTROYÁ y el mixto ELEKTRA, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por la tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de ambos signos, para así establecer el posible riesgo de confusión en el mercado.»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

30. Mediante auto de 25 de febrero de 2016, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión.

31. En sus alegatos, la parte demandante y demandada reiteraron en esencia

sus argumentos.

32. El tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 5.2. El problema jurídico

34. La sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 6242 de 28 de febrero de 2008, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca “ELECTROYÁ» (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 14106 de 30 de abril de 2008 y 15275 de 20 de mayo de 2008, por las que confirmó la Resolución núm. 6242 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

35. Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «ELEKTRA», concedida a esa sociedad y registrada bajo el número 356203 para amparar servicios incluidos en la clase 36 del nomenclátor internacional.

36. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos

en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», lo que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

37. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado. artículo 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 38.Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ELECTROYÁ» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 356203, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación.

39. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de agosto de 2018, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

40. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido

sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ELECTROYÁ»5 (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 29 de agosto de 2018, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen6:

41. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 42.Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: 5 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 6 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un

registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo

153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

43. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los

derechos exclusivos del titular de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 44.Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 356203, correspondiente a la marca nominativa «ELECTROYÁ», cuyo titular es la sociedad Crear País S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera,

se descargue del Sistema de Información de Propiedad IndustrialSIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estima