CE-11001-03-24-000-2009-00004-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Inexistencia de exclusividad para el uso de palabras comunes Como se observa, se trata de signos conformados por palabras descriptivas, genéricas, de uso común o débiles, que dada la naturaleza explicada en el acápite anterior, no deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque éstas pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas única y exclusivamente por un titular marcario. En esa medida, resultaría registrable el signo solicitado en la medida en que no puede invocarse exclusividad alguna sobre palabras de uso común como las que pretende registrar la sociedad AZUL K S.A. tal y como se planteó en el fallo proferido por esta Sección en un asunto semejante.

NOTA DE RELATORIA: Palabras de uso común en el registro de marcas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de marzo de 2013, Rad.

2008-00279-00, MP. Marco Antonio Velilla Moreno. REGISTRO MARCARIO – Conexidad competitiva De los parámetros que ha determinado el Tribunal para concluir si hay o no conexión competitiva la Sala encuentra que pese a que no se identifican bajo el mismo nomenclador ya que pertenecen a dos clases diferentes, sí se advierte que comparten los mismos canales de comercialización, utilizan los mismos medios de publicidad, existe vinculación y complementariedad y son del mismo género toda vez que es muy común encontrar desinfectantes y productos para eliminar animales dañinos en los mismos estantes en los que se exhiben jabones o preparaciones para blanquear, lavar ropa, desengrasar o limpiar. Lo propio

acontece con los restantes productos de las clases 3 y 5 Internacionales, dado que los productos higiénicos, sanitarios, de uso médico, sustancias dietéticas y complementos alimenticios generalmente se expenden en los mismos establecimientos comerciales donde se encuentran cosméticos, aceites esenciales, dentífricos, perfumes y lociones capilares. Normalmente los empresarios que se dedican a crear o comercializar productos como los blanqueadores de ropa o las preparaciones para lavar también se dedican a distribuir desinfectantes, de modo que la vinculación entre los productos es muy alta y puede generar un riesgo de asociación muy grande, máxime si las marcas son semejantes ortográfica, fonética y conceptualmente como ocurre en el caso que se examina. A esta misma conclusión se llega si se observa el grado de complementariedad de los productos, ya que es muy usual que el consumidor medio adquiera un blanqueador y al mismo tiempo un desinfectante, siendo éstos dos productos de dos clases distintas, pero que presentan un uso conjunto del que se desprende el riesgo de asociación respecto del origen empresarial, en la medida en que también cumplen una misma finalidad relacionada con el aseo doméstico. REGISTRO MARCARIO – Familia de marcas El Tribunal también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. La Sala estima que no se trata de un caso de familia marcaria, habida cuenta de que las palabras SÚPER y FIEL que forman la expresión solicitada, no logran identificar de manera

exclusiva los productos de la clase 05 respecto de los cuales la sociedad AZUL K S.A. solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando las dos partículas. De ello da cuenta el cuadro de registro de la Superintendencia de Industria y Comercio a que se aludió en el acápite de palabras de uso común de ésta providencia. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esas dos partículas para identificar sus productos, ya que, se insiste, el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas de SÚPER RIEL.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GULLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00004-00

Actor: AZUL K S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad AZUL K S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 25605 del 24 de julio, 30696 del 26 de agosto y 37874 del 30 de septiembre todas de 2008, mediante las

cuales, en su orden, se declaró fundada la oposición presentada por GERMÁN ARANDA CASTELLANO y en consecuencia, se decidió negar el registro de la marca mixta SÚPER FIEL para distinguir los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se resolvió el recurso de reposición confirmando el anterior acto administrativo y se resolvió el recurso de alzado confirmando igualmente la Resolución No. 25605 de 2008. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia: II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. “PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 25605 del 24 de julio de 2008, notificada a mi representada el 01 de agosto de 2008, por medio de la cual el Jefe de división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGÓ el registro de la marca mixta “SÚPER FIEL” para distinguir productos comprendidos en la clase 05

internacional, a favor de la sociedad AZUL K S.A. domiciliada en Bogotá D.C. Colombia. SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 30969 de 26 de agosto de 2008, notificada mediante fijación en lista de 28 de agosto de 2008, por medio de la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición interpuesto en subsidio de apelación, confirmó la Decisión contenida en la Resolución 25605 de 24 de julio de 2008, que negó el registro de la marca mixta ”SÚPER FIEL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 05 Internacional a favor de la sociedad AZUL K S.A. domiciliada en Bogotá D.C. Colombia. TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37874de 30 de septiembre de 2008, notificada personalmente a mi poderdante el 06 de octubre de 2008, por medio de la cual el SÚPERintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución 25605 de 24 de julio de 2008, y declaró agotada la vía gubernativa. CUARTA.- Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones mencionadas anteriormente, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgar el registro de la marca “SÚPER FIEL” + Diseño, para distinguir productos comprendidos en la clase 05 Internacional, a favor de la sociedad AZUL K S.A. domiciliada en Bogotá

D.C. Colombia. QUINTA.- Que se ordene la publicación de sentencia que decida este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial.”1 2.2.- Fundamentos de hecho a. El 27 de septiembre de 2008 la sociedad AZUL K S.A. solicitó el registro de la marca “SÚPER FIEL + Diseño” para distinguir productos de la clase 05 de la clasificación internacional de Niza. b. El señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS presentó oposición al registro, con base en las marcas MAS FIEL y SÚPER REFIEL previamente registradas y de su propiedad. c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud mediante Resolución No. 25605 del 24 de 1 Folios 52 y 53 de éste Cuaderno. julio de 2008, negó el registro solicitado por la parte actora y declaró fundada la oposición. d. Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución No. 30969 del 26 de agosto de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y negar el registro de la marca. e. A través de Resolución No. 37874 del 30 de septiembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de negar el registro de la marca SÚPER FIEL + Diseño. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 y 136 de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: Consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 porque la marca cuyo registro solicitó cumple con los presupuestos allí señalados dado que consiste en una expresión novedosa, y con fuerza distintiva. Afirmó que las marcas opositoras son las que han venido aprovechándose del prestigio y reconocimiento de las marcas de la sociedad AZUL K S.A. en forma reiterada, teniendo en cuenta que es propietaria de los siguientes signos:  SÚPER RIEL, certificado de registro No. 156.165 y SÚPER RIEL + Diseño, certificado de registro No. 158.487, otorgadas desde el año 1994  SÚPER RIEL + Diseño, certificado de registro No. 251.166 otorgada en 2002  SÚPER RIEL + Diseño, certificado de registro No. 251.167 otorgada en 2002. Que de lo anterior se evidencia que las anotadas marcas fueron otorgadas con anterioridad a la opositora, esto es, MAS FIEL y SÚPER REFIEL. Argumentó que la marca cuyo registro se solicita presenta elementos adicionales frente a la marca base de la negativa, elementos que por ser sustanciales, esenciales y predominantes dentro del respectivo registro, lo hace diferente y fácil de identificar en el público consumidor. Son diferencias en cuanto a la composición ortográfica y a los diseños, los cuales, sumados a la diferencia de clases de productos que pretende amparar cada una de ellas, arroja una notoria diferencia que da lugar a la posibilidad de coexistencia sin generar riesgo de

confusión. Por último, indicó que la marca SÚPER FIEL + Diseño fue solicitada para distinguir productos de la clase 5 internacional, mientras que los signos en cuya existencia se declaró fundada la oposición distinguen productos comprendidos en la clase 3 internacional, clases éstas que resultan abiertamente diferentes y fácilmente diferenciables para el público consumidor. Para respaldar ésta afirmación solicitó que se tuviera en cuenta el principio de especialidad, pues a su juicio, fue desconocido por la Superintendencia cuando equivocadamente afirmó que existía conexidad entre los productos en la medida en que podían ser comercializados en droguerías o farmacias. Aseguró que tal conclusión era errada dado que se trata de productos de clase y género diferente al tener cada uno un uso específico y al no existir ningún tipo de intercambio entre los mismos. Manifestó que la conexión competitiva no se reconoce partiendo únicamente de que los dos productos comparten canales de comercialización, pues existen otros criterios adicionales que determinan esa condición y que en el caso bajo examen no se estudiaron. Aseveró que cuando la demandada hizo el estudio de registrabilidad de la expresión SÚPER FIEL + Diseño desvertebró los signos enfrentados, desconociendo uno de los principios que orientan ésta actividad, es decir, el análisis en conjunto. Consideró necesario traer a colación el hecho de que actualmente está cursando ante ésta misma Corporación una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2, promovida por la sociedad actora contra el signo SÚPER REFIEL de propiedad de GERMÁN ARANDA CASTELLANOS, ya que en la actuación

administrativa AZUL K S.A. se opuso al registro de la citada expresión con base en la existencia de la marca SÚPER RIEL, y de manera sorprendente, al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió concederlo. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación de manera extemporánea. IV.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Notificado el señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS, tercero interesado en las resultas del proceso, aseveró que las marcas en conflicto dan la idea de productos que son muy o más fieles que los demás, demostrando así una similitud de tipo conceptual e ideológico. A su juicio, los argumentos planteados para negar el registro de la marca SÚPER FIEL se ajustan a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios y a las normas que regulan la protección de los derechos de propiedad industrial. 2 Informó que tal proceso se identifica con el número 11001-0324-000-2008-00279-00. Destacó que en los trámites de registro de la marca MAS FIEL, registrada a nombre del señor ARANDA CASTELLANOS, no se presentaron oposiciones por parte de terceros ni existió de oficio ningún impedimento para su concesión, por lo cual consideró que era improcedente considerar la afirmación del actor según la cual dicha marca imita o reproduce las suyas, cuando aquéllas fueron concedidas con el cumplimiento de los requisitos legales. Además, señaló que los derechos del actor en lo que respecta a la marca SÚPER

RIEL, resultan inaplicables al presente caso, pues son signos cuyo contenido conceptual es completamente distinto. Indicó que el signo cuyo registro se solicita no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 134, toda vez que, si bien un signo puede estar compuesto por una combinación de palabras, en este caso, la combinación está compuesta por las expresiones SÚPER y FIEL, la primera de las cuales es de uso común y la segunda se encuentra ya registrada a favor del señor ARANDA CASTELLANOS, por lo que la combinación resulta confundible con las otras marcas y carente de distintividad. Agregó que la información aportada correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento que la sociedad actora interpuso contra el registro del signo SÚPER REFIEL no debe ser valorada, ya que la marca objeto de esta acción no sólo es negada con base en dicho signo, sino que a su vez se basa en la marca MAS FIEL que distingue productos de la clase 3 internacional, marca que no obtuvo objeciones por terceros ni observaciones por parte de la Superintendencia. V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 5.1.- La sociedad actora reiteró los mismos argumentos expuestos en la demanda. 5.2.- El tercero interesado en las resultas del proceso, GERMÁN ARANDA CASTELLANOS también insistió en las mismas razones que hizo visibles en el memorial de intervención para defender la legalidad de las resoluciones enjuiciadas. 5.3.- La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión afirmando que según la apreciación en conjunto de los signos que se

enfrentaban era evidente que se ponía en riesgo de confusión al consumidor, dado que la marca solicitada SÚPER FIEL (mixta) para distinguir productos de la clase 5 Internacional y las marcas MAS FIEL y SÚPER REFIEL para distinguir productos de la clase 3, presentan semejanzas de tipo ortográfico al coincidir en la mayoría de sus letras. Agregó que la marca SÚPER FIEL, MAS FIEL y SÚPER REFIEL se refieren claramente a los mismos conceptos, en la medida en que FIEL alude a una persona que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada. A su turno, SÚPER es una expresión laudatoria de algo que es Superior o muy bueno, y el vocablo MAS indica un aumento, preferencia, Superioridad, de sobre o en exceso. En consecuencia, las expresiones dan la idea de que son productos muy o más fieles que los demás. Para la Superintendencia la expresión SÚPER es inapropiable y no logra otorgarle a las marcas diferencia ortográfica o fonética. También encontró semejanzas desde el punto de vista gráfico pues las expresiones SÚPER y MAS se encuentran en la parte Superior de la gráfica, en tanto que las palabras FIEL y REFIEL están ubicadas en la parte inferior. Señaló que se había acreditado la conexión competitiva al comprobar que los dos productos tienen los mismos canales de comercialización, pues los farmacéuticos y las lociones cosméticas de a clase 3 y las lociones farmacéuticas y productos de la piel de tipo medicinal se expenden en droguerías y farmacias.

VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 164-IP-2011 de fecha 25 de junio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SÚPER FIEL (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad prevista en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo SÚPER FIEL + Diseño y las marcas anteriormente registradas MAS FIEL y SÚPER REFIEL (mixtas), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

TERCERO: El Juez Consultante, aplicando los criterios de esta interpretación, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos con parte denominativa compuesta SÚPER FIEL, MAS FIEL y SÚPER REFIEL. A tal efecto, en el análisis de registrabilidad se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos

con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre el signo SÚPER FIEL que distingue productos amparados en la Clase 05, y las marcas registradas MAS FIEL y SÚPER REFIEL (mixtas) que distinguen productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta en principio que, de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

QUINTO: El examen de registrabilidad de marcas que distinguen productos comprendidos en la Clase 05 debe ser particularmente riguroso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos debido a una posible similitud entre las marcas que los distinguen. Debe tenerse presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de seres vivos.

SEXTO: El Juez Consultante deberá determinar si se está frente a una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así establecer el riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Se resalta que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las

oficinas competentes en cada País Miembro. Actividad ésta que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.” VII-. CONSIDERACIONES 7.1. Problema Jurídico El asunto se orienta a determinar si la expresión mixta SÚPER FIEL respecto de la cual la Superintendencia negó el registro a la actora es confundible con la marca registrada MAS FIEL de propiedad de GERMÁN ARANDA CASTELLANOS. Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial, es decir: i) determinar si el elemento gráfico o el nominativo prevalecen en las marcas en conflicto, ii) determinar si son confundibles desde el puntos de vista ortográfico, fonético o ideológico, iii) verificar si existen partículas de uso común, iv) dilucidar si hay conexión competitiva, v) si se trata de productos farmacéuticos que merezcan un mayor grado de rigurosidad en el análisis de registrabilidad y vi) se efectuará una valoración del asunto en relación con el fallo proferido el 22 de marzo de 2013 dentro del proceso número 11001-0324-000-2008-00279 en el que se ventiló un asunto semejante. 7.2.- Comparación de las marcas Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: 7.2.1.- Comparación de marcas mixtas. Elemento predominante

Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante dado que las marcas enfrentadas son mixtas. Pues bien, es claro que el elemento denominativo es sobresaliente en relación con el figurativo o gráfico, de modo que deben seguirse las reglas para su análisis de la siguiente manera:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En atención a que en el caso bajo estudio la parte denominativa de los signos en conflicto se encuentra formada por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 7.2.2.- Análisis de signos con parte denominativa compuesta Debe ahora determinarse el grado de distintividad de las palabras que forman el elemento denominativo de las marcas en cuestión. Sobre lo anterior el citado Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial del caso que nos ocupa:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de (…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005, caso: CANALETA 90, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1217, de 11 de julio de 2005).3 Aplicando los anteriores criterios, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos SÚPER FIEL, MAS FIEL y SÚPER REFIEL. 7.3.- Distintividad Desde el punto de vista ortográfico se presentan semejanzas en las letras, las raíces, las terminaciones, la extensión y forma de las etiquetas y los gráficos. En efecto, la marca SÚPER FIEL solicitada coincide DE MANERA IDÉNTICA con MÁS FIEL en la expresión FIEL. En lo que hace al criterio fonético los signos SÚPER FIEL y SÚPER REFIEL coinciden en la palabra SÚPER. Frente al aspecto conceptual o ideológico, las marcas enfrentadas presentan evidentes equivalencias, como quiera que la expresión FIEL da a entender algo que cumple con las expectativas, y SÚPER es una expresión que evoca algo Superior o muy bueno. La partícula MAS indica aumento, preferencia,

Superioridad, etc. En tal contexto, es claro que las tres expresiones dan la idea de que los productos que identifican son muy o más fieles que los demás. Realizado el cotejo de los signos en conflicto, es necesario precisar si las palabras “SÚPER” y “FIEL” serían palabras de uso común. 3 Folio 151 de éste Cuaderno. 7.4.- Palabras de uso común El señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS, tercero interesado, manifestó que las palabras “SÚPER” y “FIEL” son palabras de uso común. Según lo que se ha dicho sobre el particular, al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han

de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.4 4 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,

2010. Pág. 215.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, ya que se trata de una circunstancia excepcional a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 7.4.1. La palabra SÚPER En el archivo digital de la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraron, entre otras marcas registradas, hasta la fecha de radicación de la solicitud de la palabra SÚPER, las siguientes: N Signo Expre Expedi Ni Clas Ti Certifi o sión Titular(es) ente za e(s) po cado Vigenc Estado ia 1 MAR SÚPE AZUL 93 7 3 N 15616 14/03/ CONCE

) CAS R K S.A. 379043 O 5 2014 SION RIEL 2 MAR SÚPER INDUSTRI 96 7 3 M 18938 18/09/ CONCE

) CAS LUZ AS K002100 I 5 2016 SION

CERA LTDA.

3 MAR SÚPER XINDUSTRI 96 7 3 M 20753 13/04/ CONCE ) CAS 2 AS K009900 I 1 2008 SION

CERA LTDA. 4 MAR MASHMEI 97 7 3 N 20536 30/01/ CONCE ) CAS SÚPERTEC JER 017143 O 7 2008 SION

TION AROMATI CS B.V. 5 MAR SÚPER HENRY 00 7 3 M 22974 17/10/ CONCE ) CAS LIFE PAVA CAMELO 009122 I 2 2010 SION 6 MAR BEISBOL 00 7 3 N 23145 27/11/ CONCE ) CAS SÚPERCAN DE 013333 O 8 2020 SION

AL COLOMBI A S.A.S. 7 MAR PRODUC 96 7 3 M 19296 21/01/ CONCE

) CAS SÚPERKID TORA DE 031043 I 3 2007 SION

JABONES

LIMITADAPROJAB

ONES LTDA. 8 MAR SÚPER JOHNSO 03 8 3 N 27536 26/09/ CONCE ) CAS SUDZER N & 012990 O 5 2013 SION

JOHNSO N 9 MAR SÚPER JACQUEL 01 7 3 N 24199 28/09/ CONCE ) CAS JACKY INE 014534 O 9 2021 SION

GARZON ARCOS 1 MAR SÚPER AZUL K 93 7 3 M 15848 28/04/ CONCE 0 CAS RIEL S.A. 411781 I 7 2014 SION ) 1 MAR SÚPER 194 7 3 N 18928 31/05/ CONCE

1 CAS STRIP SUCESO 031610 O 2 2016 SION

) RES DE

JOSE JESUS

RESTREP

O & CIA.

S.A.

2SUCESO

RES DE

JOSE JESUS

RESTREP

O & CIA.

S.A. 1 MAR UNILEVE 99 7 3 N 22661 03/01/ CONCE 2 CAS SÚPERDET R 030738 O 5 2020 SION

) ANDINA

COLOMBI

A LIMITADA 1 MAR UNILEVE 99 7 3 M 26088 29/06/ CONCE 3 CAS SÚPERDET R 034203 I 0 2020 SION

) ANDINA

COLOMBI

A LIMITADA 1 MAR SÚPER AZUL K 01 7 3 M 25116 05/02/ CONCE 4 CAS RIEL S.A. 029276 I 6 2022 SION ) 1 MAR SÚPER CAPILL 03 8 3 M 28181 25/06/ CONCE 5 CAS OXIDE FRANCE 033384 I 8 2014 SION ) S.A. 1 MAR ANDERS 99 7 3 M 22876 17/08/ CONCE

6 CAS SÚPERTRE ON Y 051232 I 9 2010 SION

) S KELLER

DE

COLOMBI

A LIMITADA Lo anterior demuestra que se trata de una partícula débil. El mismo análisis debe hacerse en relación con la palabra FIEL. 7.4.2.- Marca FIEL Del registro de la Superintendencia de Industria y Comercio se desprende lo siguiente:

SIGNO EXPRESIÓN REPROD TITULAR( EXP CL CERTI VIGE ESTAD

UCCIÓN/ ES) EDIE AS FICAD NCIA O

TIPO NTE E(S) O MARCA FIEL NOMINAT BASF 92 5 132107 28/12/ CONCE S IVA QUIMICA 2860 1995 SIÓN COLOMBI 81 5

ANA S.A.

MARCA CFIEL CORPOR 04 35 294017 15/03/ CONCE

S ACION DE 0769 2015 SIÓN

FERIAS Y 90

EXPOSICI

ONES

S.A.CORF

ERIAS S.A.

MARCA AUTO