CE-11001-03-24-000-2009-00005-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y la marca mixta SUPER REFIEL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SUPER y por eso se excluye del análisis / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por existir semejanza con la marca SUPER REFIEL previamente registrada en la misma clase y porque identifican los mismos productos La Sala advierte que si bien se excluyó para efectos del cotejo la expresión SUPER por ser de uso común para la clase respectiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, se refirió a los términos laudatorios, atendiendo a que el signo y la marca estaban conformados por la expresión SUPER. En este sentido, definió la expresión laudatoria como aquella “[…] que alaba, enaltece, exalta, etc., las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo […] la utilización de este tipo de expresiones puede denotar beneficios respecto del resto de competidores, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación exclusiva […]”. En tal contexto, la expresión SUPER, de acuerdo con la definición antes señalada, da la idea o concepto que los productos que identifica el signo o la marca son superiores a los demás, por lo que la Sala considera que se trata de una expresión laudatoria; sin embargo, atendiendo a que el signo no está conformado exclusivamente por expresiones

laudatorias que refieran a los productos que pretende identificar, la Sala considera que no se configura el supuesto fáctico previsto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En virtud de lo expuesto, luego de realizar una comparación en conjunto, sin descomponer los elementos que integran el signo y la marca, y empleando el método de cotejo sucesivo; la Sala considera que el signo solicitado SUPER FIEL y la marca SUPER REFIEL presentan similitudes que pueden conllevar a que se genere un riesgo de confusión en el consumidor, toda vez que la única diferencia, esto es, el prefijo RE en la segunda palabra, no le otorga la suficiente carga semántica y fonética al signo que permita diferenciarlo plenamente de la marca, aunado al hecho que los dos evocan el mismo significado. En este punto, la Sala reitera que en aquellos eventos en los cuales un signo reproduzca una marca, puede llegar a ser registrable si incluye elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad, lo cual no ocurre en el caso bajo estudio. […] [L]a Sala considera que las dos marcas van a compartir los mismos canales de distribución y comercialización, como supermercados y en tiendas como farmacias y droguerías, aunado al hecho que, en los almacenes de grandes superficies, se encontrarán en el mismo stand o pasillo. Asimismo, compartirán los mismos medios de publicidad; por lo que se configura el segundo de supuesto previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que debido a la semejanza entre el signo solicitado y

las marcas y a la identidad entre los productos que identifican, existe riesgo de confusión y de asociación, por lo que no procede el registro como marca del signo solicitado. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y la marca mixta MAS FIEL previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por existir semejanza con la marca MAS FIEL previamente registrada en la misma clase y porque identifican los mismos productos [U]na vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que el signo mixto solicitado SUPER FIEL es semejante a la marca mixta MAS FIEL: porque, en primer lugar, comparten la expresión FIEL y, en segundo lugar, aunque las primeras palabras del signo y la marca son diferentes, éstas hacen referencia a superioridad, por lo que en la mente del consumidor permanecerá la segunda expresión y, de esa manera, es que identificarán el respectivo producto. En este sentido, la Sala considera que las palabras SUPER o MÁS no otorgan un grado de distintividad suficiente que permita diferenciar las marcas en el mercado. Corolario de lo expuesto, atendiendo a que existe semejanza entre el signo solicitado y las marcas SUPER

REFIEL y MAS FIEL y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la similitud, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como las marcas, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito simultáneamente teniendo en cuenta que las marcas cuyo titular es el tercero con interés en las resultas del proceso identifican los mismos productos como se puede apreciar en el numeral 33 supra. [L]a Sala considera que las dos marcas van a compartir los mismos canales de distribución y comercialización, como supermercados y en tiendas como farmacias y droguerías, aunado al hecho que, en los almacenes de grandes superficies, se encontrarán en el mismo stand o pasillo. Asimismo, compartirán los mismos medios de publicidad; por lo que se configura el segundo de supuesto previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que debido a la semejanza entre el signo solicitado y las marcas y a la identidad entre los productos que identifican, existe riesgo de confusión y de asociación, por lo que no procede el registro como marca del signo solicitado. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y las marcas mixtas SUPER REFIEL y MAS FIEL previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN / Lo es SUPER en la clase 3 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad [R]evisado el Sistema de Información de la Propiedad Industrial, la Sala encuentra

que, para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la palabra SUPER era un término de uso común en las marcas que identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Atendiendo a que la palabra SUPER es común en las marcas que identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala considera que la expresión debe excluirse del cotejo marcario; advirtiendo que la misma no puede ser apropiable por ningún empresario y, en ese sentido, las marcas que la incluyen son débiles. Lo anterior, implica que no puede determinarse semejanza entre el signo y marcas a comparar únicamente por compartir dicha partícula, sino que deberán tenerse en cuenta los demás elementos de uno y otra. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y la marca mixta SUPER REFIEL previamente registrada / FAMILIA DE MARCAS – Concepto / FAMILIA DE MARCAS – No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala encuentra que la parte demandante es titular de las marcas SUPER RIEL, relacionadas en el numeral 6.2. supra, por lo que considera que el signo solicitado SUPER FIEL, lo único que comparte es la partícula SUPER, la cual, como se determinó en el numeral 51 supra, es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, el rasgo común en las marcas cuyo titular es la parte demandante y el signo solicitado no logra identificar de manera exclusiva el empresario, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado marcas con dicha partícula; y, por lo tanto, no se

encuentra acreditada la existencia de una familia de marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00005-00

Actor: AZUL K S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Signo mixto SUPER FIEL. Comparación entre signos mixtos SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Azul K S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26720 de 29 de julio de 2008, 30968 26 de agosto de 2008 y 37869 de 30 de septiembre de 2008.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Azul K S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecido

establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26720 de 29 de julio de 20084, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 30968 de 26 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 37869 de 30 de septiembre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto SUPER FIEL, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 26720 de 29 de julio de 2008, notificada a mi representada el 01 de agosto de 2008, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGÓ el registro de la marca mixta “SÚPER FIEL” para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor de la sociedad AZUL K S.A.

domiciliada en Bogotá, D.C. Colombia.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 30968 de 26 de agosto de 2008, notificada mediante fijación en lista de 28 de agosto de 2008, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el 1 Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 47 a 66 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Esta resolución negó el registro de la marca mixta “SUPER FIEL”. 5 Cfr. Folios 49 y 50 recurso de reposición interpuesto en subsidio de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 26720 de 29 de julio de 2008, que negó el registro de la marca mixta “SÚPER FIEL”, para distinguir productos en la clase 03 Internacional a favor de la sociedad AZUL K S.A. domiciliada en Bogotá, D.C. Colombia. TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37869 de 30 de septiembre de 2008, notificada personalmente a mi representada

el 06 de octubre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución 26720 de 29 de julio de 2008, y declaró agotada la vía gubernativa. CUARTA.- Como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones mencionadas anteriormente, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a La Superintendencia de Industria y Comercio, otorgar el registro de la marca “SÚPER FIEL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor de la sociedad AZUL K S.A. domiciliada en Bogotá, D.C. Colombia. QUINTA.- Que se ordene la publicación de la sentencia que decida este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 27 de septiembre de 2007, el registro de la marca mixta SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La referida solicitud se publicó, el 30 de noviembre de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 582, la cual fue objeto de oposición por el señor Germán Aranda Castellanos, tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas SUPER REFIEL y MAS FIEL, que identifican productos de la misma Clase. 4.3.La Jefa de la División de Signos Distintivos declaró, por medio de la

Resolución núm. 26720 de 29 de julio de 2008, fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro de la marca mixta SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.Interpuso, el 5 de agosto de 2008, ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 26720 de 29 de julio de 2008. 4.5.La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 30968 de 26 de agosto de 2008, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26720 de 29 de julio de 2008. 4.6.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 37869 de 30 de septiembre de 20008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26720 de 29 de julio de 2008. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 1346 y el literal a) del artículo 1367 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. - 32 - Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]” 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6.1. Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, “[…] en la medida que no hace un examen de los signos en conjunto, y en consecuencia niega la marca de manera injusta y violando los procedimientos señalados por las normas vigentes para el cotejo de marcas similares […]”9.

6.2. Precisó que le fueron otorgados varios registros marcarios que son similares a la marca solicitada y que corresponden a: Marca Clase Certificado Vigencia No. SÚPER RIEL 03 156.165 14 de marzo de 2014 03 158.487 28 de abril de 2014 03 251.166 05 de febrero de 2012 05 251.167 01 de febrero de 2012 6.3. En ese orden, precisó que los “[…] Registros que fueron otorgados hace varios años por la Oficina Colombiana de Marcas y que son similares y casi idénticos a la marca solicitada y que demuestran que la actual solicitud es una modalidad más de la familia de las acreditadas marcas registradas y vigentes a favor de AZUL K S.A., pues la actual solicitud de marca consiste en un diseño de la cual hace parte la expresión SÚPER FIEL + Diseño, signo que difiere de SÚPER RIEL + diseño en todo su conjunto, únicamente en que la letra, la R es cambiada por la letra F […]”10. 6.4. Señaló que “[…] es evidente que una modalidad más de las marcas mixtas “SÚPER RIEL” registradas con años de anterioridad, pues las marcas “SÚPER RIEL” Certificado de Registro No. 156.165 y SÚPER RIEL + Diseño Certificado de Registro No. 158.487 fueron otorgadas desde el año de 1994, mientras las marcas SUPER RIEL + Diseño Certificado de registro No. 251.166 y SUPER RIEL + Diseño Certificado de registro No. 251.167 se encuentran registradas desde el año 9 Cfr. Folio 54 10 Ibidem 2002, es decir todos los registros son anteriores a las marcas base de la negativa

[…]”11. 6.5.Afirmó, de acuerdo a lo anterior, que “[…] las marcas base de la negativa “MAS FIEL” y “SÚPER REFIEL” son las que han aprovechado injustamente del prestigio y reconocimiento de las marcas de la sociedad AZUL K S.A. reiteradamente imitándolas y reproduciéndolas. Es así como el señor GERMAN ARANDA CASTELLANOS ha reproducido las acreditadas marcas de AZUL K S.A. y ahora con base en las marcas equivocadamente concedidas a su favor la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado por mi representada, el cual cumple con los requisitos de orden legal para ser concedido como marca […]”12. 6.6. Indicó que “[…] la marca solicitada por mi representada “SÚPER FIEL” + Diseño se encuentra provista de elementos adicionales, los que, por ser sustanciales, esenciales y predominantes dentro del respectivo registro, lo hace diferente y en consecuencia, fácilmente identificable por los consumidores […]”13. 6.7. Añadió que “[…] La marca solicitada a registro “SÚPER FIEL” + Diseño es novedosa y distintiva, y constituye una modalidad más de las acreditadas y reconocidas por SÚPER RIEL de la sociedad AZUL K S.A., líder en el mercado de jabones y específicamente en el mercado de jabones para ropa […]”14. 6.8. Adujo que “[…] la Oficina de Marcas no comparó los signos en conjunto, por el contrario, fraccionó el signo desconociendo las expresiones y los diseños que componen los signos enfrentados que le imprimen novedad y distintividad frente a

las otras marcas base de la negativa, apartándose del principio orientador dentro del cotejo de signos en la ley marcaria, que exige su comparación en conjunto […]”15. 6.9.Sostuvo que “[…] las Resoluciones demandadas llegan a tan apresurada y equivocada conclusión por cotejar desvertebradamente los signos enfrentados, lo que se reitera desconoce uno de los principios orientadores en el cotejo de signos 11 Cfr. Folio 55 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 58 14 Ibidem. 15 Cfr. Folio 59 en conflicto, que exige la comparación de las marcas en conjunto y por ello no es admisible ningún tipo de fraccionamiento […]”16. Contestaciones de la demanda

7. La parte demandada17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.Sostuvo que “[…] el signo solicitado SUPER FIEL presenta similitudes susceptibles de generar confusión al consumidor con las marcas previamente registradas MAS FIEL y SUPER REFIEL de Germán Aranda, similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que imposibilitan su identificación e individualización […]”19. 7.2.Indicó que “[…] no cabe duda que los productos que distinguen los signos enfrentados están íntimamente correlacionados, habida cuenta que el signo solicitado busca identificar los mismos productos de las marcas previamente registradas, por lo cual es evidente la conexión competitiva […]”20. 7.3.Señaló que “[…] entre la (sic) marca (sic) en conflicto existen semejanzas de orden gráfico, que impiden su identificación e individualización, en tanto el signo

cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación […]”21. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso 22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.Sostuvo que “[…] la marca solicitada reproduce idénticamente la expresión FIEL previamente registrada por mi poderdante con su signo MAS FIEL y SUPER 16 Cfr. Folio 60 17 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 171 18 Cfr. Folios 159 a 165 19 Cfr. Folio 163 20 Cfr. Folio 164 21 Ibidem 22 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 147 23 Cfr. Folios 148 a 158

REFIEL para distinguir los mismos productos de la clase del nomenclátor es decir, productos de la clase 3 internacional […]”24. 8.2.Indicó que “[…] la marca solicitada comparte la expresión FIEL, la cual es una denominación de fantasía perfectamente distintiva y de propiedad de mi poderdante, adicionalmente el signo solicitado comparten (sic) la expresión SUPER, que es un término laudatorio […]”25. 8.3.Resaltó que “[…] Mi poderdante se opuso a la solicitud de registro de la marca SUPER FIEL, con fundamento en sus marcas previamente registradas y vigentes, teniendo en cuenta que la expresión SUPER en su superlativo inapropiable en forma exclusiva tanto es así que en las clases 3 y 5 internacional diferentes empresarios utilizan dicha expresión que lo acompaña es decir, FIEL es la que se

otorga distintividad y la misma ya se encuentra registrada a favor de mi poderdante […]”26. 8.4. Indicó que “[…] Los derechos mencionados por la sociedad accionante respecto a los signos SUPER RIEL, son improcedentes e inaplicables en el presente caso, como quiera que se trata de signos con un contenido conceptual completamente diferente […]”27. 8.5. Adujo que “[…] la marca objeto de esta acción no solo es negada por el hecho de la existencia previa de la marca SUPER REFIEL, sino que la misma tal y como ya lo argumente y reitero el Despacho, es negada por la existencia de la marca MAS FIEL que distingue productos de la clase 3 internacional, marca que no tuvo objeciones por terceros y mucho menos observaciones de la entidad competente, es por ello que el análisis de confundibilidad y semejanza se realiza con la marca MAS FIEL, pues vistos los criterios de la Superintendencia de Industria y Comercio y la oposición realizada por mi poderdante la misma reproduce idénticamente la marca previamente registrada por mi poderdante MAS FIEL […]”28. 8.6.Por último, manifestó que “[…] es claro que los argumentos planteados para negar el registro de la marca SUPER FIEL para distinguir productos de la clase 3 24 Cfr. Folio 151 25 Ibidem 26 Cfr. Folio 154 27 Ibidem 28 Cfr. Folio 155 internacional por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, y a las normas que regulan la protección de los derechos de Propiedad Industrial […]”29. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 28 de junio de 2011, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 206-IP-2015 de 2 de febrero de 201730, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] El Juez consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) por ser procedente. No procede la interpretación del Artículo 134 por cuanto los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca no son parte de la controversia. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 debido a que los signos controvertidos estarían constituidos por términos laudatorios […]”. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de noviembre de 201831, por un lado, decretó la reanudación del proceso y, por el otro, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto

en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

12. Durante el término legal, las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en 29 Cfr. Folio 157 30 Cfr. Folios 224 a 237 31 Cfr. Folios 249 y 250 la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 206-IP-2015 de 2 de febrero de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo relativo a los términos laudatorios; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

14. Visto el artículo 128 numeral 7.º22 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre

distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

16. Los actos administrativos acusados32 son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 26270 de 29 de julio de 200833, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro de 32 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 33 Cfr. Folios 6 a 10 la marca mixta SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…]Antecedentes marcarios Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad.

Marca Titular Expediente Clase Tipo Certificado Vigente

GERMAN MAS ARANDA 06 062440 3 MI 326954 29/12/2016

FIEL

CASTELLANOS

GERMAN SUPER ARANDA 06 109648 3 MI 354878 26/03/2018

FIEL CASTELLANOS Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera:

Marca solicitada Marca opositora Marca opositora […] En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. En ese sentido, el signo solicitado SUPER FIEL y las marcas SUPER FIEL y MAS FIEL, presentan confusión de tipo ortográfico, pues coinciden con la mayoría de sus letras. Encontramos que la expresión FIEL, es idéntica respecto de la marca opositora MAS FIEL. Mientras que, la marca solicitada la reproduce la marca SUPER REFIEL, con la única diferencia de eliminar la sílaba RE de la segunda palabra (FIEL y REFIEL). En el campo visual, de percepción de elementos figurativos, vemos que la gráfica incluye la parte denominativa en un tipo de letra determinado que no le proporcionan al signo solicitado herramientas de diferenciación. En el campo fonético o auditivo, se analizará la pronunciación de las marcas que puede ser distinta o como se perciben gráficamente, se debe ubicar la sílaba tónica, ver las raíces, las terminaciones, etc. En el presente asunto podemos apreciar que dadas las coincidencias ortográficas entre el signo SUPER FIEL y la marca SUPER REFIEL, hay semejanzas y prácticamente al ser pronunciadas suenan igual. Finalmente, en el campo conceptual o ideológico, que consideramos es la perspectiva de confusión o diferenciación más importante, se deberá analizar la comprensión o significación que generan los signos en el consumidor teniendo