CE-11001-03-24-000-2009-00074-00-2014

NOTORIEDAD DE LA MARCA - Concepto Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por un grupo de personas pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida ente dicho grupo. NOTORIEDAD DE LA MARCA MARGARITA – Se prescinde de su estudio por cuanto no es confundible con la marca MAFE La sociedad demandante construyó el argumento de la notoriedad a partir de concebir confundibles las marcas porque a su juicio prevalece el elemento figurativo sobre el nominativo. No obstante, como ya se estableció, el elemento predominante es éste último dadas las consideraciones de la potencialidad de recordación de las palabras, el tamaño y la disposición de las mismas. Visto lo anterior, coincide la Sala con los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando manifestó que no había lugar a hacer el estudio de notoriedad de la marca MARGARITA en la medida en que ello sólo es viable si de manera previa se concluye que las marcas cotejadas son confundibles, situación que no aconteció en el sub judice, y que habilita a la Sala a negar las pretensiones, dado que, se reitera, el signo MAFE goza del requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00074-00

Actor: FRITO LAY COLOMBIA LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 8651 del 25 de abril de 2005 por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió a LEÓN CESAR CHAVERRA el registro de la marca mixta que consiste en el dibujo de un oso panda y la denominación MAFE para distinguir los productos comprendidos en la clase 35, la número 17733 del 30 de mayo de 2008 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición contra el anterior acto administrativo en el sentido e confirmarlo, y la número 33271 del 29 de agosto de 2008 mediante la cual se resolvió la alzada confirmando igualmente la Resolución No. 8651 de 2005.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo

de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia: II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 1. “Que es nula la Resolución No. 8651 de fecha 25 de abril de 2005, proferida por el Jefe de división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por Frito Lay Colombia Ltda. y se concede el registro de la marca mixta que consiste en el dibujo de un oso panda y la denominación MAFE, para distinguir “gestión de negocios comerciales, en especial la compra, venta, distribución de confitería, chocolatería y galletería”, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

2. Que es nula la Resolución No. 17733 de 30 de mayo de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir al recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 8651 y concedió el recurso de apelación contra dicha Resolución.

3. Que es nula la Resolución No. 33271 de 29 de agosto de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 8651 antes mencionada y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones 8651, 1733 y 33271 atrás indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 361.707 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca mixta que consiste en el dibujo de un oso panda y la denominación MAFE.

5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo.”1 2.2.- Fundamentos de hecho

a. El 31 de mayo de 2002, el señor LEÓN CÉSAR CHAVERRA MILLÁN solicitó el registro de la marca mixta MAFE y el dibujo de un oso panda para distinguir productos de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. b. La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. presentó oposición al registro de la marca, basándose marcas previamente registradas y de su propiedad. c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución No. 8651 del 25 de abril de 2005, concedió el registro solicitado por la parte actora y declaró infundada la oposición. 1 Folios 27 y 28 de este Cuaderno. d. Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de

reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución No. 17733 del 30 de mayo de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder el registro de la marca. e. A través de Resolución No. 33271 del 29 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de conceder el registro de la marca. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: Consideró que se violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que la marca cuyo registro se solicita reivindica la figura caracterizada de un oso panda, cuyas características esenciales coinciden con las del mismo animal previamente registro por ella, el cual predomina dentro del conjunto e impacta visualmente al consumidor de manera determinante. A su juicio, los elementos susceptibles de comparación son las figuras caricaturizadas del oso panda, no sólo por ser un elemento esencial y gráficamente preponderante en las mismas, sino por ser su elemento común y semejante, teniendo en cuenta que conceptualmente representan la misma idea, no solo por evocar el mismo animal sino por la actitud del mismo. Por ello, alegó que la Superintendencia erró al comparar los elementos denominativos, los cuales resultan disímiles. Aunado a lo anterior, manifestó que se presenta una conexión competitiva debido a la inclusión del término descriptivo COMESTIBLES en el conjunto del signo

compuesto por la denominación MAFE y el diseño de un oso panda. Dicha inclusión indica una relación directa de competencia entre los servicios que pretenden amparar las marcas en conflicto, lo cual demuestra el evidente riesgo de confusión y asociación del origen empresarial a que puede verse expuesto el público consumidor. Por último, señaló que la marca MARGARITA, uno de cuyos elementos esenciales es la figura caricaturizada de un oso panda, es una marca notoriamente conocida en el territorio colombiano, desde una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca objeto del presente proceso y en esa medida la entidad demandada violó el literal h) del artículo 136, toda vez que se abstuvo de analizar la notoriedad invocada por el actor, aspecto éste de considerable importancia debido a que merece un tratamiento especial en cuanto a la protección de marcas que puedan resultar confundibles. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación afirmando que había efectuado un examen de registrabilidad concienzudo observando la distintividad inherente del signo y su relación frente a terceros, de lo cual concluyó que el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. De allí que afirmara que después de un impacto general, las marcas en conflicto no son confundibles, siendo que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen composición completamente distinta; las denominaciones tienen significados propios y de fácil comprensión para el público. De igual forma, analizó la figura del oso panda y señaló que el panda de la marca

solicitada tiene facciones más reales que el de la marca opositora, además que difieren en cuanto a la posición y actitud. Por lo anterior, consideró que era evidente la ausencia de confusión en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual pues cada uno de los signos tiene su significado propio que los diferencia entre sí e impide el riesgo de confusión y asociación en el consumidor. En cuanto al análisis de notoriedad consideró que una vez se concluye que la marca solicitada no es una reproducción resultaba irrelevante. IV.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Notificado el señor LEÓN CESAR CHAVERRA MILLÁN, tercero interesado en las resultas del proceso, no hizo ningún pronunciamiento pese a haber sido notificado2. V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 5.1.- La sociedad actora sostuvo que de las pruebas obrantes en el proceso podrían deducirse las siguientes conclusiones: Señaló que de los estudios de mercado titulados “Consumer Regard” y “Brand Tracker”, realizados a través de metodologías estadísticas entre agosto de 2001 y junio de 2002, se demostró que MARGARITA y el diseño de una osa panda es conocida y reconocida por la gran mayoría de los consumidores y partícipes del sector del mercado referente a los productos alimenticios especialmente pasabocas, al punto que es la tercera marca en “top of mind” (primera recordación de marca), sólo superada por las marcas JET (chocolates) y NOEL (galletas). Afirmó que si se analizan estos resultados con las muestras del producto se puede

colegir que el reconocimiento de la marca de FRITO LAY COLOMBIA LTDA., no sólo ampara la expresión MARGARITA sino también el diseño de la osa panda, logo tradicional de la marca desde su creación, presente en todos los empaques, facturas y material publicitario. 2 Folio 66 ibídem. Adujo que la marca de la que era titular ha sido promocionada de manera ininterrumpida no solo por la actora sino por su predecesora Productos Alimenticios Margarita S.A., desde hace dos décadas, y cuenta con una relevancia indudable en el mercado. Sobre la amplitud y extensión geográfica los documentos aportados con la demanda demuestran cómo la marca opositora es comercializada en la totalidad del territorio colombiano a través de tiendas, colegios y en los principales almacenes de cadena del país. Informó que a compañía de análisis ACNielsen demostró una distribución en el mercado en un promedio ponderado mayor al 70% en todas las regiones del país, y en la mayoría de las regiones superior al 90%. En cuanto a la difusión de la marca en los principales medios de comunicación del país tales como RCN Televisión y Caracol televisión en un número de comerciales significativos emitidos en las principales franjas de emisión disponibles en estos medios, obteniendo con ello niveles de difusión (rating) certificados por la sociedad Ibope Colombia (osa panda) es resultado de un esfuerzo constante de la actora. Las cifras de valores invertidos en la publicidad y promoción de los productos identificados con la marca opositora en campañas publicitarias en los medios de comunicación ascendió a tres mil millones de pesos según el estudio de la compañía Media Planning.

Las cifras de ventas de producto para el periodo 2000 a 2004 podía ascender a las ocho mil toneladas, lo cual refleja el éxito comercial, aunado a que en esos periodos la participación en el mercado fue del 31%. Concluyó que todo lo anterior demuestra que la marca MARGARITA & diseño es notoriamente conocida respecto de los productos de las clases 29 y 30 y era notoria para el año 2002 para identificar productos de la clase 35 relacionados con galletas y confitería. También aludió a un antecedente jurisprudencial que debía aplicarse al caso contenido en la sentencia del 23 de abril de 1998 proferida por la Sección Primera dentro del proceso 4022 con ponencia del Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa. Insistió que las caricaturas de la osa panda coincidían en los aspectos gráficos y conceptual ya que los trazos característicos del dibujo son acentuadamente parecidos en la medida en que se traducen en la imagen humanizada de la parte superior del cuerpo (pecho, brazos y cabeza) de una osa panda apoyada sobre la expresión que compone el signo. Desde el punto de vista conceptual se reproduce el concepto marcario no solo por evocar el mismo animal sino por la actitud infantil y jocosa de éste y por su relación con nombre femenino. Aseguró que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al resaltar que existían diferencias en detalles gráficos de los signos para crear diferencias que no existe entre las marcas, más un, si se tiene en cuenta que el consumidor medio no es el más detallista y cuidadoso, y siempre central su atención en la

expresión visual que le desierta la figura y además guarda en su memoria una impresión general. Siendo ello así, para la actora existe un riesgo de confusión alto en la medida en que la marca registrad reproduce el elemento emblemático de la opositora que es un elemento esencial y caracterizante de ambas marcas. Agregó que el registro y uso de la marca MAFE más diseño podría afectar el valor comercial y publicitario que tiene la marca de FRITO LAY COLOMBIA LTDA. 5.2.- La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión afirmando que entre las expresiones MAFE y las marcas opositoras MARGARITA, FOSFORITO y CHOCLITOS se presentan diferencias claras, ya que éstas últimas constan de nueve (9) letras en tanto que MAFE consta de cuatro (4). Es más corta tanto en escritura como en pronunciación. En ese orden de ideas, mal podría pasarse al análisis de asociación, puesto que para que una marca sea confundible debe reunir características de confundibilidad visual, conceptual o fonética pero además que exista un riesgo de asociación en los productos que se identifican con la expresión, situación que no se presenta en el caso bajo examen. En lo que concierne al aspecto gráfico adujo que si bien ambos signos consistían en la representación de un panda, la posición, enfoque, características y prevalencia de las figuras respecto del signo al cual pertenecen son propias, y al cotejarlas entre sí no despiertan la misma impresión en el consumidor. Sostuvo que las marcas eran mixtas pero que predominaba el elemento denominativo dada la fuerza propia de las palabras MAFE/MARGARITA/CHOCLITOS.

VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 161-IP-2011 del 2 de mayo de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MAFE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto con otros signos mixtos se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento

gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los

productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios de la Clase 35 y productos de las Clases 29 y 30, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.”3

VII-. CONSIDERACIONES 7.1. Problema Jurídico El asunto se orienta a determinar si la expresión mixta MAFE más diseño que la Superintendencia registró de propiedad de LEÓN CESAR CHAVERRA es confundible con la marca registrada MARGARITA más diseño de propiedad de la

sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA.

Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial, es decir: i) determinar si el elemento gráfico o el nominativo prevalecen en las marcas en conflicto, ii) registrabilidad por identidad gráfica, fonética o ideológica, iii) reglas para efectuar el cotejo marcario, iv) notoriedad, v) conexión competitiva y vi) se efectuará una valoración del asunto en relación con el fallo proferido el 23 de abril de 1998 dentro del proceso número 4022 en el que se ventiló un asunto semejante. 7.2.- Comparación de las marcas

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: 3 Folios 122 vuelto a 123 ibídem. 7.2.1.- Comparación de marcas mixtas. Elemento predominante Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante dado que las marcas enfrentadas son mixtas. Pues bien, contrario a lo que esgrimió el apoderado de la sociedad actora, para la Sala es claro que el elemento denominativo es sobresaliente en relación con el figurativo o gráfico en consideración al tamaño de las palabras y la fuerza propia de éstas, de modo que deben seguirse las reglas para su análisis de la siguiente manera: 1. “Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”4 7.2.- Distintividad 4 Folio 118 vuelto.

Desde el punto de vista ortográfico se observa que el signo solicitado está compuesto por cuatro (4) letras y la registrada previamente por nueve (9) letras,

veamos: MAFE Vs. MARGARITA Solicitada Registrada En lo que hace al punto de vista visual se advierte que los signos cotejados no presentan la misma secuencia vocálica como quiera que en la de propiedad de LEÓN CESAR ECHAVARRIA la estructura presenta una secuencia A –E, mientras que en la de la sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA., existe una secuencia A – A - I – A. Las terminaciones de las dos expresiones son también distintas, ya que la primera presenta terminación FE en tanto que la segunda termina en TA. Frente al aspecto conceptual o ideológico, las marcas enfrentadas presentan evidentes diferencias ya que la marca solicitada MAFE es un diminutivo del nombre femenino María Fernanda; en tanto que MARGARITA es el nombre de una flor o de una mujer, expresión distinta a la que se solicitó. La falta de distintividad que alega la actora por el aspecto gráfico también deberá negarse, ya que pese a que, como se dijo, el elemento que prevalece es el denominativo, el que se utilice un oso panda en la marca MAFE que se registró no determina por sí sola su confundibilidad con la marca MARGARITA de la demandante. 7.3.- Notoriedad Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por un grupo de personas pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida ente dicho grupo5. A fin de proteger este tipo de signos se han diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, asociación, de dilución y el de uso parasitario. El

Tribunal los define así: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008. Marca mixta: LOMÁS. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).” 6 Siguiendo las pautas del Tribunal, la Sala advierte que el análisis de notoriedad debe estar precedido de un resultado de confundibilidad de las expresiones enfrentadas. Así lo manifestó en la Interpretación Prejudicial de este asunto:

5 Folio 120 vuelto. 6 Folio 121 ibídem. “Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA).” (…) “Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).” (…) “En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá

probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.”7. La sociedad demandante construyó el argumento de la notoriedad a partir de concebir confundibles las marcas porque a su juicio prevalece el elemento figurativo sobre el nominativo. No obstante, como ya se estableció, el elemento predominante es éste último dadas las consideraciones de la potencialidad de recordación de las palabras, el tamaño y la disposición de las mismas. 7 Folios 120 a 122 ibídem. Visto lo anterior, coincide la Sala con los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando manifestó que no había lugar a hacer el estudio de notoriedad de la marca MARGARITA en la medida en que ello sólo es viable si de manera previa se concluye que las marcas cotejadas son confundibles, situación que no aconteció en el sub judice, y que habilita a la Sala a negar las pretensiones, dado que, se reitera, el signo MAFE goza del requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca. Los argumentos que expone la sociedad FRITO LAY COOMBIA LTDA., lo que conducen es a confirmar la legalidad de los actos censurados, ya que a pesar de que es posible que exista conexión competitiva por tratarse de productos similares o semejantes pese a que no se encuentran en el mismo noménclator, tal característica no tiene la suficiente entidad para determinar la confundibilidad de los signos en cuestión, ya que el consumidor promedio es conocedor de la clase de productos que ofrecía la sociedad MARGARITA S.A., ahora FRITO LAY COLOMBIA LTDA., al punto que va a distinguir cualquier comestible de esa

empresa de otro que ofrezca el mismo producto. En esa medida, y dado que no se ha probado que exista un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, la Sala negará las pretensiones por encontrar ajustadas al ordenamiento jurídico las resoluciones acusadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: NEGAR las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 11 de diciembre de 2014.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO