CE-11001-03-24-000-2009-00097-00-2020

1 PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NUTRIOLI y las marcas nominativa NUTRYOLEO y mixta GOURMET NUTRIOIL previamente registradas / MARCAS EVOCATIVAS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo NUTRIOLI en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con las marcas nominativa NUTRYOLEO y mixta GOURMET NUTRIOIL previamente registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRYOLEO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “N”- “U”-“T”- “R”- “O” -“L”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “NUTR”, así como las letras “OL” de la marca registrada. Frente a la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRIOIL”, también hay significativas similitudes ortográficas, en sus raíces y en sus terminaciones, dado que ambas marcas

coinciden en 8 letras “N”- “U”-“T”- “R”- “I” -“O” -“L” -“I”; tienen las mismas consonantes (“N”-“T”- “R”- “L”), las misma vocales (“U”- “I” -“O” -“I”) y la misma longitud. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRYOLEO” que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en “NUTR”, así como las letras “OL” de la marca registrada, además de que la letra “I” del vocablo “NUTRI”, del signo cuestionado, y la letra “Y”, de la expresión “NUTRY”, de la marca previamente registrada, tienen una pronunciación igual. […] Entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRIOIL”, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de las vocales y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de sus terminaciones (“OLI”- “OIL”). […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues son evocativas, al contener el vocablo “NUTRI”, que sugiere indirectamente en la mente de consumidor la idea de algo nutritivo, y las palabras “OLI”, “OLEO” y “OIL”, que son fácilmente relacionadas con la idea de aceite o aceite de oliva, de manera que la unión de dichas

expresiones genera una conexión o asociación entre nutritivo y aceite. […]De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “NUTRIOLI” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]”. Las marcas previamente registradas “NUTRYOLEO” y “GOURMET NUTRIOIL” distinguen los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor y distinguen productos en común, tienen la misma finalidad, en cuanto ambas identifican productos para la alimentación; pueden compartir Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 iguales canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NUTRIOLI y la marcas nominativa NUTRYOLEO y mixta GOURMET NUTRIOIL previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son NUTRI, NUTRY, OLI, OLEO, GOURMET y OIL en la clase 29 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo NUTRI, NUTRY, OLI, OLEO y OIL no se excluyen / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se excluye del cotejo la expresión GOURMET / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN

DE JURISPRUDENCIA

[L]as citadas palabras “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” sí

son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas en esa Clase, que las contienen, […]Por lo tanto, los vocablos “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al respecto, la Sala observa que la denominación “GOURMET” debe ser excluida del cotejo. Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”,“OLEO”, y “OIL”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00097-00

Actor: RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V

Demandado: NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ENTRE LA MARCA “NUTRIOLI” Y LAS MARCAS OPOSITORAS

“NUTRYOLEO” Y “GOURMET NUTRIOIL” SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS

SEMEJANZAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE

DISTINGUEN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 27375 de 30 de julio de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro" y 31517 de 27 de agosto de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante

SIC; y 43685 de 31 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la SIC, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 176 del CCA. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de junio de 2007 solicitó el registro como marca del signo “NUTRIOLI” (nominativo)1, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades PROVEEDORA SURAMERICANA DE ACEITES LTDA., en adelante SUPRACEITES LTDA. y GRASAS S.A. formularon oposición contra la misma, por cuanto estimaron que el signo solicitado “NUTRIOLI” (nominativo) resulta confundible con sus marcas “NUTRYOLEO” (nominativa) y “GOURMET NUTRIOL” (mixta), de las cuales son titulares, respectivamente. 3º: Señaló que mediante la Resolución núm. 27375 de 30 de julio de 2008, la Jefe

de la División de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, negó el registro de la marca "NUTRIOLI" (nominativa), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 31517 de 27 de agosto de 2008, expedida por la Jefe de la 1 El signo fue solicitado para identificar: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 División de Signos Distintivos de la SIC y el segundo, mediante la Resolución núm. 43685 de 31 de octubre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por falta de aplicación. Manifestó que la marca “NUTRIOLI” está conformada por elementos nominativos

que la hacen suficientemente distintiva y, por lo tanto, registrable para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibídem, por cuanto al resolver el conflicto planteado no tuvo en cuenta que las marcas base de oposición “NUTRYOLEO” y “GOURMET NUTRIOIL” constituyen signos genéricos respecto de los productos que identifica la Clase 29 Internacional. Afirmó que la expresión “NUTRYOLEO” se refiere a aceite nutritivo, lo que significa que dicho signo es genérico, máxime si se tiene en cuenta que el mismo va dirigido a identificar principalmente aceites, pues el objeto social de su titular es la fabricación y distribución de aceites y grasas comestibles. Anotó que existe un altísimo número de marcas registradas que incluyen el término “NUTRI”, para identificar productos alimenticios. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Adujo que es perfectamente viable el registro del signo “NUTRIOLI”, toda vez que se encuentra conformado por una partícula genérica (“NUTRI”) y una palabra de fantasía (“OLI”), además de que las marcas opositoras se encuentran conformadas por términos genéricos, razón por la que la entidad demandada no debió tenerlos en cuenta para efectuar la comparación marcaria.

Advirtió que teniendo en cuenta que los términos de carácter débil y genérico deben ser excluidos del análisis de registrabilidad, el análisis debía efectuarse únicamente respecto de “OLI”, “OIL” y “OLEO” y no de la partícula genérica “NUTRI”. Sostuvo que las marcas objeto de oposición ostentan un carácter débil, por lo que su previo registro no debe impedir el reconocimiento de nuevas expresiones que contengan algunos de los elementos que las componen, como ocurre en este caso con el signo “NUTRIOLI”. Manifestó que la actual coexistencia registral de las marcas “NUTRYOLEO” y “GOURMET NUTRIOIL”, a nombre de titulares diferentes, es una prueba real de la posibilidad de coexistencia de partículas genéricas sin que se vea afectado el derecho al consumidor. Aseguró que constituiría una violación de varios principios constitucionales que se aceptase la coexistencia de signos que tienen idéntico significado, tales como “GOURMET NUTRIOIL” y “NUTRYOLEO”, y se impida y restrinja la entrada al mercado del signo “NUTRIOLI”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a

derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que es claro y evidente que la marca solicitada “NUTRIOLI” encuadra dentro de la causal de irregistribilidad, establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Alegó que, dando aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se evidencia que entre los signos “NUTRIOLI” y “NUTRYOLEO” se presentan similitudes de todo tipo, que generan confusión y pueden inducir a error a los usuarios, en aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, constituyéndose así el primer presupuesto para que se configure la causal antes anotada. Afirmó que de igual forma sucede al comparar la marca “GOURMET NUTRIOIL” (mixta) y la marca “NUTRIOLI” (nominativa), pero a diferencia de lo anterior, se debe dar aplicación a lo establecido por el Tribunal en mención, en relación con el elemento predominante, que para el caso es el denominativo, y del cual es posible concluir que se presentan los presupuestos que generan confusión. Advirtió que al analizar los productos comparados por las marcas registradas y aquellos que pretende identificar el signo solicitado en el registro se evidencia que se trata exactamente de los mismos productos y por tal razón comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, lo que conlleva a que los usuarios adjudiquen una misma procedencia empresarial y que se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 presente riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y las marcas ya registradas, perjudicando de esta forma el derecho de exclusividad conferido a los titulares de estas. Concluyó que se presentan los dos presupuestos señalados por la jurisprudencia para que se presente la causal de irregistrabilidad señalada. II.-2. La sociedad GRASAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Indicó que la marca “GOURMET NUTRIOIL” no es una marca genérica, además de que está registrada como tal, lo que genera para su titular la posibilidad de ejercer los derechos que sobre ella existen. Expresó que los signos genéricos no pueden ser objeto de monopolio, por cuanto son necesarios para ofrecer el producto o servicio en el mercado, o simplemente para hacer referencia a los mismos. Anotó que la marca “GOURMET NUTRIOIL” superó con éxito el estudio de registrabilidad, que en su momento hizo la SIC, dado que dicho estudio comprendió todas las causales por las que podría ser negada la marca, incluyendo la genericidad. Afirmó que el acto administrativo que concedió el registro de dicha marca no puede ser desconocido, por lo que en caso de que alguien dude de su legalidad debe presentar las acciones pertinentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Resaltó que las marcas cotejadas generan riesgo de confusión y asociación en el

mercado. Explicó que las marcas deben ser analizadas en conjunto y no deben ser fraccionadas, pues el consumidor las observa como un todo y no se detiene a separar los elementos que las componen. Señaló que si bien las marcas tienen una partícula de uso común, como lo es “NUTRI”, que se refiere a nutrición, no por ello se debe hacer un estudio fraccionado de los signos. Afirmó que entre la marca registrada “GOURMET NUTRIOIL” y el signo cuestionado existen semejanzas conceptuales, habida cuenta que evocan el mismo concepto, pues el consumidor entiende que se trata de un aceite nutritivo y que su principal característica es ser nutritivo. Aseveró que tanto la partícula “OLI” como “OIL” generan la misma impresión en el público consumidor, ya que siempre serán entendidas como una referencia a los aceites o grasas de distinta procedencia. Alegó que también se dan semejanzas ortográficas, porque las marcas en cuestión generan un impacto visual semejante, pues la marca negada reproduce parcialmente la marca registrada y, en esa reproducción, el signo cuestionado comparte todas las letras, tanto consonantes como vocales, así como la extensión, lo que puede generar en el consumidor la idea de que se trata de una nueva versión del producto que conocía con anterioridad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Sostuvo que lo anterior se acentúa si se tiene en cuenta que el único cambio consiste en la inversión del orden de las dos últimas letras, que, por demás, son

muy parecidas visualmente pues son la “I” y la “L”. Que la marca solicitada reproduce la marca previamente registrada “GOURMET NUTRIOIL” sin adicionar elementos que le otorguen distintividad. Adujo que dichas marcas también tienen semejanzas fonéticas, debido que ambas comparten las sílabas “NUTRI” y sus vocales coinciden en su totalidad, lo que genera un sonido muy parecido que es difícil de diferenciar. Que hay que considerar, además, que la letra “I” representa un sonido vocálico cerrado y palatal y la “L” consiste en un fonema consonántico lateral y alveolar, es decir, que ambas letras tienen sonidos débiles y su orden no genera diferencias relevantes o distintivas en su pronunciación. Finalmente, concluyó que, además de existir semejanzas en los signos, tienen conexidad competitiva, en tanto que ambas identifican productos de la Clase 29 Internacional, por lo que de coexistir en el mercado generarían un riesgo de confusión y asociación, toda vez que el consumidor creerá erróneamente que los productos de la citada Clase 29, distinguidos con la marca “NUTRIOLI”, son una versión de los productos ofrecidos por la sociedad GRASAS S.A., lo que traerá como consecuencia que se beneficie y se lucre indebidamente del trabajo, esfuerzo y dinero que la mencionada sociedad ha invertido. Advirtió que se evidencia la existencia de riesgo de confusión indirecto, pues el público consumidor podría llegar a creer que dada la similitud de los signos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 11 enfrentados, estos pertenecen al mismo empresario y, por ende, tienen un origen empresarial común. II.-3. SUPRACEITES LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: 3 Proceso 475-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo NUTRIOLI (denominativo) y las marcas NUTRYOLEO (denominativa) y GOURMET NUTRIOIL (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que trate […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante

que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentar, para esta manera establecer si el consumidor puede incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad específica en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se debe verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NUTRIOLI (denominativo) y la marca NUTRYOLEO

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, llamados expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdivide en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del

producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

 Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o la asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTRIOLI (denominativo) y la marca NUTRYOLEO (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo NUTRIOLI (denominativo) y la marca GOURMET NUTRIOIL

(mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una conexión conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros afectados en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una