CE-11001-03-24-000-2009-00145-00-2014

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión Pues bien, siguiendo los parámetros antes enunciados, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que entre las marcas AMERICA y AG AMERICAN GENERICS, se presentan algunas similitudes estructurales y ortográficas originadas en el empleo de las expresiones AMÉRICA y AMERICAN. Como bien se puede apreciar, la marca opositora es de naturaleza simple, al estar conformada por una sola palabra (AMÉRICA), en tanto que la marca cuestionada es de naturaleza compuesta, al estar integrada por tres (3) palabras (La sigla AG, seguida de los vocablos AMERICAN GENERICS. Por las razones expuestas, considera la Sala que desde el punto de vista morfológico o estructural la similitud de los vocablos AMERICA y AMERICAN resulta ser mucho más importante que las diferencias derivadas del uso de los vocablos AG y GENERICS en la marca cuestionada. la Sala considera que la utilización de la expresión GENERICS no tiene la virtualidad de imprimirle al signo resultante la suficiente fuerza distintiva, “[…] pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia.”. Colocándose la Sala en el lugar de los consumidores medios, se impone admitir que éstos al momento de solicitar alguno de los medicamentos o productos farmacéuticos identificados con tales signos marcarios pueden incurrir en el error de pensar que están adquiriendo determinado producto, cuando en realidad están

comprando otro, lo cual resulta muy delicado en tratándose de productos farmacéuticos. En efecto, en tratándose de productos farmacéuticos, el riesgo de confusión de vuelve mucho grave, teniendo en cuenta que la ingesta equivocada de medicamentos puede resultar lesiva para la salud humana, la Sala procederá a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 139 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 140 LITERAL C / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 145 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23649 DE 2004 (24 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 5036 DE 2006 (28 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 11386 DE 2008 (19 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00145-00

Actor: LABORATORIOS AMERICA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de nulidad incoada por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. contra los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se declaró infundada la oposición por ella presentada al registro de la marca mixta AG AMERICAN GENERICS para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de

Niza.

I.- LA DEMANDA

1.- Pretensiones. La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 23649 de 24 de septiembre de 2004 y 5036 de 28 de febrero de 2006, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 11386 de 19 de abril de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición por presentada por la sociedad actora y concedió a favor de AMERICAN GENERICS S.A., el registro de la marca mixta AG AMERICAN GENERICS para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo

anterior, solicita igualmente que se anule el certificado de registro número 355.266, se publique la parte resolutiva de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial y se de cumplimiento a la misma dentro de los términos establecidos en el artículo 176 del C.C.A. . 2.- Fundamentos de hecho Como fundamentos fácticos de la demanda, la actora mencionó los pormenores del trámite administrativo en el cual se profirieron los actos demandados, destacando que su oposición al registro de la marca solicitada se sustenta en primer término, en el hecho de que la marca denominativa AMÉRICA haya sido previamente registrada a su nombre para distinguir productos de las Clases 5 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Del mismo modo, puso de relieve la preexistencia de su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA y argumentó que el signo solicitado resultaba irregistrable por ser genérico, de uso común y carecer de la suficiente fuerza distintiva. Tras analizar los signos en conflicto, destacó que las similitudes que entre ellos se presentan pueden crear confusión directa e indirecta en el público consumidor. Además de ello, la expresión GENERICS no le imprime fuerza distintiva al signo cuestionado, por tratarse de una expresión usual que evoca una de las características que pueden tener los medicamentos. El elemento relevante de la marca cuestionada es la palabra AMERICAN, la cual es casi idéntica a la marca AMÉRICA y al nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA. Hace notar la demandante que durante el trámite administrativo se incurrió en una irregularidad, ya que la solicitud presentada a registro fue inicialmente publicada

en la Gaceta de Propiedad Industrial como lema comercial y luego, sin mediar ninguna notificación, fue publicada nuevamente como marca. Con todo, dicha sociedad manifestó su oposición en ambos casos, invocando la circunstancia de tener un mejor derecho. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues los actos acusados se ajustan al ordenamiento jurídico, en especial a las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 344. A diferencia de lo que opina la sociedad actora, la expresión AG AMERICAN GENERICS tiene la suficiente fuerza distintiva y por lo mismo no es dable afirmar que su registro genere algún riesgo de confusión directa o indirecta. Si bien admite que los signos presentan semejanzas en cuanto a las expresiones AMERICA y AMERICAN; no puede perderse de vista que tales expresiones son débiles desde el punto de vista marcario por referirse al continente americano, motivo por el cual no pueden ser monopolizadas por ningún empresario. Destacó además que las expresiones enfrentadas presentan distintas estructuras morfológicas y secuencias vocálicas y silábicas diferentes. Por contera, el signo solicitado contiene elementos gráficos que realzan su distintividad y ayudan a determinar el origen empresarial único de los productos. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO El tercero interesado en el proceso no dio contestación a la demanda a pesar de haber sido notificado, tal como consta a folio 107 del expediente.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Tanto la actora como la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentaron sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos que expusieron tanto en la demanda como en el escrito que le dio contestación. La sociedad actora, al exponer sus conclusiones, argumentó además que por razones de seguridad jurídica debe brindarse protección a su marca previamente registrada. De igual modo hizo referencia al hecho de que la solicitud de registro haya sido publicada inicialmente como lema comercial y luego como marca, si haber mediado una notificación, lo cual constituye una irregularidad que debe dar lugar a la anulación de los actos acusados. Por otra parte, puso de presente que la expresión AMÉRICA no puede ser catalogada como signo débil, pero dejó de justificar el fundamento de dicha manifestación. El agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 045-IP-2012 de fecha 23 de agosto de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. “1°.- El Juez Consultante debe analizar si el signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2°.- El nombre comercial identifica a una persona natural o a una

jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo AG AMERICAN GENERICS (mixto) fue solicitado para registro, el nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 3°.- No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4°.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren

básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. 5°.- En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 6°.- En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de

marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 7°.- En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 8°.- El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 9°.- Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, sí se entiende el significado del signo solicitado, el mismo que sería conocido por el público consumidor, aunque esté

en inglés. 10°.- Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 5, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la oposición distingue productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 40, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, sobre la base de los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. 11°.- La publicación de una solicitud o del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados, pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse, de esta manera, nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos. Por lo tanto, la solicitud o el extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar. 12°.- La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún

caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.” VI-. DECISIÓN Al no advertirse la configuración de ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El objeto del litigio La Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las objeciones presentadas por la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. a la solicitud de registro de la marca mixta A.G. AMERICAN GENERICS, formulada por la sociedad AMERICAN GENERICS S.A., para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y le concedió a este última el registro que ahora es objeto de cuestionamiento en este proceso. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las disposiciones que a juicio del Tribunal Andino de Justicia son las aplicables al caso y cuyo texto es del siguiente tenor literal: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente: c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales

con o sin color; Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación. Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 3.- Los signos en conflicto Los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

AMÉRICA

(marca denominativa)

NOMBRE COMERCIAL PREVIAMENTE UTILIZADOO

LABORATORIOS AMÉRICA

(nombre comercial) MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA La sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A. es titular tanto de la marca AMÉRICA, registrada en las clases 5ª y 40ª de la Clasificación Internacional de Niza como del nombre comercial LABORATORIOS AMERICA, en tanto que la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. es titular de la marca A.G. AMERICAN GENERICS, registrada en la Clase 5ª del mismo nomenclátor. 4.- Consideraciones preliminares Antes de abordar el estudio del asunto sub examine, es oportuno mencionar que mediante sentencia proferida el día 21 de febrero de 2008, dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2002-00322-01, promovido por la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A. con el propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca AMERICAN

GENERICS a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala, con ponencia del

H. Consejero de Estado Dr. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO accedió a las pretensiones de la demanda, aduciendo al efecto las consideraciones que se trascriben a continuación: El registro de las marcas “AMÉRICA” y “AMERICAN GENERICS” fue otorgado para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

Sostiene la actora que la coexistencia en el mercado de las marcas “AMÉRICA” y “AMERICAN GENERICS” induce al público consumidor a error, pues considera, de una parte, que el término “AMÉRICA” es confundible con el término “AMERICAN” y que el vocablo “GENERICS” es de uso común para designar los medicamentos genéricos. Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado a efecto de determinar si los signos en cuestión presentan semejanza que induzca a o confusión: Tales reglas son: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas sucesiva y no

simultáneamente. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. El signo “AMÉRICA” está compuesto por un sólo vocablo, en tanto que el signo “AMERICAN GENERICS” lo está por dos; sin embargo, sin lugar a dudas, los dos signos son muy similares o casi idénticos, en la medida en que tienen en común las mismas vocales y consonantes, salvo la consonante N al final del signo controvertidoque por demás se pierde al momento de su pronunciación. Ahora, si bien es cierto que el signo cuestionado se encuentra acompañado de la expresión “GENERICS”, la misma no tiene la virtualidad de imprimirle la suficiente fuerza distintiva, pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos; y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia. Por lo tanto, un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con esa marca fácilmente podría creer que está adquiriendo un medicamento genérico producido por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., nombre comercial de la sociedad titular de la marca opositora (“AMÉRICA”), lo que configura la causal de irregistrabilidad, en cuanto habría confusión respecto del origen empresarial del producto. Aunado a lo anterior, debe tener en cuenta la Sala que el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en numerosas interpretaciones ha sido enfático en exigir un examen riguroso frente al cotejo de marcas farmacéuticas, dada la incidencia que en la salud tienen los productos identificados por las mismas. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. La controversia alrededor de la cual giró dicho proceso tuvo como protagonistas a las mismas partes: la sociedad LABORATORIOS AMERICA S.A. como demandante, a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO como demandada) y a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. como tercero interviniente. La marca cuestionada en ese proceso fue AMERICAN GENERICS y la marca opositora AMERICA, cuyos registros fueron concedidos para identificar productos farmacéuticos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Como bien se puede apreciar, existe identidad de partes mas no identidad de objeto, pues la marca AMERICAN GENERICS no es exactamente igual a la marca AG AMERICAN GENERICS. Por virtud de lo anterior, no podría predicarse que en este caso haya operado la cosa juzgada y, por lo mismo, la Sala se encuentra en el deber de realizar el examen de registrabilidad de la marca demandada, siguiendo las indicaciones contenidas en la interpretación prejudicial N° 045-IP2012 de fecha 23 de agosto de 2012. Además de ello es importante destacar que la controversia planteada en este proceso gira igualmente alrededor de la preexistencia del nombre comercial LABORATORIOS AMERICA, cuya protección jurídica también se depreca. 5.- Análisis del caso particular

Vistos los cuestionamientos formulados en la demanda, procede la Sala a formular las siguientes consideraciones: 5.1.- En cuanto a la protección del nombre comercial Como la actora considera que el registro concedido a la marca A.G. AMERICAN GENERICS desconoce sus derechos como titular del nombre comercial LABORATORIOS AMERICA, resulta oportuno poner de relieve que la protección jurídica de un nombre comercial depende básicamente del uso real y efectivo que del mismo se haya hecho en el mercado, independientemente de que se encuentre o no registrado o depositado ante la autoridad competente. En tal virtud, se impone determinar si cuando se formuló la solicitud de registro del signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), el nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado. Revisadas con detenimiento las diferentes piezas probatorias que obran el expediente, encuentra la Sala que a folios 3 a 6 del cuaderno principal aparece el certificado de existencia y representación legal de la sociedad LABORATORIOS AMERICA LIMITADA (hoy S.A.), del cual se desprende que dicha sociedad fue constituida por Escritura Pública número 1363 de 5 de junio de 1973, otorgada por la Notaría 1ª de Medellín, la cual ha sido objeto de múltiples modificaciones desde entonces. A pesar de ello, no se allegó al proceso ninguna prueba que acredite su uso real, efectivo y constante en el mercado por parte de la sociedad actora. A propósito del tema, la Sala, mediante Sentencia proferida el día 15 de abril de 2010, de la cual fuera ponente el H. Consejero Dr. MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO, Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00332-01, expresó: “La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial y de la enseña deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue. “ Como quiera que el solo certificado de existencia y representación legal no es suficiente para acreditar el uso real, efectivo y contínuo del nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA con anterioridad a la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca cuestionada, no es del caso brindar la protección que depreca la parte actora, al no estar acreditado que la sociedad demandante haya realizado actividades de producción, compra, venta, distribución y mercadeo de productos o servicios invocando dicho nombre comercial. Por las razones expuestas, la Sala denegará la pretensión relativa a la protección del nombre comercial invocado por la parte actora. 5.2.- En cuanto a la protección de la marca opositora De conformidad con los parámetros consignados en la interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por tratarse de la dimensión más característica y la que mayor impresión, impacto y recordación genera en los consumidores. En tal orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre las marcas enfrentadas se presenta o no algún riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser

observados en su conjunto, sin descomponer su unidad gráfica y fonética, lo cual hace necesario entrar a considerar la totalidad de los elementos que los conforman, poniendo especial atención en aquellos que están dotados de una especial eficacia diferenciadora. Pues bien, siguiendo los parámetros antes enunciados, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que entre las marcas AMERICA y AG AMERICAN GENERICS, se presentan algunas similitudes estructurales y ortográficas originadas en el empleo de las expresiones AMÉRICA y AMERICAN tal como se destaca a continuación:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA A M E R I C A 1 2 3 4 5 6 7

MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA A G A M E R I C A N G E N E R I C S 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Como bien se puede apreciar, la marca opositora es de naturaleza simple, al estar conformada por una sola palabra (AMÉRICA), en tanto que la marca cuestionada es de n