CE-11001-03-24-000-2009-00155-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Acuerdo de coexistencia de marcas. Derecho de prioridad. Comparación ortográfica, fonética e ideológica La Sala, no obstante, en providencia de 4 de diciembre de 2008, rectificó su jurisprudencia en torno al contenido y alcance del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar que el mismo no es aplicable tratándose de acuerdos relativos a marcas u otros signos distintivos. Este criterio jurisprudencial, si bien se refiere a los acuerdos de coexistencia de marcas, a juicio de la Sala, es perfectamente aplicable en relación con los acuerdos derivados de la existencia de un grupo empresarial, en virtud de los cuales un miembro del mismo, titular de una marca, autoriza a otro integrante del grupo empresarial para solicitar el registro de esa misma marca, pues frente a una u otra situación, el alcance del mencionado literal es el mismo, esto es, que a su amparo no es posible la solicitud de registros marcarios. No obstante, la solicitud en la que se invoca la prioridad, es decir, la presentada por BAVARIA S.A. peticionando el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, para la Clase 32 Internacional, fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de junio de 2007, esto es, por fuera del término establecido en el artículo 9º de la Decisión 486. De otro lado, no obstante la diferente estructura de los signos cotejados, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y

alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera muy similar Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que también existe similitud, puesto que ambos signos evocan una misma idea consistente en calmar la sed, no siendo el reemplazo de un pronombre posesivo por otro -NUESTRA por TUun aspecto significativo que diferencie a la marca solicitada del lema comercial opositor, pues, en su esencia, la idea que se sugiere es la misma.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A, C Y F / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 146 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 147 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 175.

NOTA DE RELATORIA: Autorización del tercero titular de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, 18 de octubre de 2007, Rad. 2003-00228, MP. Martha Sofía Sanz Tobón; Cambio jurisprudencial, sentencia de 4 de diciembre de 2008,

Rad. 2003-00142, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de 2013 (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00155-00

Actor: BAVARIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo interpuso la sociedad BAVARIA S.A. contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN (nominativa) solicitada por aquella para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de

Niza. I.- LA DEMANDA La demandante, mediante apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. 1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 30377 de 25 de agosto de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) aceptar el desistimiento de la oposición presentada por FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX; (ii) declarar fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV; (iii) declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y (iv) negar el registro del signo

REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 39935 de 22 de octubre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por BAVARIA S.A. contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla, y concedió el recurso de apelación formulado subsidiaria. 1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 47801 de 25 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 30377 de 25 de agosto de 2008. 1.1.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones: (i) ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN, en la Clase 32 Internacional, a favor de BAVARIA S.A.; y (ii) declarar infundada la oposición presentada por la firma COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV contra la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, en la Clase 32 Internacional, a nombre de BAVARIA S.A. 1.1.5. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad

Industrial. 1.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El 14 de junio de 2007, la sociedad BAVARIA S.A. solicitó el registro del signo “REFRESCA NUESTRA PASIÓN” (denominativo), para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 578 de 31 de julio de 2007. 1.2.2. Dentro del término legal correspondiente, se formularon las siguientes oposiciones a la mencionada solicitud: a.- La sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, presentó oposición sobre la base del registro previo en Perú del lema comercial “REFRESCA TU PASIÓN”, otorgado en 27 de junio de 2006, así como de la solicitud de ese mismo signo en Ecuador el 10 de marzo de 2004, en ambos casos asociados a la marca BRAHMA, y en la Clase 32 Internacional de Niza. Con el fin de acreditar el interés en el mercado colombiano, requisito éste para la oposición andina, la citada sociedad solicitó el día 12 de septiembre de 2007 el registro de dicho lema comercial. b.- La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., con fundamento en el registro previo de su marca “PASIÓN” (denominativa), para distinguir

productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y c.- La sociedad FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX, sobre la base del registro previo de su marca “COLOMBIA ES PASIÓN” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.3. El 14 de marzo de 2008, la sociedad FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX desistió de la demanda de oposición formulada. 1.2.4. Por medio de la Resolución núm. 30377 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria (i) aceptó el desistimiento de la oposición presentada por FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX; (ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV; (iii) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y (iv) negó el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.5. La sociedad BAVARIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión. 1.2.6. El 22 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 39935, por medio de la cual atendió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión impugnada. 1.2.7. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución núm. 47801, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 30377 de 25 de agosto de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 134, 136 literales a) y f) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de las mencionadas disposiciones afirmó que la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN contiene elementos novedosos y distintivos para que sea concedido su registro para amparar productos de la clase 32. Precisó que entre las compañías BAVARIA S.A. y CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. (antes Compañía de Cervezas Nacionales C.A.) existe la figura del grupo empresarial, como quiera que están subordinadas y se encuentran sujetas al control de la empresa matriz SABMILLER PLC. Anotó que esta Corporación1 concedió un registro marcario en virtud de la existencia de un grupo empresarial ante la constatación de que en la actuación se configuraba la causal consagrada en el literal f) del artículo 136

de la Decisión 486, conforme a la cual es procedente la concesión de un registro de una marca idéntica o similar a una marca previamente registrada, en tanto que medie consentimiento expreso de su titular; y que en el presente asunto, a través de memorial de 8 de julio de 2008, presentado dentro del expediente administrativo núm. 07.060.422, la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A., en su calidad de titular en Ecuador del lema comercial REFRESCA TU PASION, en la Clase 32 Internacional (solicitado a registro el 10 de julio de 2003), autorizó de forma expresa a BAVARIA S.A., perteneciente al mismo grupo empresarial SABMILLER PLC, para registrar en Colombia la marca REFRESCA NUESTRA PASION, también para distinguir productos de la misma clase. Estimó, en ese orden, que la citada autorización hace que la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION a nombre de BAVARIA S.A., presentada el 14 de junio de 2007, se encuentra amparada por el derecho prioritario en tiempo que cobija a la solicitud de registro 1 Cita la sentencia de 18 de octubre de 2007, proferida en el expediente núm. 2003-00228 01, con ponencia de la Consejera de Estado Dra. Martha Sofía Sanz Tobón. ecuatoriana del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN, en la Clase 32, la cual fue radicada el 10 de julio de 2003. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV con base en su registro peruano del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN, en la Clase 32 y asociado a la marca BRAHMA, el cual fue solicitado en la Oficina de Marcas Peruana el 11 de mayo de 2004, pero que, pese a que fue concedido dicho registro, debe tenerse en cuenta que la sociedad CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A. cuenta con derecho prioritario sobre el mismo, ya que su solicitud fue radicada en la Oficina de Marcas Ecuatoriana, como antes se dijo, el 10 de julio de 2003. Consideró que debido a la existencia de vínculo por grupo empresarial entre BAVARIA S.A. y la empresa CERVECERÍA NACIONAL C.N. S.A. (antes denominada Compañía de Cervezas Nacionales C.A.), ambas empresas subsidiarías y bajo el control y dirección de la matriz SABMILLER PLC, y en razón a la autorización concedida por la empresa ecuatoriana, es claro que BAVARIA S.A. es legítima solicitante del registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN, encontrándose la solicitud de registro de esta marca inmersa en la excepción consagrada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, el cual establece que se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO acudió al proceso para defender la legalidad de los actos administrativos acusados, argumentando lo siguiente:  Que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto se tiene que la marca solicitada “REFRESCA NUESTRA PASIÓN”, en la clase 32,

reproduce el lema comercial “REFRESCA TU PASIÓN”, y que son signos que presentan similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales que los hacen confundibles entre sí, sin que la diferencia en los pronombres posesivos (NUESTRA y TU) logren servir de derrotero definitivo para la identificación de los productos, pues simplemente el consumidor pensará que se trata de una nueva línea de productos que tienen el mismo origen empresarial;  Que no le asiste razón a la demandante al señalar que como la Compañía de Cervezas Nacionales C.A. (quien ha solicitado el registro del lema comercial Refresca Nuestra Pasión en la República del Ecuador) y la sociedad Bavaria S.A. (demandante) pertenecen a un mismo grupo empresarial -SAB MILLER PLC-, las acciones realizadas por dicha sociedad encaminadas a obtener el registro en Ecuador deben tenerse como argumentos válidos en su favor, ya que dicha situación resulta irrelevante, pues, aunque un grupo empresarial tiene como presupuesto un vínculo de subordinación eventual y una unidad de propósito y de dirección, ello no desvirtúa ni mengua la independencia en la personalidad jurídica de cada una de las personas jurídicas que conforman el grupo o comunidad;  Que por lo anterior, si las personas jurídicas que conforman el grupo solicitan determinado signo distintivo, cualquiera de ellas que sea propietaria de un registro marcario no podrá permitir a otra el registro de una marca igual o similar, sino en virtud de una licencia de uso; y  Que al no encontrar que se vulneraba ningún derecho, la Superintendencia decidió negar el registro marcario solicitado, al determinar que no se cumplían los requisitos previstos en las

disposiciones legales vigentes. 2.2. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, dio contestación a la demanda en los siguientes términos: a.- Expresó, de un lado, que la Superintendencia de Industria y Comercio, actúo en forma ajustada a derecho al negar el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN, toda vez que el mismo carece de distintividad al ser idéntico a un lema comercial debidamente protegido, registrado para distinguir también productos pertenecientes a la Clase 32 internacional. b.- Afirmó, por otra parte, que la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN es casi idéntica a la marca PASION, pues reproduce en su totalidad el elemento esencial de la misma, similitud ésta que se hace aún más evidente si se tiene cuenta que las marcas en conflicto distinguen productos y servicios estrechamente relacionados entre sí, como son los productos de las clases 30 y 32. c.- Consideró, además, que en la marca solicitada las expresiones REFRESCA y NUESTRA son genéricas, en tanto que la expresión PASION, es su elemento esencial, la cual es idéntica a la marca previamente registrada, y que dicha situación crea con seguridad confusión entre el público consumidor. 2.3. La sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no presentó contestación a la demanda. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora, el tercero interviniente (MEALS DE COLOMBIA S.A.) y la

entidad demandada reiteraron en esta oportunidad, en lo esencial, las consideraciones antes expuestas. (Fls. 147 a 166) El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 167-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 4.1. Un signo puede ser registrado corno marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 4.2. El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 4.3. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias

letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. 4.4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.5. No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor. 4.6. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 4.7. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “REFRESCA NUESTRA PASIÓN” (denominativo) es un signo genérico de las

características, cualidades o efectos de los productos de la clases 32 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 4.8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 4.9. En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros,

o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: - La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. - Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el

registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 4.10. Los derechos que confiere un registro marcario pertenecen a quien figura como el titular del mismo, como corolario de ello, las prerrogativas conferidas al solicitante de un registro marcario pertenecen a quien figura como el solicitante del mismo, salvo, en uno y otro caso, que medie consentimiento expreso por el cual el titular o el solicitante de un registro marcario confiere a un tercero dichas facultades, como en el caso de cesión o transferencia de derechos, licencias de uso, etc. El derecho al uso exclusivo de la marca está dado por el registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro (artículo 154 de la Decisión 486). Si bien la normativa comunitaria concede protección al registro de marcas registradas en otro País Miembro, para obtener dicha protección se debe cumplir con determinados requisitos legales. V.- CONSIDERACIONES 5.1. Los actos demandados Se encuentran representados en las Resoluciones número 30377 de 25 de agosto de 2008, 39935 de 22 de octubre de 2008 y 47801 de 25 de noviembre de 2008, las dos primeras expedidas por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se negó a la sociedad BAVARIA S.A el registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASIÓN (nominativa), solicitada para distinguir

productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La normativa comunitaria aplicable La presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, invocadas en la demanda y también revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, y cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

[…] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]” “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este

artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” 5.3. El análisis de los cargos de la demanda 5.3.1. En el curso del trámite administrativo que concluyó con los actos acusados, las sociedades COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV y MEALS DE COLOMBIA S.A. se opusieron a la solicitud de registro de la marca REFRESCA NUESTRA PASION, en la Clase 32

Internacional: la primera, con fundamento en el registro previo en Perú del lema comercial REFRESCA TU PASIÓN, otorgado en 27 de junio de 2006, así como en la solicitud de ese mismo signo en Ecuador el 10 de marzo de 2004, en ambos casos asociados a la marca BRAHMA, y en la Clase 32

Internacional de Niza2; y la segunda, con sustento en el registro previo en Colombia de su marca PASIÓN (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante los actos acusados, como antes se dijo, la Superintendencia de

Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, 2 La sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV solicitó el día 12 de septiembre de 2007 el registro del lema comercial REFRESCA TU PASION, con el fin de acreditar su interés en el mercado colombiano, tal como lo exige la legislación andina como requisito para la oposición. infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y negó el registro del signo REFRESCA NUESTRA PASIÓN (denominativo) solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.2