CE-11001-03-24-000-2009-00162-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el Signo mixto ALGARRA BIO PRODEFENSIS y la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son BIO, PRO y DEFENSIS en la clase 29 / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es DEFENSIS / TÉRMINO TÉCNICO INAPROPIABLE – Lo es la expresión L. CASEI que hace referencia a lactobacillus casei, que es el nombre científico de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad / EXPRESIÓN TÉCNICA Y EVOCATIVA - Exclusión del análisis de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto ALGARRA BIO PRODEFENSIS para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir semejanza con la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS previamente registrada en la misma clase [L]as palabras que deben tenerse en cuenta para efectos del cotejo marcario son DANONE ACTIMEL de la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, y ALGARRA de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, toda vez que, según las reglas de cotejo de marcas mixtas con un elemento nominativo compuesto, el examen debe centrarse en los elementos característicos de las denominaciones, ya que de ello depende, en la práctica, la primera impresión y el impacto general que tendrán los consumidores frente a las marcas. Por lo anterior, la Sala

procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas teniendo en cuenta especialmente las expresiones DANONE ACTIMEL de la marca opositora y ALGARRA de la marca cuestionada, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto: […] Una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre las expresiones ALGARRA y DANONE ACTIMEL no existe una identidad o similitud ortográfica, fonética ni conceptual del que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] La Sala encuentra que, por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas ALGARRA y DANONE ACTIMEL objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS y la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, que no se cumplen los requisitos previstos para la

configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. CONVENCIÓN COLOMBO FRANCESA DE 1901 - Registro o Depósito de marcas; sujeto a las formalidades de cada país / FRANCIA - Protección de marcas registradas en ese país por convención de 1901 / CONVENCION COLOMBO FRANCESA DE 1901 - No se requiere registro o depósito marcario / PROTECCIÓN DE LA MARCA EN APLICACIÓN DE LA CONVENCION COLOMBO FRANCESA DE 1901 – Debe reclamarse mediante los mecanismos internos del Estado donde se pretenda hacer valer Sobre el alcance de la protección en la República de Colombia de las marcas que hayan sido registradas en la República Francesa y viceversa, la jurisprudencia del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado ha indicado que si bien el registro no es requisito para la efectividad de la protección de las marcas de nacionales de un Estado en el otro, esta protección pactada en la Convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del Estado donde pretenda hacerla valer, ya sea mediante la oposición al registro de una marca, o en una solicitud de cancelación de registros posteriores al registro de su marca, según sea el caso. Así lo indicó el Consejo de Estado en sentencia de 24 de febrero de 2005, cuando explicó la diferencia entre los derechos que otorga la protección recíproca pactada en la Convención de las

marcas registradas en uno u otro Estado, y los derechos que otorga el registro de la marca en cada uno de los Estados […] Atendiendo a lo anterior, revisados los actos administrativos acusados, la Sala encuentra que la parte demandante, al ejercer su derecho de oposición durante la actuación administrativa que conoció de la solicitud de registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, no citó como opositoras las marcas de las cuales es titular en la República Francesa; únicamente presentó, como fundamento de su oposición, las marcas mixtas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS registradas en la República del Perú y en el Estado Plurinacional de Bolivia que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y la solicitudes de registro en Colombia del signo nominativo L. CASEI DEFENSIS y signo mixto DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional del Niza, presentadas de forma previa a la solicitud de registro de Agarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En este sentido, no le asiste razón a la parte demandante cuando en sus argumentos sostiene que la parte demandada debió tener en cuenta las marcas de las cuales es titular en la República Francesa al momento de analizar la registrabilidad de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS, por cuanto la parte demandante en ningún momento reclamó la protección de estas marcas en la oportunidad que tenía para hacerlo durante el procedimiento administrativo. Lo anterior por cuanto, la obligación de protección recíproca establecida en la Convención no implica la obligación para la parte demandada de efectuar el análisis de confundibilidad de

oficio frente a marcas que no estén registradas previamente en la República de Colombia. Por lo anterior, la Sala considera que no se presentó la violación alegada por la parte demandante por la inaplicación de la Convención ColomboFrancesa de 1901 en el caso sub examine.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00162-00

Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Cotejo de marcas mixtas. Signos mixtos con elemento nominativo compuesto. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Compagnie Gervais Danone contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 2008, 39881 de 21 de octubre de 2008 y 47724 de 25 de noviembre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Compagnie Gervais Danone, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 21 a 62 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en

el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 20086, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 39981 de 21 de octubre de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 47724 de 25 de noviembre de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS que

identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Algarra S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 28094 del 31 de julio de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del a cual se decidió conceder el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) para distinguir: Carne, pescado, aves y caza; Extractos de carne; Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; Jaleas, mermeladas, compotas; Huevos, leche y productos lácteos; Yogurt; Aceites y grasas comestibles; productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de ALGARRA rechazando así las oposiciones presentadas por mi representada, CGD, y por ALPINA. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39881 del 21 de octubre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por mi representada CGD y por la apoderada de ALPINA contra la Resolución No. 28094 de 2008, confirmando así la decisión de otorgar el registro de la marca ALGARRA BIO

5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 6 Esta resolución concedió el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS, a favor de Algarra S.A. 7 Cfr. Folio 23 y 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRODEFENSIS (MIXTA) en clase 29 internacional a favor de la sociedad ALGARRA. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 47724 del 25 de noviembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 28094 del 31 de julio de 2008, mediante la cual se otorgó el registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA), en clase 29 internacional a favor de la sociedad ALGARRA. 2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA), certificado de registro No. 368.336, registrada en clase veintinueve (29) internacional, expediente No. 07-046090, de propiedad de ALGARRA. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones8: 4.1. Algarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó, el 9 de mayo de 2007, el registro como marca del signo mixto ALGARRA BIO PRODEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de junio de 2007 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577, presentándose oposición por: i) la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas DANONE ACTIMEL L CASEI DEFENSIS registradas en la República del Perú y en el Estado Plurinacional de Bolivia que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y en sus solicitudes de registro en Colombia del signo nominativo L. CASEI DEFENSIS y signo mixto DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional del Niza; y ii) Alpina Productos Alimenticios S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en su marca nominativa DEFENSIS que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Cfr. Folios 24 y 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008, declaró infundadas las

oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca mixta ALGARRA BIO PRODEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante y Alpina Productos Alimenticios S.A., el 2 de septiembre de 2008 y el 31 de julio de 2008 respectivamente, presentaron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 39881 de 21 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 47724 de 25 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 28094 de 31 de julio de 2008. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 1349, literales a) y b)10 del artículo 135 y literal a)11 del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos

susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 10 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad […]” 11 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1.Manifestó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] las resoluciones demandadas no solo violan la norma transcrita por el hecho de ser las marcas registradas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L CASI DEFENSIS y las solicitadas L. CASEI DEFENSIS y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, anteriores a la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS (MIXTA) de ALGARRA, sino también porque esta es confundiblemente similar con aquellas [...]”12. 6.2. Informó que “[…] la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS de CGD, certificado de registro No. 88.588 fue otorgada el 13 de mayo de 2003 en Perú, la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS de CGD certificado de registro No. 93.612-C fue otorgada el 17 de marzo de 2004 en Bolivia, la marca ACTIMEL

L. CASEI DEFENSIS de CGD, certificado de registro No. 01/3136585 fue otorgada el 12 de diciembre de 2001 en Francia y la marca L. CASEI DEFENSIS de CGD certificado de registro No. 07/3485843 fue solicitada en Francia el 5 de marzo de

2007. Adicionalmente, en Colombia fue solicitado el registro de la marca L. CASEI DEFENSIS el 4 de octubre de 2006 y el registro de la marca mixta DANONE ACTIMEL LCASEI DEFENSIS el 16 de abril de 2007. Por su parte la marca

ALGARRA BIO PRODEFENSIS de ALGARRA, fue solicitada el 9 de mayo de 2007 y otorgada el 25 de noviembre de 2008 [...]”13. 6.3. Afirmó que “[…] la expresión DEFENSIS que compone las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS que fueron previamente registradas por mi representada en Perú, Bolivia y Francia es el elemento característico de la marca en su conjunto, es el fermento lácteo que compone el yogurt con sus diferentes propiedades para el organismo humano. El público conoce el producto ACTIMEL, por su compuesto 12 Cfr. Folio 33 13 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominado L. CASEI DEFENSIS y es por dicho compuesto, que el mismo opta por consumir el mencionado yogurt [...]”14. 6.4. Agregó, en cuanto al cotejo visual de las marcas comparadas, que “[…] al observar los gráficos, es posible afirmar que la parte gráfica no es la preponderante en las marcas de mi representada ni en la marca recientemente otorgada a favor de ALGARRA. La parte preponderante en las marcas es la nominativa, y dentro de ellas las expresiones DEFENSIS y PRODEFENSIS, que son las que distinguen el lactobacilo y por ende las que le dan distintividad al producto, pues en últimas se trata de identificar el lactobacilo que distingue al yogurt [...]”15. 6.5. Sostuvo que “[…] CGD ha creado la marca L. CASEI DEFENSIS para

identificar la bacteria específica del producto ACTIMEL de DANONE, por lo anterior, la marca matriz es ACTIMEL, la cual se encuentra acompañada por la expresión genérica L. CASEI que identifica la bacteria de ácido láctico y finalmente ese lactobacillus es identificado con la expresión DEFENSIS, que identifica dicha bacteria de ácido láctico. […] Es importante poner de presente que la expresión DEFENSIS que compone la frase L. CASEI DEFENSIS NO es una frase explicativa del producto como tal sino la expresión utilizada por CGD para identificar su producto [...]”16. 6.6. Añadió que “[…] la expresión DEFENSIS acompañada de la expresión L. CASEI es un término de referencia inequívoco de un producto de CGD. Inequívoco para los consumidores que tienen en su mente esa clara relación e inequívoco con mucha más razón para ALGARRA, empresa que ejerce actividades en el mismo ramo industrial que mi representada. […] En ese orden de ideas, se reitera que la expresión DEFENSIS no es explicativa ni evocativa ni de uso común para productos de la clase 29 internacional, pues DEFENSIS es un término acuñado en el mundo entero por CGD para designar una de las clases de LACTOBACILLUS CASEI, cultura probiótica viva que consumida en cantidades suficientes tiene un efecto sobre la salud. Existen varios tipos de L. CASEI y el fermento DEFENSIS exclusivo del producto ACTIMEL de DANONE corresponde al tipo de L. CASEI seleccionado por científicos de DANONE por su resistencia a 14 Cfr. Folio 36 15 Cfr. Folio 37 16 Cfr. Folio 38

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los jugos gástricos y sus efectos sobre las defensas naturales del organismo [...]”17. 6.7. Señaló que “[…] con relación a la marca ALGARRA, ALGARRA BIO PRODEFENSIS, tal como se manifestó en puntos anteriores, la expresión ALGARRA identifica el origen del producto y la expresión BIO evoca un alimento natural, siendo la expresión PRODEFENSIS la que distingue el producto como tal, y en consecuencia el consumidor erróneamente asumirá que ese producto contiene la misma bacteria que contienen los productos fabricados por mi representada [...]”18. 6.8.Sostuvo, en cuanto al análisis de confundibilidad que debe realizarse frente a las marcas en conflicto y teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] Es por ello que el cotejo en este especial caso se debe presentar entre la expresión PRODEFENSIS que compone la marca de ALGARRA con el certificado de registro No. 368.336 y la expresión DEFENSIS que acompaña las marcas previamente registradas por mi representada en Perú, Bolivia y Francia y previamente solicitada en Colombia [...]”19. 6.9. Argumentó, considerando los elementos predominantes en el conjunto de cada una de las marcas, que “[…] la “percepción” de la marca otorgada, es altamente semejante a la percepción que se deriva de la expresión DEFENSIS que hace parte de las famosas marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS,

L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS primeramente registradas

por mi poderdante en Perú, Bolivia y Francia y solicitadas en Colombia. De igual manera, al ser apreciadas en conjunto las marcas en conflicto, las mismas producen en el consumidor impresión de semejanza o de relación de suerte que un consumidor desprevenido, impactado más por las semejanzas que por las diferencias las asociaría con un origen común. Así las cosas, la coexistencia entre las marcas ALGARRA y de CGD generaría un alto riesgo de confusión en la mente de consumidor quien podría creer que los productos BIO de ALGARRA y ACTIMEL de DANONE contienen los mismos fermentos e ingredientes lo cual no es cierto en absoluto [...]”20. 17 Cfr. Folio 40 18 Cfr. Folio 41 19 Ibidem. 20 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.10. Añadió que “[…] al compararse los signos en conflicto en forma sucesiva y no simultánea presentan un alto grado de confundibilidad, pues las diferencias que presentan son MÍNIMAS e INSUFICIENTES para que un consumidor al encontrarlas en momentos diferentes y sucesivos, pueda distinguirlas, porque la expresión PRODEFENSIS que compone la marca de ALGARRA y la expresión DEFENSIS que compone las marcas de GGD previamente registradas en Perú, Bolivia y Francia y solicitadas en Colombia por mi representada, tienen los mismos elementos caracterizantes siendo casi idénticos. […] Bajo estas circunstancias, de

coexistir en el mercado existiría el riesgo de confusión entre la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS otorgada a favor de ALGARRA y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS previamente registrada en Perú y en Bolivia, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS registradas previamente en Francia y L. CASEI DEFENSIS y DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS previamente solicitadas en Colombia por parte de mi mandante [...]”21. 6.11. Manifestó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas, que “[…] al haberse otorgado la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS mediante las resoluciones aquí demandadas se coloca al consumidor frente a una potencial situación de confundibilidad o error, que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente, pues él encontrará en el mercado productos de igual naturaleza, con idénticos canales de distribución identificados con marcas confundiblemente similares, como lo es la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS de ALGARRA que identifica el compuesto especial en su bebida identificada con la marca ALGARRA BIO, frente a las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L CASEI DEFENSIS de CGD que fueron registradas previamente en Perú, Bolivia y Francia y solicitadas previamente en Colombia para identificar el mismo producto [...]”22. 6.12. Afirmó que “[…] en la expresión PRODEFENSIS que compone la marca de ALGARRA, certificado de registro No. 368.336 y la expresión DEFENSIS que

compone las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS de CGD hay coincidencia en la secuencia de vocales, en su longitud, en las raíces y desinencias sin presentar diferencias sustanciales, lo cual genera una identidad entre ellas [...]”23. 21 Cfr. Folio 41 22 Cfr. Folio 43 23 Cfr. Folio 45 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo cargo: “Violación por inaplicación de la Convención ColomboFrancesa de 1901” 6.13. Sostuvo que “[…] las resoluciones expedidas por la Administración también vulneran la Convención Colombo – Francesa de 1901 [...]”24. En este sentido, explicó que “[…] la sociedad CGD ya tenía sobre la marca ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA, registro No. 01/3136585 y sobre la marca nominativa L. CASEI DEFENSIS, registro No. 07/2485843 un derecho adquirido, y que es precisamente ese derecho adquirido el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la Convención Colombo Francesa de 1901. Esta protección no es contraria al derecho comunitario, sino complementaria en virtud de un acuerdo particular entre ambas naciones, la República de Colombia y la República Francesa [...]”25.

Tercer cargo: “Violación directa del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por aplicación indebida” 6.14. Indicó que “[…] las resoluciones demandadas desconocieron abiertamente

lo establecido en esta norma, pues consideraron, sin fundamento válido, que el signo ALGARRA BIO PRODEFENSIS tenía elementos que le otorgaban aptitud para distinguir los productos de la empresa solicitante, frente a los que distingue mi representada con las marcas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS registradas y solicitadas previamente en Perú, Bolivia, Francia y Colombia respectivamente, para identificar los mismos productos de la clase veintinueve (29) internacional, lo cual lleva a la necesidad de formular el presente cargo por indebida aplicación del artículo 134 de la Decisión 486, conforme al cual para que un signo pueda ser registrado como marca, debe tener aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de ser representado gráficamente [...]”26.

Cuarto cargo: “Violación directa del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por falta de aplicación” 6.15. Reiteró que “[…] la marca ALGARRA BIO PRODEFENSIS de ALGARRA en clase veintinueve (29) internacional, carece de distintividad frente a las marcas 24 Cfr. Folio 48 25 Cfr. Folio 51 26 Cfr. Folios 57 a 58

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS de mi representada. En efecto, de haberse efectuado el cotejo

marcario entre las marcas ALGARRA BIO PRODEFENSIS frente a DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y L. CASEI DEFENSIS, la administración habría evidenciado que la primera no tiene aptitud para distinguir bienes en el mercado, por precisamente ser confundible con otras previamente registradas [...]”27. Contestaciones de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada28 contestó la demanda29 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134, literales a) y b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 7.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la Decisión 486, toda vez que “[…] las resoluciones acusadas son producto de un examen de registrabil