CE-11001-03-24-000-2009-00167-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo CERSECOL y la marca nominativa CERRACOL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es COL en la clase 6 pero no se excluye del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo CERSECOL en la clase 6 al no existir similitud con la marca nominativa CERRACOL previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud similares en la medida en que las marcas solicitadas tienen tres sílabas compuestas de cinco consonantes y tres vocales, y comparten las partículas CER y COL. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que, no obstante las semejanzas antes señaladas, las marcas se diferencian en las partículas SE y RA, lo que les otorga una diferencia en las vocales y las consonantes usadas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas marcas. La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de las partículas SE y RA; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que las partículas

CER y COL se comparten en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa CERSECOL, esto es, [θer-se-kol] y la pronunciación de la marca nominativa CERRACOL, es decir [θe-řa-kol], ya que las partículas SE y RRA, otorgan a cada marca un matiz diferenciador en el aspecto fonético. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa CERSECOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la marca nominativa CERRACOL, cuyo titular es la parte demandante, desde el aspecto fonético, ya que a pesar de que ambas comparten las partículas CER y COL, las partículas que las diferencian, esto es, SE y RRA, les otorga a cada una un matiz diferenciador que las diferencia entre sí. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que corresponden a acrónimos toda vez que CERRACOL corresponde a Cerraduras de Colombia y CERSECOL corresponde a Cerraduras Seguridad de Colombia, por lo tanto, los acrónimos CERRACOL y CERSECOL, así leídos carecen de connotación conceptual o significado idiomático alguno, por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las

marcas CERSECOL y CERRACOL al estar acompañadas de las palabras SE y RRA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no generan riesgo de confusión o asociación entre sí. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y la marca nominativa registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan las partículas CER y COL, los elementos compositivos SE y RRA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CERSECOL y el nombre comercial CERRACOL / NOMBRE COMERCIAL – Derecho exclusivo / NOMBRE COMERCIAL – Protección / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo

CERSECOL en la clase 6 por no ser idéntico ni asemejarse al nombre comercial protegido CERRACOL Comparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y el nombre comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud similares; en efecto, tienen tres silabas compuestas de cinco consonantes y 3 vocales. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y el nombre comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable CER y COL, y en contraste, donde se diferencian las marcas corresponde a las partículas que no son de uso común, esto es SE y RA, otorgándoles, a cada una, de una diferenciación desde el punto de vista ortográfico. Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y del nombre comercial son distintos y el hecho de que las dos posean las partículas CER y COL no hace similar la pronunciación ya que las partículas SE y RA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la marca CERSECOL y el nombre comercial CERRACOL corresponden a unos acrónimos, los que leídos textualmente no tienen significado alguno en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y el nombre comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan las partículas CER y COL los elementos

compositivos SE y RA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con el nombre comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – No basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure, debe demostrarse que se trasgrede uno de los deberes de la leal competencia comercial / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – Se debe demostrar que se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal / COMPETENCIA DESLEAL DEL REGISTRO MARCARIO – No se presenta respecto del signo solicitado CERSECOL en la clase 6 por no encontrarse probada la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal [L]a parte demandante manifestó que “[…] es claro que el solicitante pretende

perpetrar actos de competencia desleal, pues está buscando que se le otorgue el monopolio de un signo casi idéntico al actualmente utilizado por mi representada […]”, la Sala analizará si, para el momento en que se concedió la marca CERSECOL, existían indicios razonables que permitieran inferir que dicho registro marcario tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […] La parte demandante indicó, que “como prueba de lo anterior, […], allego […] un ejemplar del folleto que el solicitante utilizaba al momento de solicitar la marca para identificar los mismos productos de mi representada, consistentes en cerraduras, pretendiendo CONFUNDIR AL CONSUMIDOR, Y ENGAÑARLO SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO” La Sala observa, que la parte demandante, para probar su dicho, allegó como prueba, un folleto […], el cual publicita los productos que se comercializan bajo la marca CERSECOL, que valga decir corresponden a cerraduras, cantoneras eléctricas, candados y bisagras. La Sala considera que dicha prueba documental no desvirtúa la presunción de buena fe que cobija al tercero con interés directo en las resultas del proceso […] Igualmente, tal como ya se indicó supra, la marca y el nombre comercial CERRACOL corresponden a una marca evocativa, que evoca el concepto de CERRADURAS y al concepto de COLOMBIA, sin embargo, por esta situación no faculta para que pueda pensarse que cualquier vendedor de cerraduras en la República de Colombia, por el hecho de promocionar sus productos, efectué un uso indebido de la marca y del nombre comercial

CERRACOL. Teniendo en cuenta que la argumentación de la parte demandante gira en torno a que existe un acto de competencia desleal, por el hecho considerar símiles las marcas CERRACOL y CERSECOL, dicha postura carece de fundamento, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que, toda vez que “[…] no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial […]”. Por lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, registrara la marca CERSECOL con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del artículo 137 de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 22 de noviembre de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00115-00, C.P.

Marco Antonio Velilla Moreno; 12 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24-0002011-00029-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de marzo de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 25 de julio de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2009-00290-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés; 24 de octubre de 2019, Radicación 11001-03-24-0002010-00265-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de mayo de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2009-00124-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2008-00161-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 26 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-201000207-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 9 de julio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00278-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 84 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 128 NUMERAL 7 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 168 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 308 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 173 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136

LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / ACUERDO 080 DE 2019 –

ARTÍCULO 13

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00167-00

Actor: CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre un nombre comercial, régimen y análisis probatorio; cotejo entre marcas nominativas y entre nombre comercial nominativo, verificación de elementos de uso común; riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, competencia desleal como causal de irregistrabilidad.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cerraduras de Colombia Cerracol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2529 de 31 de enero de 2008,

9466 de 28 de marzo de 2008 y 45044 de 31 de octubre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Cerraduras de Colombia Cerracol S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 843 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 2529 de 31 de enero de 2008, “[…] Por la cual se decide una solicitud de marca […]”6, y ii) 9466 de 28 de marzo de 2008, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”7: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 45044 de 31 de octubre de 2008, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”8, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CERSECOL que identifica

productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el señor Jorge Kuzmar Khalilia, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9: 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 347 a 368 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 84. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6 Cfr. Folios 7 a 11 7 Cfr. Folios 12 a 17 8 Cfr. Folios 18 a 25 9 Cfr. Folios 29 y 30 “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No 2529, dictada por el Jefe de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de enero de 2008, por medio de la cual: a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., en contra de la solicitud de registro de la marca CERSECOL (Nominativa) en la Clase 06 a nombre de JORGE KUZMAR KHALILIA; y b) Se concedió el registro de la marca solicitada CERSECOL (Nominativa), para identificar "metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales." en la Clase 06 Internacional, solicitada por el Tercero Interesado.

2. Que se declare nula la Resolución No. 9466, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 28 de marzo de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 2529 de 31 de enero de 2008; y b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto

por la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A.

3. Que se declare nula la Resolución No. 45044 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de octubre de 2008, por

medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada CERSECOL (Nominativa) en Clase 06, contenida en la Resolución 2529 de 31 de enero de 2008; b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 16 de julio de 2007 por la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca CERSECOL

(Nominativa) en la Clase 06 Internacional a nombre de JORGE KUZMAR KHALILIA, por ser similarmente confundible con la marca CERRACOL No. 173011, registrada con anterioridad por CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca CERSECOL (Nominativa) en la Clase 06 Internacional a nombre de JORGE KUZMAR KHALILIA […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 4 de abril de 2007, el registro como marca del signo nominativo CERSECOL para distinguir

productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa CERRACOL, que identifica productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro como marca del signo nominativo CERSECOL para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 9466 de 28 de marzo de 2008, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 45044 de 31 de octubre de 2008, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2529 de 31 de enero de 2008. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b)10 del artículo 135, de

los literales a)11 y b)12 del artículo 136 y del artículo 13713 de la Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] la marca solicitada es similarmente confundible con la marca de mi mandante desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual y, por tanto, de permitirse su coexistencia, sin duda alguna, se le creará al público 10 “[…] b) carezcan de distintividad; […]” 11 “[…] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. 12 “[…] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 13 “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”. consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto deseado. […] Sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que se presentan entre la marca de mi representada y la marca solicitada, y simplemente se limitó a afirmar que la marca CERSECOL presentaba diferencias ortográficas significativas que permitían concluir que ésta no era similarmente

confundible con la marca CERRACOL. […] De haber realizado el estudio de comparación aplicando los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia y, en consecuencia, analizando las marcas en su conjunto y teniendo en cuenta más que sus diferencias, las semejanzas que se presentan entre ellas, hubiera llegado a la evidente conclusión de que, el hecho de que la marca solicitada CERSECOL reproduzca seis (6) de los ocho (8) elementos que componen la marca CERRACOL de mi representada es prueba fehaciente de la similitud de las marcas y por lo tanto de la confundibilidad de las mismas. […] Sin embargo, alegando lo contrario, en los actos que aquí se demandan la demandada sostuvo que el simple hecho de que las marcas se diferenciaran en el elemento RA-SE, era argumento suficiente para considerar la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación […]”14. 6.2. Sostuvo que “[…] (a)l aplicar estos criterios al caso que nos ocupa, encontramos que existe conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, ya que tanto los productos que pretende amparar la marca solicitada a registro, como aquellos que amparan la marca de mi representada, pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, lo que significa que se comercializan en el mismo mercado, es decir, en el mercado de los productos de la Clase 6 y, por lo tanto, estarán dirigidos a un mismo público consumidor. […] Esto evidencia el RIESGO DE CONFUSIÓN que se le creará el público consumidor, ya que la semejanza que se presenta entre las marcas CERRACOL y CERSECOL sumado a la relación que se presenta entre los productos

identificados por cada una de ellas no puede ser ignorada. Por lo tanto, de permitirse la coexistencia de ambos productos en el mercado, pertenecientes a la misma clase, comercializados bajo los mismos canales, y dados a conocer al público por los mismos medios publicitarios, el riesgo de confusión que se le creará al consumidor es inevitable […]15. 14 Cfr. Folio 352 15 Cfr. Folio 353 6.3. Agregó que “[…] Por consiguiente, la marca solicitada CERSECOL, al reproducir la mayoría de las letras que componen la marca de mi representada, y en el mismo orden de disposición, y al amparar los mismos productos, es semejantemente confundible con la marca de mi representada y, por tanto, de permitirse el registro de esta marca, se le creará al consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá en error al momento de elegir el producto deseado. […] En consecuencia, en el presente caso se encuentra presente el segundo requisito que exige el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca solicitada ampara productos que se encuentran comprendidos dentro de los productos de la Clase 6 que se identifican con la marca de mi representada. […] Así las cosas, podemos concluir que la marca solicitada CERSECOL es similarmente confundible con la marca registrada CERRACOL para identificar los mismos productos comprendidos en la clase 6 internacional, y, en consecuencia, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de

2000, al expedir las Resoluciones demandadas […]”16.

Segundo cargo: Violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 6.4. Precisó que “[…] La sociedad CERRACOL ha utilizado su nombre comercial CERRACOL desde el año 1964 y, por lo tanto, desde dicha fecha adquirió el derecho exclusivo a su uso en Colombia. […] En efecto, durante todo este tiempo mi representada ha usado su nombre comercial CERRACOL y como resultado de las cuantiosas ventas y gracias a la publicidad de sus productos, el nombre comercial CERRACOL se ha convertido en el nombre que identifica una compañía que ha adquirido un reconocimiento y aceptación entre el público consumidor […]”17. 6.5. Puntualizó que “[…] la impresión visual que dan los signos en conflicto es muy similar, ya que el reemplazo de dos letras no genera una impresión diferente de los mismos. Aún más, al observarlos de manera sucesiva, es prácticamente imposible diferenciarlos sin hacer un esfuerzo visual profundo. […] Entonces, los signos enfrentados son similares desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, ya que al observarlos en su conjunto y de manera desprevenida como lo 16 Cfr. Folio 353 vlto. 17 Cfr. Folio 354 hace el consumidor, ambos generan la misma impresión, existiendo una similitud tal que genera riesgo de confusión y de asociación en perjuicio de mi representada y del público consumidor. Por lo tanto, el primer requisito que exige la norma en comento se encuentra debidamente demostrado […]”18. 6.6. Manifestó que “[…] (l)o anterior por cuanto el público consumidor reconoce

que los empresarios que se dedican a la producción y comercialización de productos metálicos, dentro de los que se incluyen los materiales de construcción metálicos, las cerraduras metálicas, sus partes y accesorios y, en general los productos metálicos de ferretería, son empresarios especializados y por lo tanto relacionará inmediatamente el nombre comercial de mi representada con la marca solicitada, creyendo que se trata de un producto elaborado por CERRACOL S.A. […] De lo anterior se desprende, lógicamente que, el solicitante podrá aprovecharse de la reputación de ésta sociedad, mientras el público consumidor estará expuesto a un inminente riesgo de error respecto del origen y calidad de los productos que adquiere […]”19. 6.7. Estableció que “[…] (a)sí las cosas, podemos concluir que la marca solicitada CERSECOL es similarmente confundible con el nombre comercial CERRACOL y, en consecuencia, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al expedir las Resoluciones demandadas […]”20.

Tercer cargo: Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.8. Indicó que “[…] la expresión CERSECOL no goza de la capacidad extrínseca que se requiere para ser marca, lo cual necesariamente lleva a la conclusión que se trata de un signo que no es registrable como marca de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

[…] Por consiguiente, no es cierto, como lo afirma el Demandado en las Resoluciones impugnadas, que el signo CERSECOL es un signo distintivo, pues tal y como ha quedado debidamente demostrado éste carece de distintividad por ser similarmente confundible con el nombre comercial y marca CERRACOL, desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual. […] Por lo 18 Cfr. Folio 358 vlto. 19 Cfr. Folio 359 20 Cfr. Folio 359 vlto. tanto, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 al expedir las Resoluciones demandadas […]”21.

Cuarto cargo: Violación del artículo 137 de la Decisión 486 6.9. Sostuvo que “[…] podemos afirmar que con la solicitud de registro de la marca CERSECOL, el señor JORGE KUZMAN KHALILIA, pretende perpetrar actos de IMITACIÓN; CONFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA, prohibidos por las normas de competencia desleal […]22. 6.10. Agregó que “[…] es claro que el solicitante pretende perpetrar actos de competencia desleal, pues está buscando que se le otorgue el monopolio de un signo casi idéntico al actualmente utilizado por mi representada, quien ha utilizado dicho signo distintivo desde hace más de muchos (sic). […] Así las cosas, tanto el Jefe de la División de signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron el Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 al expedir las Resoluciones demandadas en la medida en