CE-11001-03-24-000-2009-00183-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIMAC LOGISTICA y las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE previamente registradas / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto VIMAC LOGISTICA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE registradas en la misma clase /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala considera que entre la marca cuestionada y los signos registrados a favor de la actora no existe similitud ortográfica, pues aunque la marca cuestionada contiene la partícula de uso común y débil “MAC”, al estar acompañada en su inicio de las letras “V-I” y la expresión “LOGISTICA” genera un signo completamente distintivo y diferente frente a los signos previamente registrados “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, “MAC S.A.”. Así, en conjunto, los términos “VIMAC LOGÍSTICA” poseen “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión indirecta. En otras palabras, las letras “V-I” y la expresión “LOGÍSTICA”

de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado. Respecto de la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente debido a que las letras “V-I” y la expresión “LOGÍSTICA” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […]En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, la Sala precisa que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a los signos opositores, pues las expresiones “VI LOGISTICA”, la dotan con una suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. […] Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la

causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIMAC LOGISTICA y las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK, y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es LOGISTICA en la clase 9 [L]a Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “LOGISTICA”, a su juicio, debe ser excluida del presente análisis, por cuanto se encuentra registrada a nombre de diversos titulares en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y es considerada 2 débil. Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registrados para la Clase 9ª, la Sala no observa que la expresión “LOGISTICA” sea un término de uso común en las marcas registradas en la referida Clase, por lo que no debe ser excluida del examen de confundibilidad. Además, no es descriptiva ni genérica, dado que no describe o designa directamente los productos que identifica la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIMAC LOGISTICA y las marcas mixtas MAC, MAC 2

DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK, y

nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MAC en la clase 9 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo MAC no se excluye del cotejo / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[E]n la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 9ª que contienen la expresión “MAC”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. Además, la precitada Interpretación Prejudicial establece que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede

proceder a su registro. […]Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAC”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE” y “MAC S.A.”, al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Además, no puede perderse de vista que dicha partícula de uso común es aquella sobre la cual se presenta la discusión.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00183-00

Actor: MAC S.A hoy EMA HOLDINGS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: LA MARCA MIXTA “VIMAC LOGISTICA” ES DIFERENTE DE LAS

MARCAS MIXTAS REGISTRADAS MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC

POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”; Y LA NOMINATIVA “MAC

ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, AL CONTENER LA EXPRESIÓN “VI

LOGISTICA”, QUE LE DA LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MAC S.A., hoy EMA HOLDING S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 29964 de 22 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 37191 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 42706 de 30 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de diciembre de 2006, la sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES solicitó el registro como marca del signo mixto "VIMAC LOGISTICA", para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK” y la nominativa “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, en la misma Clase; y el nombre comercial MAC S.A. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 29964 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "VIMAC LOGISTICA", en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTEC BCS LTDA.

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 37191 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 42706 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, por indebida aplicación, por cuanto el signo cuestionado constituye una reproducción total de su marca “MAC”, desconociéndose así el derecho de uso exclusivo que tiene sobre ella. Afirmó que aunque la expresión en controversia está compuesta por varios objetos y figuras, la única imagen fácilmente identificable es la de un carro en el que en su parte inferior se encuentran las palabras “VIMAC LOGÍSTICA”, de las que, solo la expresión “VIMAC”, le aporta distintividad al signo, pues el elemento “LOGISTICA” se encuentra registrado a nombre de diversos titulares para identificar productos en la Clase 9ª, de manera que, en su criterio, debe ser considerada débil y excluida del

análisis de registrabilidad. Indicó que al efectuar un riguroso cotejo marcario con observancia de los criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, se advierte que la similitud entre los signos “MAC” y “VIMAC”, lleva a que se configure un riesgo de confusión gráfica, además de una de tipo ideológica indirecto, por cuanto los consumidores erróneamente creerán que los productos identificados con la marca cuestionada son de su propiedad, atribuyéndoles así la calidad y reputación de la que gozan los que ella comercializa. Expuso que dicha confusión se afianza por cuanto MAC S.A. utiliza la marca “MAC” de forma independiente y, también, seguida de otras expresiones como “MAC

ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC 2

DOBLE PODER” y “MAC POWER PACK”; y que, conforme con la jurisprudencia, ante la existencia de un riesgo de confusión indirecta, no es posible la coexistencia de las marcas enfrentadas en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 - Afirmó que se vulneró el artículo 136, literal b), ibidem, por cuanto la SIC al conceder el registro marcario cuestionado infringió el derecho de uso exclusivo que tiene sobre el nombre comercial MAC S.A. Aseguró que, a su juicio, la transgresión radica en que el registro marcario cuestionado fue concedido sin tener en cuenta que MAC S.A., se constituyó en 1969 con un objeto social determinado y relacionado directamente con los productos de la

Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; que ha utilizado de manera intensa e ininterrumpida dicho nombre comercial, enlistando diferentes reconocimientos recibidos hasta la fecha; y que, tal y como ya lo había expresado, tiene un derecho exclusivo de este que implica que no sea posible la utilización o registro de un nombre, enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad por parte de un tercero. - Manifestó que también se transgredió el artículo 136, literal h), en concordancia con los artículos 224, 225 y 226, ibidem. Como sustento de lo anterior expresó que la marca “MAC”, desde su constitución, se ha caracterizado por ser líder en la producción, fabricación y distribución de baterías, así como de diversos productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; que debido a dicha identificación en el mercado, de permitirse el registro del signo cuestionado, generaría una confusión para el público consumidor y daría lugar a que se lesionen sus intereses empresariales y se disminuya la capacidad distintiva de sus marcas. Precisó que es reconocida como empresa transnacional ejemplo de liderazgo, competitividad, eficiencia y responsabilidad social, y en tal virtud, -además de su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 good will, estrechamente relacionado con el signo “MAC”, y de su notoriedad-, debe ser protegida de manera especial para evitar que el prestigio acumulado se vea disminuido con la entrada de productos extranjeros que utilicen su principal signo

distintivo para acaparar nuevos mercados. Por último, para efectos de acreditar que la marca “MAC” cumple con todas las condiciones para ser considerada como notoria, trajo a colación una reseña acerca de la historia e importancia de la sociedad, con fundamento en lo cual adujo que: i) dicha marca tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado nacional de baterías siendo ampliamente reconocida por competidores y consumidores de los productos amparados en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; ii) cumple con la duración, amplitud y extensión geográfica de uso por cuanto ha sido utilizada de forma continua e ininterrumpida por más de 35 años a lo largo de todo el territorio nacional; iii) tiene relevancia certificada por revisores fiscales acerca de las cifras de ventas e ingresos de la empresa; iv) existen actividades significativas de fabricación compra y almacenamiento al tener una planta de 10 hectáreas de extensión y con capacidad para fabricar 7 millones de baterías anuales; y v) en relación con la existencia y antigüedad de cualquier registro nacional o internacional, la marca “MAC”, se encuentra registrada en Colombia y en otros países como Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Bahrein, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Jamaica, Kuwait, Líbano, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Siria, Trinidad y Tobago, la Unión Europea, Uruguay y Yemen.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Para tal efecto, adujo que si bien en el signo cuestionado está incluido la denominación “MAC”, de ello no se infiere que la expresión “VIMAC LOGISTICA”, sea confundible con las marcas registradas a favor de la actora o con su nombre comercial MAC S.A, ya que, conforme lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las marcas deben ser analizadas en su conjunto sin que se fraccionen; y que, además, el registro marcario cuestionado cuenta con varias figuras, esto es, un vehículo, planos a modos de pieza, un satélite, entre otras. Aseguró que una vez revisada su base de datos, encontró que la expresión “LOGISTICA” no es débil con relación a los productos que ampara la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues no existe registro alguno en tal Clase que relacione solamente esa palabra, así mismo que la incluya, salvo la concedida en el caso objeto de estudio. Adujo que al ser mínima la semejanza existente entre el signo cuestionado y las marcas registradas a favor de la actora, la cual no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor y que, atendiendo a la visión en conjunto de este, no puede considerarse como una “reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción”, de las expresiones opositoras, por lo

que no le era dable entrar a pronunciarse sobre la supuesta notoriedad de estas. II.-2. La sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curador ad litem, indicó que la marca “MAC” está compuesta por una silaba, mientras que en el signo “VIMAC LOGISTICA”, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 confluyen varias, además de representarse sobre ella un círculo y al interior varias figuras, entre ellas, un vehículo y un satélite, por lo tanto, no concuerdan ni literal, ni fonética, ni ideológica, ni gráficamente, como tampoco hay riesgo de confusión y/o asociación alguna frente a la expresión opositora. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7:

“[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los literales a), b) y h), del artículo 136, y artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede la interpretación con excepción de los artículos 225 y 226, por cuanto no es objeto de controversia el uso y registro no autorizado de los signos distintivos notoriamente conocidos. 6 En adelante el Tribunal 7 Proceso 327-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 De oficio se interpreta el literal g) del artículo 135 y los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de desarrollar el tema sobre marcas conformadas por términos débiles o de uso común, y la marca notoriamente conocida. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo VIMAC LOGISTICA (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con el nombre comercial MAC S.A. (denominativo) y las marcas MAC

(mixta) MAC 2 DOBLE PODER (mixta), MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE (denominativa), MAC POTENTE POTENCIA (mixta), MAC POWER PACK (mixta) y MAC S.A. (denominativa), es pertinente

analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor

atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus

formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro VIMAC LOGISTICA (mixto) y las marcas MAC (mixta), MAC 2 DOBLE PODER (mixta), MAC POTENTE POTENCIA (mixta), y MAC POWER PACK (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento –sea denominativo o gráficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes

reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar

complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento

podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráf