CE-11001-03-24-000-2009-00202-00-2014

PATENTE DE INVENCION – Abandono de la solicitud de privilegio de patente de invención Examinada la actuación encuentra la Sala que los actos acusados se ajustaron a lo que dispone el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En efecto, de acuerdo con dicha disposición si a la expiración del término señalado en su inciso primero y referido al plazo concedido para completar los requisitos de su solicitud, así como al de su prorroga, el solicitante no completa los requisitos indicados “la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”. Y eso fue lo que ocurrió en este asunto ya que expirado el término de la prorroga que se concedió a la solicitante para que respondiera al requerimiento contenido en el Oficio núm. 14160, que tenía como fin que aquella ajustara su solicitud de privilegio de patente de invención a los requisitos expresados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, dicho requerimiento no fue atendido, es decir, que la solicitante no completó los requisitos indicados por la Superintendencia de Industria y Comercio y por ello la consecuencia jurídica que se imponía era la de declarar el abandono de la solicitud.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 14 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 26 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 27 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 38 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 39 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 276

NOTA DE RELATORIA: Prevalencia del derecho sustancial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de enero de 2008, Rad. 2004-00170-01, MP.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; sentencia de 4 de julio de 2013, Rad. 200800071, MP. María Elizabeth García González; Corte Constitucional, Sentencia C446 de 1997.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00202-00

Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad JANNSEN PHARMACEUTICA N.V. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. contra las Resoluciones números 28798 de 12 de agosto de 2008 y 47049 de 21 de noviembre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, declaró el abandono de una solicitud de privilegio de patente de invención y resolvió un recurso de reposición que confirmó

dicha decisión.

I. - COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 28798 de 12 de agosto de 2008, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “Métodos para control del intervalo QT”, la cual fue tramitada bajo el expediente administrativo núm. 07-075.234. 2.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 47049 de 21 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, en el sentido de confirmarlo. 2.1.3. Ordenar como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho que la División de Nuevas Creaciones de la

Superintendencia de Industria y Comercio continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención denominada “Métodos para control del intervalo QT”. 2.1.4. Ordenar la publicación de la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. El 24 de julio de 2007 la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento de la patente de invención titulada “Métodos para control del intervalo QT”. 2.2.2. La División de Nuevas Creaciones mediante oficio núm. 14160 notificado el 9 de noviembre de 2007 requirió a la solicitante para que dentro del término de dos (2) meses complementara su solicitud en cuanto los siguientes aspectos formales: i) indicar bajo qué fase se tramitó la solicitud internacional y ii) modificar el título de la solicitud. El plazo para atender ese requerimiento vencía el 8 de enero de 2008. 2.2.3. A través de memorial radicado el día 26 de diciembre de 2007 solicitó una prórroga del término concedido por la Administración y por escrito radicado el 28 de marzo de 2008 dio respuesta al requerimiento formulado, informando que la solicitud había sido tramitada bajo el capítulo I y modificando el título de la solicitud, así: “Composiciones farmacéuticas útiles para el control de la duración de la depolarización y la repolarización del vehículo”.

2.2.4. El 15 de abril de 2008 complementó el memorial de 28 de marzo de 2008, en el sentido de informar que siempre ha atendido a los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de solicitar que su respuesta sea atendida teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del C.C.A, 4 del C.P.C y 83 y 228 de la C.P. 2.2.5. Mediante la Resolución 28798 de 12 de agosto de 2008, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, se declaró el abandono de la solicitud de patente en los términos del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no haber sido atendido oportunamente el requerimiento de la Administración. 2.2.6. Inconforme con la anterior decisión la solicitante interpuso en su contra recurso de reposición, el cual fue resuelto el 21 de noviembre de 2008 a través de la Resolución núm. 47049, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución 28798 de 12 de agosto de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 83, 209 y 228 de la Constitución Política; 2, 3 (incisos 5 y 6), 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo; 4 del Código de Procedimiento Civil; y 2 de la Ley 58 de 1982. Al efecto manifestó:

2.3.1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el principio de eficacia de las actuaciones administrativas, al no tener en cuenta los memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008, con los cuales subsanó el error formal de no dar contestación a las observaciones formuladas en el oficio núm. 14160 de 9 de noviembre de 2007. 2.3.2. Que si bien ninguno de los principios administrativos están consagrados para corregir errores procesales, lo cierto es que si los mismos son subsanados y está de por medio un derecho sustancial, éste debe prevalecer. 2.3.3. Que resulta a todas luces formalista y sesgada la posición de la Superintendencia al no aplicar los criterios dados por el legislador y la jurisprudencia sobre el principio de eficacia, el cual pese a que en ningún momento quiere salvaguardar los errores de los particulares sí prevé que si ellos existen y han sido subsanados, pueda la administración proceder a remover cualquier obstáculo de tipo formal con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial. 2.3.4. Que en numerosas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha aplicado el principio de eficacia ante situaciones producto de errores involuntarios del solicitante de las patentes, quedando claro entonces que ante un error formal que conculca el derecho sustancial debe prevalecer el segundo. Así ha procedido en las resoluciones número 18801 de 31 de mayo de 2001 (expediente núm. 95.006.569), 9691 de 6 de abril de 2003 (expediente núm. 98.039.635) y 28819 de 31 de octubre de 2005 (expediente núm. 92.258.072), en

las cuales ordenó que se continuara con el trámite de la solicitud de patente debido a que al momento de resolverse el recurso de reposición ya se habían saneado los vicios que habían llevado a que se negara la solicitud, dando de esta forma aplicación al principio de eficacia. 2.3.5. Que las resoluciones acusadas violan abiertamente los artículos 2, 3 (incisos 5 y 6) del Código Contencioso Administrativo, 4º del Código de Procedimiento Civil y 228 de la Constitución Política, por la no aplicación de los principios sobre los cuales deben estar basadas todas las actuaciones de las diferentes autoridades administrativas, en especial el principio de eficacia. 2.3.6. Que los actos acusados vulneraron el principio de imparcialidad de las actuaciones administrativas consagrado en los artículos 209 de la Constitución Política, 2 de la Ley 58 de 1982 y 3 (inciso 6) del Código Contencioso Administrativo, en tanto que no aplicó el mismo criterio que siguió en los asuntos antes referidos. 2.3.7. Que la Administración desconoció el deber de resolver todas las cuestiones planteadas en la actuación tanto inicialmente como con ocasión del recurso de reposición, vulnerando así lo dispuesto en los artículos 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo, pues no se pronunció en ninguno de los actos acusados sobre el memorial presentado por la solicitante el día 15 de abril de 2008 y guardó absoluto silencio sobre los argumentos expuestos en la impugnación. 2.3.8. Que en el análisis que hizo la Superintendencia no se presumió la de buena

fe de la demandante, por lo cual se vulneró lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y sostuvo al respecto, señalando las siguientes razones en defensa de los actos acusados: Luego de referirse al trámite dentro del procedimiento establecido para las solicitudes de patente (estudio de forma, respuesta a las oposiciones, estudio de fondo, estudio definitivo), señaló que mediante oficio 14160 fijado en lista el 9 de noviembre de 2007 requirió a la demandante de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para que dentro del término de (2) dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de esa normativa, esto es, aclarara si la misma correspondía al capítulo I o II del PCT (ya que los documentos aportados no se ajustaban a lo solicitado) y presentara un nuevo título que permitiera identificar la materia de la cual trataba la solicitud; y que como tal requerimiento no fue atendido dentro del término legal en que era oportuno hacerlo, se dio aplicación a lo dispuesto en el citado artículo 39 de la Decisión 486 declarándose el abandono de la solicitud. Aclaró a ese respecto que de las normas comunitarias citadas se infiere claramente que es obligatorio para los solicitantes de las patentes de invención responder -dentro de los términos perentorios que señala la normalos requerimientos que le formule la oficina nacional competente, so pena de la

declaratoria de abandono de las respectivas solicitudes. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora reiteró, en lo esencial, los argumentos expuestos en la demanda (Fls. 173 a 179). La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos de defensa esgrimidos en la contestación de la demanda y agregó que: (i) las normas procesales en las que la Superintendencia sustenta sus decisiones tienen como fin último la protección de los derechos sustanciales tanto de quienes presentan solicitudes como de terceros y son además normas de orden público y por ende de imperativa observancia; (ii) el deber de remover de oficio los obstáculos puramente formales no supone que la Administración deba desconocer las normas procesales aplicables al caso concreto; (iii) la comunicación de 15 de abril de 2008 no se tuvo en cuenta por ser extemporánea, esto es, por no presentarse dentro del término señalado en el artículo 39 de la Decisión 486; (iv) el recurso de reposición fue atendido en todas sus partes a través de la Resolución 47049 de 21 de noviembre de 2008; (v) no se puede alegar que el error se cometió de buena fe, toda vez que el profesional en la materia sabe los deberes que le imponen los artículos 26 y 27 de la normativa citada (de los que no se puede eximir) y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento; y (vi) en todos los casos señalados por la parte actora la revocatoria de las resoluciones que declaran el abandono de la solicitud de patente o la niegan, está sustentada en errores u omisiones de la

entidad frente a los cuales tenía el deber de rectificar, pero nunca en la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal ni en un “justificado” desconocimiento de términos que son perentorios (Fls. 160 a 172). El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 54-IP-2012 de fecha 4 de julio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2. La Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su

prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

3. En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.”

(Subrayas originales) VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Anotación previa En escrito de fecha 22 de noviembre de 2013 el Consejero Ponente de esta providencia manifestó ante la Presidencia de la Sección Primera su impedimento para participar en el trámite y decisión de este proceso, por considerar que se encontraba incurso en la causal consagrada en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil1, el cual fue declarado infundado a través de Auto de 24 de abril de 20142. 6.2.- Los actos acusados Se controvierte en este asunto la legalidad de las Resoluciones 28798 de 12 de

agosto de 2008 y 47049 de 21 de noviembre de la misma anualidad, expedidas 1 Folios 205 y 206. 2 Folios 207 y 208. por la Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales, respectivamente, se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “Métodos para control del intervalo QT” y tramitada bajo el expediente administrativo núm. 07-075.234 y se resolvió, en forma desfavorable, el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión, confirmándola en todas sus partes. 6.3.- La normativa andina aplicable Si bien el actor no señaló como violadas ninguna de las normas comunitarias el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial señaló que debe darse aplicación en este caso a los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la solicitud de privilegio de patente para la invención mencionada en esta providencia fue radicada el 24 de julio de 2007, en vigencia de dicha Decisión. Las disposiciones aplicables son las siguientes: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.” “Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del

solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.” “Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.” “Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.” “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” 6.4.- Los hechos relevantes del proceso De acuerdo con lo visto en los antecedentes administrativos3 la decisión de declarar el abandono de la solicitud de patente se fundamentó en lo siguiente:

6.4.1. Mediante escrito radicado el 24 de julio de 2007 bajo el número 07-07523400000-0000 la sociedad JANNSEN PHARMACEUTICA N.V. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención de la creación denominada “Métodos para el control del intervalo QT” (Fls. 1 a 83). Con posterioridad, con escrito radicado el 22 de agosto de 2007, se hicieron algunas modificaciones a dicha solicitud (Fls. 86 a 102). 6.4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de Oficio núm. 14160, notificado por fijación en lista de fecha 9 de noviembre de 2007, hace el siguiente requerimiento a la solicitante: “Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC), regla 51 bis del Reglamento y Circular Básica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. El solicitante debe aclarar si la solicitud corresponde al capítulo I o II del PTC por que la indicación en el petitorio no corresponde a los documentos del expediente, en caso necesario adjuntar los documentos que corresponde.

2. El solicitante debe presentar un nuevo título que permita identificar la materia de la cual trata la solicitud, ya que el título relacionado no se encuentra con la precisión necesaria para identificar claramente el objeto de la solicitud de patente. (Regla 4.3. PTC, Art. 26-27 D-486, Circular

única 5.2.9.). En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se entenderá abandonada y perderá su prelación.” (Fl. 103 – negrillas y subrayas ajenas al texto original ) 6.4.3. Antes del vencimiento del mencionado plazo, la apoderada de la sociedad solicitante mediante escrito radicado el 26 de diciembre de 2007 solicitó a la 3 Obrantes en el expediente en cuaderno anexo en 173 folios. Superintendencia de Industria y Comercio una prórroga de dos (2) meses para dar respuesta al Oficio núm. 14160. (Fl. 104) 6.4.4. La prórroga autorizada por el citado artículo 39, esto es, por un periodo igual al inicialmente concedido, se extendía hasta el día 13 de marzo de 2008, según consta en el considerando cuarto de la Resolución 28789 de 12 de agosto de 2008 acusada. (Fl. 11 cdno. ppal.) 6.4.5. A través de escrito radicado el 28 de marzo de 2008 con el número 07075234-00004-0000 la apoderada de la sociedad solicitante dio respuesta al Oficio núm. 14160 manifestando lo siguiente: “1. La solicitud de la referencia fue tramitada en fase internacional bajo el capítulo I.

2. Modifico el título de la solicitud para que se lea como sigue:

“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ÚTILES PARA EL CONTROL DE

LA DURACIÓN DE LA DEPOLARIZACIÓN Y LA REPOLARIZACIÓN DEL

VEHÍCULO”.

Espero con esto haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese despacho y de conformidad con lo indicado en los artículos 3º, inciso 3, 35 inciso 2 y 59 inciso 2 del CCA, al analizar este memorial, atentamente solicito se traten todas las cuestiones planteadas con motivo del mismo.” (Fls. 106 y 107 – mayúsculas sostenidas del texto original) 6.4.6. Con posterioridad con escrito radicado el 15 de abril de 2008 bajo el número 07-075234-00005-0000 y dirigido a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la apoderada de la solicitante manifestó dar alcance a su memorial de 28 de marzo de 2008, con el cual respondió al Oficio núm. 14160, en el sentido de señalar que siempre ha sido intención de su mandante dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el examinador el dicho oficio y de solicitar que por ello sea tenida en cuenta la menciona respuesta. Este escrito lo fundamenta normativamente en los artículos 4 del C.P.C., 2 y 3 del C.C.A. y 228 de la C.P., sobre primacía de lo sustancial sobre lo procesal, y en el artículo 83 también de la C.P., sobre la presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares ante la Administración. (Fls. 108 y 109) 6.4.7. El Superintendente de Industria y Comercio mediante la Resolución núm.

28798 de 12 de agosto de 2008 declaró abandonada la solicitud de privilegió de patente de invención de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al verificar que vencido el término de la prórroga solicitada por la solicitante ésta no atendió el requerimiento que se le efectuó a través del Oficio núm. 14160. (Fls. 111 y 112) Esta decisión se confirmó en todas sus partes a través de la Resolución núm. 47049 de 21 de noviembre de 2008 que desató el recurso de reposición interpuesto contra aquella. (Fls. 169 a 173) 6.5.- El análisis de la controversia 6.5.1. Examinada la actuación encuentra la Sala que los actos acusados se ajustaron a lo que dispone el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En efecto, de acuerdo con dicha disposición si a la expiración del término señalado en su inciso primero y referido al plazo concedido para completar los requisitos de su solicitud, así como al de su prorroga, el solicitante no completa los requisitos indicados “la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”. Y eso fue lo que ocurrió en este asunto ya que expirado el término de la prorroga que se concedió a la solicitante para que respondiera al requerimiento contenido en el Oficio núm. 14160, que tenía como fin que aquella ajustara su solicitud de privilegio de patente de invención a los requisitos expresados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, dicho requerimiento no fue atendido, es decir, que la solicitante no completó los requisitos indicados por la Superintendencia de

Industria y Comercio y por ello la consecuencia jurídica que se imponía era la de declarar el abandono de la solicitud. Así precisamente lo subrayó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso, luego de precisar que el citado artículo 39 constituye la normativa sustancial aplicable a este asunto. (Fl. 202 cdno. ppal) 6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se privilegió la aplicación de las formalidades sobre el derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008 mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm. 14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el artículo 39 de la Decisión 486. La Sala en Sentencia de 28 de enero de 20084 desestimó una acusación similar a la aquí examinada con las siguientes consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la legalidad de actos administrativos que declararon el abandono de la solicitud de patente por no completar los requisitos indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la oportunidad prevista en la normativa andina: “[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la

aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora. Según las disposiciones transcritas5 es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso no había apoderado debidamente constituido y no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de