CE-11001-03-24-000-2009-00216-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS previamente registrada / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son LUCKY y CHARMS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto LUCKY CHARMS para identificar “cereales para el desayuno”, productos de la Clase 30, por tener semejanza con la marca nominativa CHARMS previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión La Sala considera que el signo solicitado y la marca registrada, a pesar de estar conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que existe similitud ortográfica y fonética entre ellas, además la partícula LUCKY, que integra el signo LUCKY CHARMS, no es lo suficientemente distintiva y diferente, por lo que no otorga un matiz diferenciador y contundente al signo mixto LUCKY CHARMS, y no detenta la suficiente carga semántica para contener una eficacia particularizadora, por lo que en el presente caso no se descartan los riesgos de confusión y de asociación en el público consumidor. […] Respecto de las palabras LUCKY y CHARMS, que conforman tanto el signo solicitado como la marca registrada, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma español, pero si en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los

signos objeto de estudio en la medida en que las palabras LUCKY y CHARMS son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático. Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] Teniendo en cuenta lo anterior, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] La Sala observa, que el signo solicitado y la marca registrada objeto de cotejo amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la marca CHARMS identifica “Todos los productos comprendidos en la clase 30 (excluyendo: cereales para el desayuno)”, y el signo mixto LUCKY CHARMS, identifica, “Cereales para el desayuno”; lo que en principio significaría que no guardan relación alguna. […] Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que la marca registrada CHARMS pretende excluir los productos que distingue el signo mixto LUCKY CHARMS, lo cierto es que dados los productos que identifica la marca registrada, no es posible dicha exclusión toda vez que: i) los “[…]

cereales para el desayuno […]” pueden ser sustituidos o intercambiados con productos tales como, el sagú, el arroz, las harinas y preparaciones hechas de cereales, con el pan, etc; ii) los cereales para el desayuno son complementarios a productos que identifica la marca registrada CHARMS, tales como el café, el té, el cacao, el pan, la miel, los jarabes de melaza, el sagú, etc.; y iii) dadas las similitudes ortográficas, fonéticas, y la relación entre productos ya descrita, existe una gran posibilidad que el consumidor medio, relacione razonablemente la marca registrada CHARMS y el signo mixto solicitado LUCKY CHARMS, concluya que provienen del mismo empresario, y cometa error al adquirirlos ; lo anterior se traduce en una conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar el signo mixto solicitado y los que identifica la marca nominativa registrada. Considerando el anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y la marca nominativa opositora. […] En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos que identifican la marca nominativa opositora, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del

literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – No cumple los requisitos el suscrito entre el LUCKY CHARMS y la marca CHARMS La Sala también considera, que con relación a la solicitud de registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, su trámite y el resultado de este, no se vulneró la prohibición señalada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, el hecho de que existiera el consentimiento del titular de la marca nominativa CHARMS para proceder con el registro del signo mixto LUCKY CHARMS, dicha circunstancia no cambia la existencia de un riesgo de confusión entre el signo mixto LUCKY CHARMS y la marca nominativa CHARMS, por lo que se reitera, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS DE TERCEROS – Marco normativo

ACUERDOS ENTRE TITULARES DE DISTINTAS MARCAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN TERRITORIO NACIONAL - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00216-00

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Irregistrabilidad de signos por configurarse el riesgo de confusión debido a la similitud de sus elementos prevalentes y la existencia de conexidad competitiva. Acuerdos de coexistencia entre titulares de distintas marcas para su comercialización. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Société des Produits Nestlé S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16711 de 18 de julio de 2005, 28485 de 28 de octubre de 2005 y 50289 de 28 de noviembre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Société des Produits Nestlé S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 16711 de 18 de julio de 2005, “[…] Por la cual se niega un registro […]”5 y ii) 28485 de 28 de octubre de 2005, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”6: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 50289 de 28 de noviembre de 2008, “[…] Por 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 30 a 45 3 “[…] Artículo 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]”. 4 “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. 5 Cfr. Folios 12 a 15 6 Cfr. Folios 16 a 19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”7, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación

Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones8:

“[…]

2. LO QUE SE DEMANDA: De conformidad con los hechos que más adelante se narran le solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes Declaraciones y Condenas: 2.1. Que son nulas las Resoluciones Nos, 16711 y 28485, expedidas por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio así como la Resolución 50289 originaria de la Delegatura de Propiedad Industrial, por medio de las cuales fue negado el registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta) a nombre de Societé des Produits Nestlé S.A. 2.2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta) para distinguir "cereales para el desayuno" de la Clase 30 Internacional, a nombre de Societé des Produits Nestlé S.A. 2.3 QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se

profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso. […]”. Presupuestos fácticos 7 Cfr. Folios 20 a 24 8 Cfr. Folio 48 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones 9: 4.1. Solicitó, el 30 de diciembre de 2004, el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de abril de 2005, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 551, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de Signos Distintivos negó, por medio de la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005, el registro como marca del signo mixto LUCKY CHARMS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005. 4.5. La Directora de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 28485 de 28 de octubre de 2005, el recurso de reposición en el sentido de

confirmar la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005. 4.6.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 50289 de 28 de noviembre de 2008, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16711 de 18 de julio de 2005. Normas violadas 9 Cfr. Folio 33 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b)10 del artículo 135 y los literales a)11 y f)12 del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina13, en adelante la Decisión 48614; el artículo 315 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 116 y 317 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199818; y el artículo 1519 de la Ley 962 de 8 de julio de

200520. Concepto de la violación 10 “[…] b) carezcan de distintividad […]”. 11 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 12 “[…] consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste […]”.

13 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 14 “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” 15 “[…] Artículo 3: Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera […]”. 16 “[…] Artículo 1: La presente ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública […] “. 17 “[…] Artículo 3o. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. PARÁGRAFO. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular […]”. 18 “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”. 19 “[…] Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley. En todas las entidades, dependencias y despachos públicos, debe llevarse un registro de presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la oficina o mecanismo de atención al usuario. Cuando se trate de pagos que deba atender la Administración Pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal [...]”. 20 “[…] Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos […]”.

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6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó el concepto de violación: Violación del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto “[...] viendo como un todo, las marcas en conflicto, es posible afirmar que éstas, a pesar de tener en común la palabra CHARMS, la solicitada por mi cliente cuenta con una expresión adicional (LUCKY) que le otorga suficiente distintividad con respecto a la ya registrada [...]”21. 6.2. Agregó que “[...] (l)a especial combinación de colores, así como el tipo de letra son elementos fundamentales en la marca solicitada que no deben ser omitidos al momento de hacer el análisis de confundibilidad y que sin lugar a dudas generará un concepto independiente al que puede generar la marca CHARMS en cuanto al producto como tal y en cuanto al origen empresarial del mismo. Nótese como la marca solicitada está escrita en un tipo de letra especial de colores amarillo — dorado, bordeadas en rojo y de la parte inferior de la letra

(sic) Y sale una línea que representa el arcoíris. [...]”22. 6.3. Sostuvo que “[…] el impacto visual que cada una de las marcas genera en el consumidor, es totalmente distinto, puesto que de un lado está frente a una marca pura y simplemente nominativa y del otro, está frente a un conjunto marcario

totalmente llamativo, original y auténtico que evitaría a toda costa, que los orígenes empresariales se confundieran. [...]”23. 6.4. Precisó que “[...] la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo produce en el consumidor o en el usuario medio al que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas. Las particularidades antes descritas son suficientes para que la coexistencia entre las marcas LUCKY 21 Cfr. Folio 37 22 Cfr. Folio 38 23 Cfr. Folio 39 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CHARMS y CHARMS no genere riesgo de confusión alguna para el consumidor [...]”24. 6.5. Agregó que “[...] (e)n razón a lo anterior, y al hecho de que el conjunto marcario LUCKY CHARMS es intrínsecamente distintivo; esto es, no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad absoluta como Generidad, Descriptividad y/o Uso común entre otras consagradas en el Artículo 135 de la Decisión 486, podemos concluir que ése signo es distintivo y que por lo tanto, puede cumplir en el comercio la principal función de las marcas que es la de individualizar productos en el mercado asociados a un origen empresarial determinado [...]”25. 6.6. Explicó, sobre los acuerdos de coexistencia marcaria, que “[...] (e)l titular de la

marca CHARMS base de la negación, suscribió con mi representada un Acuerdo de Coexistencia con el fin de otorgar su consentimiento al registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta). Vale la pena mencionar que dicho acuerdo fue radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio con los recursos de reposición y apelación que se presentaron el 26 de agosto de 2005, con el fin de dilucidar cualquier inquietud sobre el registro de la marca LUCKY CHARMS. Ahora bien si las diferencias anotadas anteriormente no fueran suficientes para admitir la registrabilidad de la marca LUCKY CHARMS (mixta), la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 136 literal f), establece claramente que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste [...]”26. 6.7. Por último, indicó que “[...] teniendo en cuenta que la norma citada por la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro de la marca LUCKY CHARMS (mixta) a nombre de Société des Produits Nestlé S.A. es el Artículo 136 literal a), el aparte anteriormente citado debería aplicarse puesto que estamos frente a una causal de irregistrabilidad relativa y no a una absoluta. [...]”27. 6.8. La Sala aclara que, si bien la parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486,

24 Ibidem. 25 Cfr Folis 39 y 40 26 Cfr. Folio 40 27 Cfr. Folio 42 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, de los artículos 1 y 3 de la Ley 489 y del artículo 15 de la Ley 962; solamente expuso el concepto de la violación del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada28 contestó la demanda29 de forma extemporánea, lo que generó que el Despacho sustanciador la tuviera por no contestada, mediante auto de 24 de junio de 201530.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso31 no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 13 de diciembre de 201732, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 339-IP-2018 de 3 de diciembre de 201833, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede la interpretación del artículo 136 literales a) y f) por ser materia controvertida. 3. No se interpretará el artículo 135 literal b), toda vez que no se denegó la solicitud por carencia intrínseca del signo sino por confusión con una marca previamente registrada. 4. De oficio se interpretará el artículo 159 de la Decisión 486 para analizar el tema de los 28 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 150 29 Cfr. Folios 138 a 149 30 Cfr. Folio 155 31 La vinculación se realizó mediante el auto admisorio de la demanda de 5 de octubre de 2009, corregido por medio de auto de 11 de junio de 2010. 32 Cfr. Folio 157 33 Cfr. Folios 165 a 177 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acuerdos de coexistencia […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Auto de pruebas y reanudación del proceso

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 201934, por un lado, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código

Contencioso Administrativo, mediante auto de 4 de octubre de 201935, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

13. Durante el término legal la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

14. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos: 14.1. Indicó que: “[…] de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la oficina nacional competente, es decir, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011 y la Decisión 486 de 2000, la Dirección de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente los actos administrativos aquí demandados, sin que pueda evidenciarse ningún yerro que pudiera afectar la legalidad de los mencionados actos administrativos. Por otro lado, es preciso mencionar que el sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la compañía demandante, obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por mi prohijada frente a las a las marcas enfrentadas en sede administrativas, así como a las que para la fecha

34Cfr. Folios 179 a 183 35 Cfr. Folio 186 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co figuraban en el registro de propiedad industria, y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones […]”36. 14.2. Argumentó que: “[…] efectuado el estudio de la marca mixta solicitada frente a la marca nominativa previamente registrada en comento, se tiene que con fundamento en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, se concluye que después de un impacto general, son susceptibles de generar confusión entre el público consumidor adquirente de bienes y servicios, o riego empresarial , habida cuenta que la marca solicitada "LUCKY CHARMS" (mixta) clase 30, reproduce la marca previamente registrada "CHARMS' a favor de la Sociedad CHARMS Company, causan en el consumidor indudablemente una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, conllevando a los consumidores a creer que se trata erróneamente de artículos fabricados por la misma sociedad, generándose en consecuencia la denominada confusión indirecta, más aún si tenemos en cuenta los productos que distinguen, estando afectos a la misma finalidad, siendo comercializados y publicitados bajo los mismos medios, lo cual hace que se les adjudique la misma procedencia empresarial a los que se identifiquen con el signo solicitado por la evidente similitud que se presenta entre los signos y sus vínculos comerciales […]”37. 14.3. Concluyó que: “[…] frente al caso que nos ocupa es claro que signo solicitado “LUCKY CHARMS” le concedió el registro, pues carece de distintividad y como erróneamente lo argumenta la parte actora, toda vez que dicho signo no

cuenta con la fuerza distintiva necesaria que permite su diferenciación y recordación en el mercado por parte de los consumidores, en su conjunto le genera al consumidor un idea indirecta Pues, la denominación “LUCKY CHARMS” del contenido del producto o, sus características, pues este no debe realizar un esfuerzo imaginativo para llegar a asociar la denominación con los productos que pretende distinguir, por lo que resulta, no ser descriptivo como más adelante se referencia. Con lo anteriormente expuesto, es claro que la marca sometida al análisis, no es distinguible, no pueden coexistir en el mercado y generan riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor y, en el mismo sentido encaja con los motivos expuestos por la norma alegada, haciendo en esta forma improcedente el estudio referente a la confusión […]”38.

15. El Ministerio Público presentó su concepto en los siguientes términos: 36 Cfr. Folio 192 37 Cfr. Folio 195 38 Cfr. Folio 198

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15.1. Indicó que: “[…] (e)n el caso en estudio los dos signos contienen la palabra CHARMS y se diferencian en que uno de ellos contiene la expresión LUCKY, en donde el uso de esta último es para identificar "cereales para el desayuno" únicamente, dentro de la clase 30 internacional. Así las cosas, ante la reproducción íntegra de la expresión CHARMS que identifica productos similares a los cereales para el desayuno, en opinión de esta delegada, se podría entender

que hay un riesgo de confusión para los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos. Es decir, quien produce uno y otro, lo que se traduce en una confusión indirecta en el consumidor. Si bien es cierto, en el presente caso, no se puede afirmar que se desconozca el literal f) del artículo 136 de la Decisión Andina, según el cual no podrán registrarse un signo cuando este infrinja el derecho de propiedad industrial, pues el acuerdo de coexistencia suscrito entre la sociedad TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INCORPORATED, titular de la marca CHARMS, y la sociedad NESTLÉ para registrar y usar la marca LUCKY CHARMS, debe entenderse como el consentimiento que exige la norma para que proceda el registro, también lo es que ese consentimiento no permite superar el riego de confusión que se puede dar en el consumidor, en relación con el origen empresarial del producto […]”39. 15.2. Precisó que “[…] (e)n el caso en concreto, si se analiza el acuerdo de coexistencia marcaria que reposa en el expediente, se puede observar que este establece la posibilidad de que la sociedad NESTLÉ S.A. registre la marca LUCKY CHARMS exclusivamente para “cereales para el desayuno” sin que opere ninguna previsión para evitar confusión indirecta en el cons