CE-11001-03-24-000-2009-00302-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGIA TEEN y la marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo MAGIA TEEN en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y coNexión competitiva con marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre las marcas “MAGIA TEEN” y “MAGIC TEEN”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 8 letras “M”- “A”-“G”- “I”- “T” -“E” -“E” -“N”; y que la única diferencia radica en la letra “A” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce las letras “M”- “A”-“G”- “I”, así como la palabra “TEEN” de la marca registrada. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “M”-

“A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que si bien es cierto que la expresión “MAGIC TEEN” es de fantasía, debido a que no tiene un significado propio en el idioma castellano, también lo es que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo “TEEN” y las palabras “MAGIA” y “MAGIC”, que sugieren indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo mágico. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en sus letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “MAGIA TEEN” fue solicitada para

amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”. La marca previamente registrada, “MAGIC TEEN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [...]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (ropa o vestidos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “MAGIC TEEN”. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGIA TEEN y la marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son MAGIC y TEEN en la clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo MAGIC y TEEN no se excluyen / EXAMEN DE REGISTRABILIDADAnálisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – No lo es

TEEN / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, la palabra “MAGIC” es una expresión de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y la denominación “TEEN” es descriptiva para dicha clase. En efecto, consultada la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 25, que contienen la expresión “MAGIC”, […] Lo anterior pone de manifiesto que “MAGIC” es una expresión de uso común, en la Clase 25 Internacional. […]la Sala estima que la denominación “TEEN” no es una expresión descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene un significado en el idioma español que forme parte del conocimiento común, vale decir, no es conocida por el consumidor promedio colombiano. Por lo tanto, se considera como signo de

fantasía. Sin embargo, “TEEN” sí es una expresión de uso común en la referida Clase 25 Internacional, pues en la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que la contienen, y que, precisamente, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en esa Clase: […] Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “MAGIC” y “TEEN”, que forman parte de las marcas previamente registrada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. FUENTE FORMAL. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00302-00

Actor: KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA DE LA ACTORA “MAGIA TEEN” Y LA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MAGIC TEEN” EXISTEN SEMEJANZAS

SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE

DISTINGUEN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 39430 de 17 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 050627 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 52119 de 11 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca 1 En adelante SIC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MAGIA TEEN” (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de agosto de 2007 solicitó el registro como marca del signo "MAGIA TEEN" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 589, presentándose oposición por parte de la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., por encontrarla similarmente confundible con su marca “MAGIC TEEN” (nominativa), para identificar productos de la misma clase. 2°: Agregó que mediante la Resolución núm. 39430 de 17 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca "MAGIA TEEN" (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. 3º: El 28 de noviembre de 2008, a través de la Resolución núm. 050627, la Jefe de

la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: El 11 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 52119, confirmó la resolución recurrida. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por cuanto no tuvo en cuenta que los signos objeto de cotejo no son confundibles, pues la marca que pretende registrar, limitó de sus productos iniciales, que correspondían a “vestidos, calzados y sombrerería”, a todo lo relacionado con “[…] ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”, para no entrar en conflicto con la marca previamente registrada, “MAGIC TEEN” (nominativa), que es usada para hacer referencia a la ropa interior de mujer, pijamas y productos similares. Adujo que la entidad demandada al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, dado que no puede pretender que sobre la expresión “MAGIC” exista exclusividad para la sociedad CONFECCIONES LEONISA

S.A., dado que dicha palabra está incluida en varias marcas de la misma clase y de diferentes titulares. Alegó que no existe conexión competitiva entre los productos que representan las marcas en conflicto, toda vez que: i) la de su propiedad excluyó la ropa íntima de mujer y pijamas, elementos que sí identifica el signo “MAGIC TEEN”; ii) la finalidad obedece a necesidades diferentes y; iii) se ofrecen en canales de comercialización totalmente diferentes. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respaldó su afirmación con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 84-IP-24, en la que señaló: “[…] Para establecer la existencia de riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos con ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate […]”. Agregó que un caso similar, el Consejo de Estado, en sentencia de 11 de marzo de 2004 (C.P. Olga Inés Navarrete Borrero), consideró que no era confundible la marca “KONKOR” (mixta), que ampara productos de la Clase 25 Internacional con la marca previamente registrada, “KONDOR” (nominativa), que identifica productos de la misma Clase, debido a que no existía conexión competitiva entre los productos

de esa clase, que distinguían ambas marcas, ya que la citada marca “KONKOR” estaba limitada a “botas de trabajo”. Señaló que también se debe tener en cuenta la sentencia de esta Sección de 13 de marzo de 2003, a través de la cual se declaró que no era confundible la marca “NOVA”, de la Clase 20 Internacional, con la marca “NOVALAR”, de la misma clase, en cuanto “NOVA” no era apropiable y “LAR” le imprimía suficiente distintividad. Mencionó que se deben tener en cuenta, adicionalmente, los fallos de 24 de octubre de 1996 y de 6 de diciembre de 2007, que sostuvieron, respectivamente, que la marca “SPORT” (mixta), que identifica productos de la Clase 25 Internacional, era registrable, debido a que estaba acompañada del diseño de tres coronas; y que el signo “FANTASÍA” operaba en la marca como un adjetivo superlativo, que servía para exaltar la calidad de los productos que se pretendían amparar a niveles superiores. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que las expresiones “MAGIC” y “TEEN” son términos débiles, ya que la primera es común entre las marcas registradas en la Clase 25 Internacional y la segunda consiste en un signo descriptivo, en cuanto, al significar “jovencita”, enuncia a qué personas están destinados los productos de dicha clase. Indicó que de ser cierto que la marca “MAGIA TEEN” tiene cierta debilidad, teniendo en cuenta los términos que la conforman, existe un hecho que la hace

registrable, esto es, que la misma no está compuesta solamente de tales expresiones sino también de la imagen de una “gata”. Afirmó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al declarar fundada la oposición planteada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., con fundamento en la marca “MAGIC TEEN” (nominativa), que identifica productos de la Clase 25 Internacional, y negar la marca solicitada “MAGIA TEEN” (mixta), no tuvo en cuenta que no existe confundibilidad entre las citadas marcas, no solo porque la marca cuestionada tiene los suficientes elementos que la hacen distintiva frente a la previamente registrada, sino también por el hecho de que la marca “MAGIC TEEN” está compuesta de la combinación de dos términos débiles como son “MAGIC” y “TEEN”, lo que significa que su titular debe soportar que terceros incluyan en la conformación de marcas tales expresiones. Puntualizó que en el signo solicitado se destaca el diseño de una gata, que contribuye a darle distintividad, aunado a que tienen consumidores diferentes, por cuanto identifican otros productos de la Clase 25 Internacional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a

derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la SIC no desconoció el contenido de los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486, ni el alcance del artículo 61 de la Constitución Política, dado que el signo solicitado “MAGIA TEEN” (mixto), que identifica productos de la Clase 25 Internacional, no tiene la aptitud necesaria para distinguir en el mercado los productos que pretende amparar, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., esto es, “MAGIC TEEN” (nominativa), que identifica productos de la referida Clase 25. Anotó que de haberse concedido el registro del signo solicitado indudablemente se hubiera sometido al consumidor a un riesgo de confusión, no solo frente a los signos sino también a la procedencia empresarial de los productos. Indicó que en el caso bajo estudio, esto es, la comparación entre el signo solicitado “MAGIA TEEN” (mixto), que ampara productos de la Clase 25 Internacional y la marca opositora, “MAGIC TEEN” (nominativa), que identifica productos de la misma Clase, el elemento característico en cada una de los signos es el denominativo, atendiendo no solo a la fuerza que tienen las palabras en la mente del consumidor, sino también el medio a través de la cual se solicitan los productos del mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión genérica o común

no tiene un dominio exclusivo sobre dichas palabras, siempre y cuando en el nuevo conjunto marcario la denominación genérica o común vaya acompañada de otros elementos que la hagan suficientemente distintiva, a fin de no crear riesgo de confusión con la marca ya registrada. Alegó que dentro del trámite administrativo correspondiente, el titular de la marca registrada “MAGIC TEEN”, que identifica productos de la Clase 25 Internacional, adujo sobre la confundibilidad del signo solicitado en relación con su marca registrada y que eran casi idénticas. Mencionó que la entidad demandada, dentro del estudio de registrabilidad realizado, estableció que en el signo solicitado “MAGIA TEEN”, que identifica productos de la Clase 25 Internacional, el elemento predominante era el denominativo, ya que si bien el signo “MAGIA TEEN” contaba con un elemento figurativo en su solicitud, el mismo no lo hacía diferenciable con la marca registrada. Advirtió que esa conclusión de la SIC era obvia, atendiendo no solo a la fuerza que tienen las palabras en la mente del consumidor, sino también por ser la palabra el medio usual a través de la cual el consumidor solicita los productos en el mercado, además de que era evidente la similitud conceptual de los signos analizados, debido a las expresiones empleadas en cada uno de los cuales evocaban el mismo concepto: “magia adolescente”. Sostuvo que siguiendo las reglas para el cotejo de los signos denominativos, las cuales propenden por una visión en conjunto y evitando los fraccionamientos, se evidencia que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co presenta similitud ortográfica, fonética y conceptual, susceptible de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor. Afirmó que ortográficamente el signo solicitado reproduce casi en su integridad, salvo por una letra, la marca previamente registrada. Indicó que la expresión “TEEN” en el signo solicitado es idéntica a la palabra “TEEN” de la marca registrada, lo cual genera una mayor semejanza entre los signos, máxime si la otra expresión del signo solicitado, “MAGIA”, tiene similitud conceptual o significativa con el vocablo “MAGIC” de la marca registrada. Destacó que no obstante que el signo solicitado cuenta con la figura de una gata, este elemento no le permite mayor diferenciación frente a la marca registrada, “MAGIC TEEN”, dado que el elemento predominante en esta es el denominativo. Manifestó que los signos se pronuncian y se escuchan casi de forma idéntica por su composición ortográfica, la cual solo se diferencia por una letra, esto es, la “A”, la cual se reemplaza por la “C”. Precisó que conceptualmente la perspectiva de confusión es más relevante, puesto que corresponde a lo que guarda en su mente el consumidor y lo que lo inclina a adquirir un producto en relación con otro. Señaló que el signo solicitado evoca la misma idea o concepto de la marca registrada, esto es, magia adolescente, razón por la cual se concluyó que el signo solicitado tampoco era diferenciable frente a la marca registrada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Expresó que en atención a las anteriores similitudes, las cuales sin duda podrían llevar al consumidor al riesgo de confusión respecto de los signos como tal, dicha entidad analizó los productos que buscaba amparar el signo solicitado en relación con el previamente registrado. Observó que el signo solicitado pretendía amparar todo lo relacionado con la ropa de mujer, que no fuera ropa interior, quedando excluidas las pijamas, mientras que la marca opositora, “MAGIC TEEN”, identifica sin restricción “vestidos, calzado y sombrerería”, por lo que se presentaba conexidad competitiva entre dichos signos y, por ende, se cumplía el segundo presupuesto para aplicar la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo suficiente para que se negara la marca solicitada por la actora. II.-2. CONFECCIONES LEONISA S.A., en adelante LEONISA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Sostuvo que el signo solicitado es muy similar a la marca previamente registrada

“MAGIC TEEN”.

Afirmó que la similitud entre los signos cotejados es tan manifiesta y de tal magnitud que el nivel de confundibilidad es absoluto en los aspectos fonético y ortográfico, especialmente si se hace la comparación de ellos, conforme lo establece la Decisión 486. Anotó que la normativa citada prevé que la comparación debe ser sucesiva, pues el consumidor en el mercado percibe las marcas de forma individualizada y, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co supuesto, en dicha comparación deben observarse las semejanzas y no las diferencias entre los signos. Advirtió que la confusión puede llegar a ser mayor para el consumidor medio, pues se trata de los mismos bienes que por mucho tiempo han protegido la marca previamente registrada y pretendía proteger el signo solicitado. Alegó que al tener los signos cotejados similitud fonética y ortográfica, además de proteger los mismos productos, se evidenció la existencia de una confusión indirecta en perjuicio tanto del consumidor medio como de la sociedad LEONISA S.A. Expresó que fue muy acertado el concepto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 09-IP-94, transcrito por la SIC, en la Resolución núm. 751 de 28 de mayo de 1997, en la que se señaló lo siguiente: “[…] La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo producto; o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó […]”. Adujo que en este caso la confusión derivada de la identidad ideológica se presenta en relación con las palabras y los sonidos. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado MAGIA TEEN (mixto) y la marca MAGIC TEEN (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de

generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en 3 Proceso 665-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MAGIA TEEN (mixto) y la marca MAGIC TEEN

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una

misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MAGIA TEEN (mixto) y la marca MAGIC TEEN (denominativa). […]

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. 3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SOCIEDAD KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. argumentó que la marca MAGIC TEEN (denominativa) es descriptiva y de uso común respecto a los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cue