CE-11001-03-24-000-2009-00318-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE LEMA COMERCIAL – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO EVOCATIVO – Lo es el lema comercial EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al lema comercial nominativo EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA asociado a la marca FAMILIA para distinguir productos de la clase 16 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La SIC, mediante la Resolución núm. 54861 de 2008, concedió el registro del lema comercial nominativo, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, asociado a la marca “FAMILIA”, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A, para distinguir los productos “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería: adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta […]”, comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. […] [S]i bien las palabras “PAPEL” y “RINDE” pueden resultar, respectivamente, genérica y descriptiva para algunos de los productos comprendidos en la Clase 16 de la

Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que lo que se pretende registrar es un lema comercial compuesto por varias palabras o términos, esto es, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, el cual debe ser analizado en conjunto. La unión de estas palabras o términos, en una frase, transmite al consumidor una idea relativa a características no esenciales de los productos que pretende identificar, razón por la cual la frase deviene en un lema evocativo, distintivo y registrable. Sobre el particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 29 de abril de 2010, en la que la Sala, en un escenario similar en el que se analizó la registrabilidad del lema comercial “LA SUAVIDAD QUE RESISTE TODO”, que ahora se prohíja, concluyó que el mismo en su conjunto y sin fraccionarlo, correspondía a un signo evocativo. […] [E]l lema comercial nominativo, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, puede tenerse como suficientemente distintivo. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del bien que se pretende proteger. Por lo tanto, el lema comercial “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, asociado a la marca “FAMILIA”, sí resulta registrable, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de

otros signos en el mercado, por lo que al ser distintivo el referido lema, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. En virtud de lo anterior, al poseer el lema comercial cuestionado la condición de distintividad necesaria y al tratarse de un conjunto evocativo, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal y que le asistió razón a la SIC al conceder el lema comercial “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, asociado a la marca “FAMILIA”, para amparar los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en esta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 179

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00318-00

Actor: PAPELES NACIONALES S.A.

Demandado: NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSIC Referencia. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA TESIS: EL LEMA COMERCIAL “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN FAMILIA”,

ASOCIADO A LA MARCA “FAMILIA”, SÍ PUEDE SER REGISTRABLE, PUES

TIENE SUFICIENTE FUERZA DISTINTIVA Y SE TRATA DE UN CONJUNTO

EVOCATIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 54861 de 23 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 1º: Que el 6 de julio de 2007, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó el registro del lema comercial nominativo "EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA", asociado a la marca “FAMILIA”, para amparar productos comprendidos en la Clase 163 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que carecía de distintividad y, además, especificaba las cualidades del producto que pretendía identificar. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 38412 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del lema comercial "EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA", asociado a la marca “FAMILIA”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 048849 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 54861 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro del lema comercial “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, asociado a la marca “FAMILIA”, en la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad PRODUCTOS

FAMILIA S.A.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución demandada violó los artículos 134 y 135, literal

b), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que los lemas comerciales, también conocidos como “frases publicitarias” o “slogan”, son signos distintivos al igual que las marcas, en razón a que contribuyen a 3 “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería: adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. que los consumidores diferencien los productos o servicios que se encuentran en el mercado; por tanto, para que proceda su registro deben cumplir con los requisitos de distintividad y ser susceptibles de representación gráfica. Manifestó que el lema comercial, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, cumple con el requisito de representación gráfica, dado que puede ser representado por las palabras y expresiones que posee, no así con el requisito de distintividad, por cuanto carece de originalidad, toda vez que indica de manera evidente y directa las características del producto que pretende amparar. Señaló que, a su juicio, al otorgar el registro del referido lema comercial se le concede a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. el derecho de exclusividad sobre una frase de uso común requerida por los empresarios del sector papelero

para hacer relación a las cualidades o características de sus productos de papel. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el lema comercial cuestionado, es una frase meramente descriptiva, pues de su sola lectura se aprecia un contenido común que refiere a productos de papel que tienen la cualidad o característica de rendir más en una familia. Reiteró que de permitirse el registro del lema comercial, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, se estaría dando a su titular un monopolio injustificado sobre una frase común que se limitaría a señalar que “los productos de papel que se identifican con la citada frase rinden más en la familia”. Indicó que el registro del lema comercial, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, no es suficientemente distintivo para comercializar productos de papel en la referida Clase 16, dado que incluye en su contenido la marca “FAMILIA”, previamente registrada en la misma Clase. Aseguró que el carácter descriptivo que posee el lema comercial, objeto de controversia, es una frase de uso común, que se limita a señalar que los productos amparados rinden más en la familia frente a los productos idénticos o similares de la competencia. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en

materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa. Indicó que la irregistrabilidad por descriptividad o genericidad del signo, se aplica exclusivamente a signos o indicaciones descriptivas o genéricas; una expresión constituida por una denominación evocativa, es decir, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos comunes o descriptivos, pero que tengan suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto o servicio de otros, puede ser registrado como marca, ya que la doctrina y la jurisprudencia han aceptado la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, siempre y cuando sean distintivos frente a los productos que pretende amparar. Adujo que la expresión solicitada, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, se compone en su aspecto denominativo de términos descriptivos. No obstante, nada impide para que un signo compuesto por elementos descriptivos y/o genéricos y/o comunes, pueda ser registrado cuando de la combinación de dichos elementos se observe que es suficientemente distintivo; y que en este caso la exclusividad recaerá únicamente en el signo considerado en integridad, no en los elementos que lo componen. Aseguró que el lema en mención no es exclusivamente descriptivo de los productos que pretende amparar, inclusive cuando los elementos o palabras que lo componen, individualmente consideradas, sí sean descriptivas, pues su distintividad está dada por la combinación particular de estas en su conjunto, por lo que es apto para cumplir la función como lema comercial. II.-2. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A, tercero con interés directo en las

resultas del proceso, indicó que el lema comercial “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, sí es una composición gramatical original que hace uso de palabras que publicitan la marca “FAMILIA”, la cual identifica e individualiza los productos a los que aplica, razón por la que el público consumidor puede diferenciar y seleccionar el elemento que protege tanto la marca como el lema comercial. Adujo que tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han establecido que el lema comercial necesariamente debe evocar las características del producto, pues de otra forma no se entendería la funcionalidad de estos. Aseguró que los lemas comerciales tienen naturaleza complementaria, ya que la Decisión 486 los define como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Sostuvo que la marca “FAMILIA” en Colombia es notoria para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la inclusión de la misma dentro del conjunto de las palabras que conforman el lema objeto de controversia, le confiere la distintividad suficiente para que el consumidor las pueda relacionar. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN II.-1. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que en el acto administrativo acusado atendió los postulados constitucionales, legales y supranacionales establecidos en la jurisprudencia y en

la normativa que rige la propiedad industrial. Sostuvo que nada obsta para que términos descriptivos y/o genéricos y/o comunes se combinen y de ello resulte un signo que en su conjunto sea distintivo y registrable como marca o lema comercial, sin que pueda afirmarse que su titular tenga exclusividad sobre cada uno de tales términos, pues tal condición recaerá únicamente sobre la frase en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos constitutivos. IV.2. La sociedad actora solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Aseguró que de la simple observación del lema comercial, objeto de controversia, se concluye que aquel carece de distintividad, toda vez que si se le pregunta a una persona, esta no solo identificará el producto a que se refiere la frase como es el “PAPEL” sino también una cualidad común o esencial en cuanto que “RINDE MÁS EN LA FAMILIA” o en “EL HOGAR”, o expresa una idea similar. Reiteró que de permitirse el registro del lema comercial, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, se estaría dando un monopolio injustificado sobre una frase común que se limita a señalar que los productos de papel que se identifican con esta rinden más en familia, lo que llevaría consigo a que ninguna empresa de la competencia pueda utilizar ese conjunto, así trate de expresar la verdad sobre las características de sus productos. IV.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, en respuesta a la solicitud de

interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 anteriormente citadas por ser pertinentes. No procede la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el concepto de la marca. 6 En adelante el Tribunal 7 Proceso 328-IP-2019. De oficio se llevará a cabo la interpretación prejudicial del artículo 135, literal g) 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar lo referente a la conformación de signos por partículas de uso común y el lema comercial. […]

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. La demandante alude que el registro del lema comercial EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN FAMILIA (denominativo) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema […] 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta

cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto. a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Decisión 486.

2. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. 2.1. En el proceso interno, se discute si corresponde o no otorgar el registro como lema comercial de EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA (denominativo), solicitado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. por lo que corresponde analizar en qué consiste un lema comercial y, como le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. 2.2. De acuerdo, con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. […] 2.4. En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de

la marca el Tribunal ha señalado lo siguiente:

• Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486). 2.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de los lemas comerciales. 2.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y pesar, de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito dela perceptibilidad.

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. 3.1.Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que el lema comercial EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN FAMILIA

(denominativo), es presuntamente descriptivo y de uso común respecto de los productos contenidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde

la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 3.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no pueden impedir la utilización del elemento descriptivo, y por tanto, su marca sería considerada débil. 3.5. De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 3.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual procederá su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil por que tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o

de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendrá un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.8. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de Clasificación internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 54861 de 2008, concedió el registro del lema comercial nominativo, “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA”, asociado a la marca “FAMILIA”, a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A, para distinguir los productos “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería: adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles);

material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta […]”, comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicha expresión es meramente descriptiva y carece del requisitito de distintividad para que proceda su registro. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales b), e) y g)8, 175, 176, 177 y 179, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. Los textos de las normas aludidas son las siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros 8 Este literal, al igual que los artículos 175, 176, 177 y 179, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los

lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. […] Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión […]”. Para ello, trajo a colación lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2011, en la que se indicó que comoquiera que el lema comercial es accesorio a una marca, se debe tener en cuenta lo siguiente: “[...]- Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486) […]”. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis, para lo cual presenta el lema comercial en conflicto, así:

EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA

(LEMA COMERCIAL NOMINATIVO CUESTIONADO)9

En lo referente a lemas comerciales nominativos, se seguirá la línea

jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal, en relación con el análisis de las causales de irregistrabilidad. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175, 176 y 177, de la Decisión 486, el lema comercial se traduce como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca; su solicitud de registro deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará; no podrán registrarse los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas; y deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo10. Ahora, en atención a lo establecido en el artículo 179 ibidem, la normativa que regula el registro de marcas, en lo pertinente, es aplicable a la de los lemas comerciales. En este orden de ideas, los requisitos para la concesión de las marcas y los criterios de comparación entre estas también son aplicables a los lemas comerciales. 9 Folio 50 del cuaderno principal. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2009-004220-00, sentencia de 4 de octubre de 2018, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un

signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca o lema comercial y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. La Sala observa que en el lema comercial registrado, el elemento predominante y único es el nominativo, dado que está conformado o compuesto por las palabras o los términos que constituyen la frase “EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA

FAMILIA”.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “PAPEL”, de la siguiente manera11: “[…]1. m. Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientosespeciales. 2. m. Pliego, hoja o pedazo de papel en blanco, manuscrito o impreso. 3. m. Conjunto de resmas, cuadernos o pliegos de papel. 4. m. Carta, credencial, título, documento o manuscrito de cualquier clase. 5. m. Impreso que no llega a formar libro […]”. 11 https://dle.rae.es/papel. Consultado el 19 de noviembre de 2020. Por su parte, la palabra “RINDE”, significa12: “[…] 1. m. Arg. Y Ur. En economía, rendimiento […]”.

Por último, la expresión “FAMILIA”, significa13: “[…]1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 3. f. Hijos o descendencia. Está casado, pero no tiene familia. 4. f. Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión ote