CE-11001-03-24-000-2009-00319-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ACEITE CARIBE y las marcas mixtas y nominativa CARIBE / EXPRESIÓN EXPLICATIVA – Deben excluirse del cotejo porque no hacen parte de la marca / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es ACEITE para la clase 29 y por ello se excluye del cotejo / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ACEITE CARIBE para identificar aceites y grasas comestibles, productos de la productos de la Clase 29, por tener semejanza con las marcas mixtas y nominativa CARIBE previamente registradas en la clase 30 y existir riesgo de confusión indirecta Comparación Ortográfica […] La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra las marcas CARIBE cuyo titular es Inversiones Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, […] Comparación fonética […]En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del

producto. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado identificaría “[…] ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, las marcas propiedad de Inversiones Arroz Caribe S.A. identifican productos de la Clase 30, […] La Sala observa que, si bien se encuentran en una clase diferente, los productos están muy relacionados porque se complementan; además, los productos tienen la misma finalidad, alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. En cuanto a los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que si bien los productos que identifican las marcas CARIBE pertenecen a clases diferentes de los productos del signo solicitado, se comercializan en los mismos establecimientos de comercio, esto es, tiendas y supermercados, por cuanto es usual que en un mismo sitio se vendan aceites, grasas comestibles, arroz, harina y preparaciones hechas con cereales; ; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de arroz, pan pastelería, harinas y preparaciones hechas con cereales ha incursionado en el mercado de los aceites y grasas comestibles, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos. Además, dichos productos tienen las mismas

finalidades, en cuanto los productos que identificaría el signo solicitado y las marcas opositoras tienen como fin que es alimentar e ir dirigidos al mismo consumidor. Asimismo, son productos complementarios, la Sala considera, dado que los productos que identificaría el signo solicitado son necesarias para preparar los productos que identifican las marcas registradas. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIOEntre el signo mixto ACEITE CARIBE y la marca mixta EL CARIBE / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ACEITE CARIBE para identificar aceites y grasas comestibles, productos de la productos de la Clase 29, por tener semejanza con marca mixta EL CARIBE previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión indirecta Comparación Ortográfica […] De la confrontación que se hace entre la palabra CARIBE del signo solicitado y EL CARIBE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de seis (6) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras una de dos (2) letras y la otra de seis (6) letras, el elemento denominativo del signo solicitado reproduce una de las palabras de la marca registrada. El elemento denominativo de la marca registrada EL CARIBE está compuesto por dos (2) palabras: EL con una consonante (L) y

CARIBE con tres (3) consonantes (C, R y B); el signo solicitado CARIBE es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra CARIBE que consta de tres (3) consonantes (C, R y B), por lo que el signo solicitado reproduce la segunda palabra de la marca registrada. En relación con las vocales, la marca registrada tiene una (1) vocal en la primera palabra y tres (3) vocales en la segunda palabra y el signo solicitado tiene tres (3) vocales que reproduce la marca registrada en la segunda palabra. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada EL CARIBE y el signo solicitado CARIBE, existe una reproducción parcial de la marca registrada. En este sentido, la primera palabra de la marca registrada no genera en el signo solicitado la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es Bocadillos El Caribe S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Comparación fonética […] La Sala considera que, si bien la marca registrada es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra CARIBE y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula CARIBE que fue reproducida por la parte demandante, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala observa que la partícula “EL” que compone la marca registrada no contribuye a diferenciar

el sonido del signo solicitado, razón por la que también va a existir semejanza fonética. Así las cosas, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la primera partícula de la marca registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva al signo solicitado. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, existe similitud ideológica entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, toda vez que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo que proviene del caribe, consistente en que se trata de bienes producidos en la región caribe, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. […] Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que el signo solicitado mixto ACIETE CARIBE identificaría “[…] Aceites y grasas comestibles […]” productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Y, por otro lado, la marca registrada identifica “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos” productos comprendidos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos que identificaría el signo solicitado y la marca registrada existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor. En ese orden de ideas, en el caso sub

examine, se comprobó que existe riesgo de confusión indirecta y de asociación entre el signo solicitado ACEITE CARIBE y las marcas registradas CARIBE y EL

CARIBE.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00319-00

Actor: INVERSIONES JEC S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Terceros con interés: INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. Y BOCADILLOS

EL CARIBE S.A.

Temas: Alcance del derecho sobre las marcas que incluyen palabras o expresiones genéricas o descriptivas. Confusión marcaria.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Inversiones Jec S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53022 de 16 de diciembre de 2009, 2940 de 26 de febrero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Inversiones Jec S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53022 de 16 de enero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 2940 de 29 de enero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 9226 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante

Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4:

“[…]

1. Solicito la NULIDAD de las Resoluciones 53022 de Diciembre 16 de 2008, 2940 de Enero 29 de 2009 y 9226 de Febrero 26 de 2009 emitidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria de Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial,

mediante las cuales se niega el registro de la marca CARIBE (MIXTA) para distinguir exclusivamente “ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES”. 1 Por intermedio de apoderada Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 25 a 36 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Cfr. Folios 26 y 27

2. Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H.

Magistrados, se disponga, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS: a) Inscriba en el registro, la marca CARIBE (MIXTA) en la forma en que fue solicitada, para distinguir especialmente “ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES” productos comprendidos en la Clase 29 internacional (8ª Edición) de Niza, a favor de mi mandante la sociedad INVERSIONES JEC S.A. b) Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la concesión de la marca CARIBE (M) solicitada por la sociedad INVERSIONES JEC S.A. de las condiciones ya indicadas, para distinguir

“ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES” productos comprendidos en la Clase 29 internacional (8ª Edición) de Niza. c) Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industria […]” (Destacado del texto). Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1.Solicitó, el 23 de marzo de 2007, el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 575, la cual fue objeto de oposición por parte de Inversiones Arroz Caribe S.A., con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas CARIBE de las cuales es titular, que identifican productos de la Clase 5 Cfr. Folios 27 y 28 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y Bocadillos El Caribe S.A., con fundamento en la marca mixta EL CARIBE de la cual es titular, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008, declaró: i) fundada la oposición presentada

por Inversiones Arroz Caribe S.A.; ii) infundada la oposición presentada por Bocadillos El Caribe S.A.; y iii) negó el registro como marca del signo mixto ACEITE CARIBE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008. 4.5.La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 2940 de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 9226 de 26 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53022 de 16 de diciembre de 2008. Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración de los artículos 1346 y 1397 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 139 de la Decisión 486 6.1. Afirmó que se vulneró el artículo 139 de la Decisión 486 por cuanto “[…] en

este caso se trata de dos mercados totalmente diferentes, uno el de “Los aceites y las grasas combustibles” y el otro el del “café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos)” […]”9. 6.2. Precisó que, “[…] teniendo en cuenta los canales de comercialización de los productos aquí enunciados, no hay lugar para que se pueda configurar la conexión competitiva ya que los lugares de comercialización y expendio de los productos 6 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 7 “[…] Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un

formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, h) la firma del solicitante o de su representante legal […]”. 8 “Régimen Común sobre propiedad Industrial”. 9 Cfr. Folio 29 que protegen la marca y los que se pretenden proteger con la solicitud de registro influyen escasamente en que ocurra dicha conexión competitiva pues los mismos se comercializan o expenden en las grandes cadenas o tiendas o supermercados, en los como bien lo dice la Doctrina, se distribuyen toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro […]”10. 6.3. Manifestó que “[…] no existiendo posibilidad real y lógica de confusión entre las marcas solicitadas no existe tampoco acto alguno de competencia desleal ni pretensión alguna de producir confusión entre el público consumidor, ni entre los productores del solicitante o del opositor […]”11. Violación del artículo 134 de la Decisión 486

7. Manifestó que “[…] Entre la marca solicitada y la registrada solamente existe una identidad fonética, más no es una imitación o cosa parecida, especialmente si

tenemos en cuenta que la marca solicitada es lo suficientemente distintiva pues existe una expresión plástica de la misma, totalmente diferente a la expresión plástica registrada, como fácilmente se puede apreciar de la siguiente comparación gráfica de los signos en cuestión: El signo solicitado […]”12. 7.1. Adujo que “[…] es suficiente una comparación simple pero “en su conjunto”, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles” entre la marca 10 Ibídem 11 Ibídem 12 Cfr. Folio 8 solicitada y los signos o vocablos registrados, para concluir, sin el mayor esfuerzo, la total inexistencia de cualquier pretendida imitación […]”13. 7.2. Señaló que “[…] Entre la marca registrada CARIBE mixta y nominativa y la solicitud de registro CARIBE Mixta, la oficina de registro puede perfectamente concluir que no guarda semejanza, pues el conjunto CARIBE Mixta y Nominativa para distinguir productos de la clase 30 internacional es suficientemente distintivo frente al conjunto CARIBE (M) para distinguir productos de la clase 29 internacional […]”14. 7.3. Finalmente, sostuvo que “[…] debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud de marca CARIBE Mixta para distinguir productos de la clase 29, especialmente ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES y la marca CARIBE Mixta y Nominativa para distinguir productos de la clase 29, no existen semejanzas suficientes, que puedan inducir al público en error y por consiguiente ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor […]”15. Contestaciones de la demanda La Parte demandada

8. La parte demandada16 contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así: 8.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no se violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[…] [de] los documentos obrantes en el expediente 07-28801 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ACEITE CARIBE (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente presentada por la parte demandante, se constituye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo 13 Cfr. Folio 30 14 Cfr. Folio 33 15 Cfr. Folio 33 16 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 204 17 Cfr. Folios 195 a 203 previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa […]”18. 8.2. Agregó que “[…] Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado, así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia al expresar: “La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos […]”19. 8.3. Indicó que “[…] realizó un análisis de los signos y de los productos o servicios a distinguir de las marcas en conflicto, para lo cual ejecutó una

comparación en conjunto, sin dividir sus elementos, desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual concluyendo la existencia de una conexión competitiva entre los signos confrontados ACEITE CARIBE (MIXTA) y CARIBE (NOMINATIVA), presentando semejanzas que acarrean riesgo de confusión […]”20. 8.4. Precisó que “[…] el signo solicitado ACEITE CARIBE (MIXTA) copia o reproduce, en su elemento nominativo, la marca opositora CARIBE (NOMINATIVA) incluyendo la palabra ACEITE, la cual tiene un carácter genérico que no produce elementos que permitan su diferenciación entre los signos, como tampoco los elementos gráficos del signo solicitado ACEITE CARIBE (MIXTA), dejando claro que la definición de CARIBE puede introducir a error al consumidor cuando este se encuentre frente a los signos confrontados en el mercado al no presentar el signo opositor estructuras adicionales que evoquen un concepto distinto al evocado por el signo pretendido […]”21. 8.5. Finalmente, sostuvo que “[…] la conexión competitiva entre los signos confrontados ACEITE CARIBE (MIXTA) de la Clase 29 y CARIBE (NOMINATIVA) de la Clase 30, son signos que identifican productos que si bien no se encuentran en la misma clase internacional se presenta como COMPLEMENTARIOS es decir, 18 Cfr. Folio 198 19 Cfr. Folio 199 20 Cfr. Folio 200 y 201 21 Cfr. Folio 201 para la preparación del arroz es necesario la utilización del aceite, generando riesgo de confusión directo o indirecto en el mercado. Ahora bien, analizando los productos amparados por la marca registrada y aquel que pretende identificar el

signo solicitado en el registro, se establece que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad […]”22. Tercero con interés directo en las resultas del proceso (Inversiones Arroz Caribe S.A.)

9. El tercero con interés en las resultas del proceso, Inversiones Arroz Caribe S.A.23 contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1.Adujo que “[…] existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30 internacional que se refieren a productos para consumo humano, es evidente que en el presente existe confundibilidad entre la marca ACEITE CARIBE

(Mixta) Clase 29 de la sociedad INVERSIONES JEC S.A. y las marcas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30 de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., debido a que los productos de las clases enunciadas tienen la característica que son de consumo masivo, obedecen a la misma finalidad en cuanto se utilizan para el consumo humano, utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y además de ellos son complementarios entre sí, ya que como tuvo el acierto de expresarlo la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 09226 de 26 de febrero del 2009, la complementariedad de productos entre marcas en conflicto, se presenta entre otras porque los aceites y grasas comestibles de la clase 29 internacional son usualmente utilizados en la preparación de arroz de la clase 30 internacional, producto que es ampliamente comercializado en el comercio para la sociedad

INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. […]”25.

9.2. Advirtió que “[…] si las marcas en conflicto son mixtas, lo anterior no es argumento suficiente para descartar la confundibilidad que se presenta entre la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 y las marcas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30, debido a que el caso que nos ocupa lo que destaca en los 22 Cfr. Folio 202 23 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 225 24 Cfr. Folios 208 a 224 25 Cfr. Folio 214 conjuntos marcarios es la expresión CARIBE, lo que significa que las marcas en conflicto en lo que a la citada expresión se refiere son idénticas desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual […]”26. 9.3. Asimismo, destacó que “[…] entre la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 y la marca CARIBE (Nominativa) Clase 30 Certificado No. 294.959, lo que siempre destaca en la comparación marcaria es la expresión “CARIBE”, ya que según la jurisprudencia cuando se coteja una marca mixta con una nominativa lo que destaca los signos en conflicto es la parte nominativa de los mismos […]”27. 9.4. Manifestó que “[…] para que un signo sea susceptible de registro como marca debe cumplir básicamente tres requisitos a saber:

1. Que sea perceptible.

2. Que sea susceptible de representación gráfica.

3. Que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado […]”28. 9.5. Señaló que, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486, “[…] la marca solicitada denominada ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29, es

perceptible en cuanto puede materializarse o exteriorizarse a los consumidores, y es susceptible de representación gráfica en cuanto puede representarse con sus elementos nominativos y gráficos, la misma no es distintiva de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo, ya que pretende expresar de la clase 29 internacional (Distintividad Intrínseca), no cumple con el requisito de distintividad extrínseca por cuanto la misma es confundible con otras marcas con mejor derecho denominadas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30 y cuyo titular es la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. […]”29. 9.6. Resaltó que “[…] Lo anterior como ya se enunció, se debe al hecho de que las marcas comparadas lo que destaca es la expresión CARIBE, lo que determina con independencia de los elementos gráficos que pueden acompañar a las marcas comparadas, el consumidor las relaciona como provenientes de un mismo titular, ya que no debemos olvidar que las marcas generalmente son demandadas por los 26 Cfr. Folio 218 27 Cfr. Ibídem 28 Cfr. Folios 219 y 220 29 Cfr. Folio 221 consumidores por su nombre sin hacer relación a los elementos gráficos que acompañan a las mismas y lo cual se da en forma evidente en el presente caso […]”30. 9.7. Precisó que “[…] para el caso de la comparación de la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 y la marca CARIBE (Nominativa) Clase 30 Certificado No. 294.959, lo que destaca es la expresión “CARIBE” ya que según la jurisprudencia cuando se compara una marca mixta con una nominativa lo que

destaca es el elemento nominativo de las marcas comparadas […]”31. 9.8. Refirió que la parte demandada “[…] al negar la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 a la sociedad INVERSIONES JEC S.A. por la existencia de las marcas CARIBE (Mixta) y (Nominativa) Clase 30 cuyo titular es INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. no violó el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que según la citada norma para que una marca pueda acceder a registro debe cumplir todos los requisitos que fija la citada norma donde en el caso que nos ocupa al no cumplir la marca ACEITE CARIBE (Mixta) Clase 29 con el requisito de distintividad extrínseca que exige la citada norma, necesariamente lo anterior hace que la marca solicitada sea irregistrable debido a que según nuestro derecho positivo y para el caso de la norma enunciada se debe cumplir la totalidad de los supuestos de la norma para que el signo pueda acceder a registro como marca […]”32. 9.9.Finalmente, señaló que “[…] la parte demandante incurrió en impropiedad al pretender que la marca solicitada por INVERSIONES JEC S.A. denominada ACEITES CARIBE (Mixta) Clase 29 no era confundible con las marcas CARIBE (Mixtas) y (Nominativa) Clase 30 y para lo cual citó como norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que la norma que trata precisamente el tema de confundibilidad marcaria es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”33. Tercero con interés directo en las resultas del proceso (Bocadillos El Caribe

S.A.) 30 Cfr. Folio 222 31 Ibidem 32 Ibidem 33 Cfr. Folio 223

10. El tercero con interés en las resultas del proceso, Bocadillos El Caribe S.A.34 contestó la demanda35 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 10.1. Señaló que “[…] la sociedad BOCADILLOS EL CARIBE S.A. tiene registrada la marca EL CARIBE (M) en la clase 29 internacional, certificado 394967, vigente hasta el 28/08/13, para distinguir los siguientes productos: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; GELATINAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMEST