CE-11001-03-24-000-2009-00373-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo figurativo DISEÑO DE UN GATO y las marcas mixtas y figurativas cuyo titular es Cadburry Adams USA LLC previamente registradas en la clase 30 / MARCA FIGURATIVA – Concepto / COMPARACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS – Criterios / FIGURA DE USO COMÚN – Lo es el concepto de un gato en la clase 30 / FIGURA DE GATO – Al ser comúnmente utilizada no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo figurativo DISEÑO DE UN GATO para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con las marcas mixtas y figurativas cuyo titular es Cadburry Adams USA LLC La SIC, mediante la Resolución núm. 27571 de 20 de octubre de 2006 concedió el registro de la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO, […] para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] dulces y confitería en general […]”. [L]a Sala considera que desde el punto de vista gráfico las marcas cotejadas son diferenciables, al analizarlas de manera conjunta y sucesiva. En efecto, la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO cuestionada si bien evoca el concepto de un gato, lo cierto es que cuenta con elementos adicionales diferenciadores que le otorgan distintividad frente a los signos FIGURATIVOS previamente registrados por la actora, dado que está

compuesto por la figura de un gato sonriente con expresión amigable mirando de frente, que da la impresión, por la forma en como tiene dispuestos los brazos, que quiere abrazar a alguien; también se observa que la forma de sus orejas son redondas, no tiene alguna vestimenta y en su cara se observa una sonrisa con la dentadura expuesta. Asimismo, por los gestos que tiene en la cara el gato, se percibe que el mismo se encuentra en estado de felicidad o celebración. Por su parte, el signo FIGURATIVO, identificado con el certificado de registro núm. 304178, previamente registrado por la actora, se compone de una figura de un gato en la que se observa su cuerpo completo junto con su cola; su brazo y mano izquierda están en dirección hacia arriba, mientras que su brazo y mano derecha en posición hacia abajo; sus piernas se vislumbran de forma completa, pero la izquierda está doblada; sus orejas son de forma puntiaguda; y, además, el animal se encuentra vestido con un traje, corbata y gafas diferentes a las que tiene el signo cuestionado. En cuanto a la marca FIGURATIVA, con registro núm. 261698, también se percibe la misma figura de un gato de cuerpo completo junto con su cola, piernas y pies; vestido de traje, corbata y con gafas, que son distintas a las del signo cuestionado; y que en esta oportunidad se encuentra en una posición diferente, pues en su mano derecha tiene las garras afuera y su brazo izquierdo está escondido detrás de su cuerpo. Y respecto de la marca FIGURATIVA, con certificado de registro núm. 32187, la Sala observa que la misma está compuesta

por la cara de un gato con gafas, bigotes, de orejas puntiagudas y sonriente que se encuentra estampado sobre una golosina de forma esférica. Adicionalmente, la Sala advierte que le asistió razón al tercero con interés directo en las resultas del proceso, al señalar que “[…] no es cierto que la sociedad Cadburry Adams USA LLC es la titular única y exclusiva de la reproducción de un gato para productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, toda vez que en el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio existen marcas figurativas que evocan felinos y gatos […]”. […] Así las cosas, al ser una figura comúnmente utilizada no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser una figura usual, puede ser usada por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo anterior, no cabe duda que en el presente caso prevalecen las diferencias ya mencionadas entre los signos en conflicto. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las mismas evocan el concepto de un gato, también lo es que dicha figura es comúnmente utilizada para productos de la Clase 30, razón por la cual la actora no puede impedir la inclusión de dicha figura de uso común en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. […] En este orden de ideas, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de

irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los signos debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo figurativo DISEÑO DE UN GATO y las marcas mixtas y figurativas cuyo titular es Cadburry Adams USA LLC previamente registradas en la clase 30 / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n relación al argumento de la actora referente a que sus marcas FIGURATIVAS, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO – No genera derechos en relación con el registro de una marca / COEXISTENCIA PACÍFICA DE LAS MARCAS –

Prueba / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]n relación con el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso frente a la coexistencia pacífica de las marcas previamente registradas por la sociedad actora y “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN GATO cuestionada y que, hasta el momento no se ha presentado riesgo de confundibilidad, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal, “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”. Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 11 de febrero de 2010, Radicación 11001-03-24-0002004-00376, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-200900022-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 14 de abril de 2016, Radicación 1100103-24-000-2009-00629-00, C.P. María Elizabeth García González; 23 de marzo de

2017, Radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00, C.P. María Elizabeth García González; y 29 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2009-00412-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00373-00

Actor: CADBURRY ADAMS USA LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “FIGURATIVA” DE DISEÑO DE

UN GATO Y LAS FIGURATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, DE LA

ACTORA, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN QUE PUEDA

GENERAR ERROR EN EL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ´ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad CADBURRY ADAMS USA LLC., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 27571 de 20

de octubre de 2006, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 1º: Que el 24 de abril de 2008, la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro como marca del signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN GATO, para amparar productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que mediante la Resolución núm. 27571 de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN GATO, para identificar productos en la citada Clase 30. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir la resolución demandada, violó los artículos 134 y 135, literal b) de la Decisión 486, por cuanto pasó por alto la identidad y/o similitud con sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas, identificadas con los certificados de registro núms. 304178, 261698 y 328187. Manifestó que para que un signo pueda ser registrado como marca debe tener capacidad distintiva entre sus productos y los del mercado, lo que no ocurre con la marca cuestionada, por lo que de permitirse la coexistencia de los mencionados

signos en el mercado, crearía un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que no cumple con la función principal de diferenciar unos productos de otros, fabricados por personas y sociedades distintas. Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal a), por falta de aplicación, por cuanto la marca cuestionada presenta semejanzas gráficas y conceptuales con su signo figurativo previamente registrado, lo que, a su juicio, genera riesgo de confusión en el público consumidor, en tanto que lo inducirá en error al momento de adquirir los productos que identifican estas en el mercado. Indicó que deben protegerse tanto sus intereses como los del público consumidor, puesto que al momento que el mismo adquiera un producto pensará que está comprando uno de iguales características o de la misma procedencia, cuando en realidad se trata de uno diferente. 2 “[…] dulces y confitería en general […]”. Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal h), ibídem, por indebida aplicación, pues sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas consisten en el personaje representativo de las gomas de mascar “BUBBALOO”, las cuales se comercializan hace más de 15 años en el mercado colombiano, lo que refleja que dicho registro es notoriamente conocido. Sostuvo que entre las marcas cotejadas existe alto riesgo de confusión y asociación para el consumidor, máxime si se tiene en cuenta que distinguen los mismos productos, esto es, dulces y confitería en general, situación que permite que la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. se aproveche injustamente de la

reputación y prestigio de que gozan sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, para lo cual señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que los cargos de violación expuestos en la demanda no están llamados a prosperar, toda vez que su actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa y el demandante no expuso argumentos suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado. Expresó que al enfrentar las marcas cotejadas y al analizarlas en su conjunto, encontró que el registro de la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO era procedente, pues si bien se presentan algunas semejanzas, lo cierto es que no tienen el grado suficiente para poder inducir a error al consumidor ni generar confusión en el mercado en cuanto los productos ofrecidos o el origen empresarial de los mismos, menos aún para poder beneficiarse del prestigio de sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas. Adujo que si bien es cierto que ambas marcas consisten en la figura de un gato, también lo es que el cuestionado es completamente diferente de los previamente registrados, pues se trata de una figura con características particulares que permiten su individualización en el mercado. Indicó que el signo cuestionado no constituye una reproducción, imitación o

traducción, susceptible de crear confusión con las marcas previamente registradas de propiedad de la actora; y que, además, no lo ha calificado como notoriamente conocido, ni dentro del trámite administrativo que dio origen a la presente acción de nulidad, ni con posterioridad ha probado en otros procesos dicho reconocimiento. II.2.- La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, entre los signos cotejados no se evidencia la existencia de riesgo de confusión o de asociación. Aseguró que no es cierto que la actora sea la única y exclusiva titular de marcas figurativas que consistan en el diseño de un gato, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que existen más de seis registros marcarios figurativos registrados ante la SIC, que consisten en la figura de un gato a nombre de diferentes titulares. Adujo que la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO cuestionada consiste en un gato sonriente y con expresión amigable, dando la impresión, por la forma en como tiene dispuestos los brazos, que quiere abrazar a alguien; mientras que las previamente registradas con certificado de registro núm. 304178 y 261698 muestran un gato con expresión astuta y sagaz, en las que se puede visualizar su cuerpo completo, vestido de negro y con una postura que da a entender que tiene las garras afuera; y que respecto del registro marcario identificado con el certificado de registro núm. 328187, la figura muestra la cara de un gato

estampado sobre un comestible o golosina. Agregó que la forma de las orejas de los gatos que conforman las marcas FIGURATIVAS enfrentadas también es diferente, pues el gato de la marca cuestionada tiene unas orejas redondeadas, mientras que las de las previamente registradas son puntiagudas, lo que le da un aspecto diferente a cada uno de los signos; y que la vestimenta que tiene cada uno de los gatos refleja dos estilos completamente disímiles, en la medida en que el gato que hace parte de las marcas de la actora tiene corbata y smoking, mientras que el gato del signo cuestionado tiene una camiseta. Indicó que las marcas confrontadas han coexistido en el mercado por más de tres años; que la actora no aportó prueba alguna que demostrara que durante ese período de tiempo se haya generado confusión en el público consumidor, lo que demuestra que son lo suficientemente distintivas y que pueden coexistir en el mercado de forma pacífica. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora, insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que el signo cuestionado reproduce las características esenciales de sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas y notoriamente reconocidas por el público consumidor. Adujo que los productos que distinguen los signos enfrentados presentan conexidad competitiva, toda vez que son complementarios y sustituibles entre sí.

IV.2La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en denegar las pretensiones, toda vez que no existen similitudes entre los signos enfrentados susceptibles de generar confusión en el público consumidor, por lo que pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. IV.3En esta etapa procesal, tanto el Ministerio Público como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FIGURATIVO solicitado a registro es confundible o no, con las marcas FIGURATIVAS previamente registradas, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de

generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 3 Proceso 511-IP-2019. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer

si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos figurativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre dos signos FIGURATIVOS, se abordará el tema propuesto, reiterando jurisprudencia vigente sobre la materia. 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 2.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el conceto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de

confusión. 2.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas comparación para los figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. (iii)Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien observe. (v)Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contente, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente,

proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente.

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias FIGURATIVAS previamente registradas por Cadburry Adams USA LLC, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 3.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 3.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así

como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: […]

4. Coexistencia pacífica de signos 4.1. Comestibles Aldor S.A., señaló que los signos en conflicto han coexistido en el mercado, sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de las marcas” o “coexistencia pacífica de signos”. 4.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; si embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 4.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar al pasado). 4.6. En este sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podrá hablarse de coexistencia pacífica. c) De darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso deber ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en

conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia deber estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 27571 de 20 de octubre de 2006 concedió el registro de la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN GATO, al titular COMESTIBLES ALDOR S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] dulces y confitería en general […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similarmente confundible con las marcas FIGURATIVAS, identificadas con los certificados de registro núms. 304178, 261698 y 328187, que distinguen productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. Señaló, además, que sus marcas FIGURATIVAS previamente registradas consisten en el personaje representativo de las gomas de mascar “BUBBALOO”, las cuales se comercializan hace más de 15 años en el mercado colombiano, lo que refleja que dichos registros son notoriamente conocidos, por lo que el titular del signo cuestionado FIGURATIVO de DISEÑO DE UN GATO, se estaría

aprovechando injustamente de la reputación y prestigio de que gozan dichos registros marcarios. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228 y 2304 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente” y que “[…] no se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal b), por no ser controvertido el concepto de marca ni la distintividad intrínseca de los signos en conflicto […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un dere