CE-11001-03-24-000-2009-00395-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Identidad o semejanza de un signo con una marca. Signos notoriamente conocidos En el caso sub examine, se tiene que en el signo mixto “OCTOPUS TRAVEL” predomina el elemento denominativo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el elemento secundario, esto es, la figura, está directamente enlazada con elemento principal, puesto que el vocablo OCTOPUS, significa en español: “PULPO” y TRAVEL: “VIAJE”. De manera que la evocación que se infiere de la figura de PULPO, tiene similar significado que la denominación. Por otra parte, la marca FIGURATIVA, al estar conformada por un pulpo, se asemeja a la figura de la marca mixta “OCTOPUS TRAVEL” y, aunque sus rasgos difieren con respecto a la primera de las nombradas, evocan claramente al consumidor, sin que requiera de mayor esfuerzo, el concepto de que se trata de un PULPO, al igual que la marca cuestionada, siendo en esta forma significativa la similitud entre ambos signos. Al respecto, la sociedad demandante no probó, en este caso, la notoriedad de su marca mixta “OCTOPUS TRAVEL” clase 42 Internacional. Sin embargo, como ya se dijo, esta marca frente al signo figurativo cuestionado, ofrece serias similitudes en los aspectos ideológicos y visuales, que no le permitirían coexistir en el mercado, máxime que si bien, sus servicios no son de la misma clase Internacional, sí están relacionados, como pudo explicarse. Así las cosas, las pruebas y argumentos expuestos por la sociedad demandante, demuestran que los actos administrativos acusados, han afectado los derechos del demandante.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229

NOTA DE RELATORIA: Signos notoriamente conocidos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de 2009, Rad. 2003-00325, MP.

Marco Antonio Velilla Moreno; sentencia de 12 de abril de 2009, Rad. 2003-00322, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 43800 DE 2008 (31 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 54545 DE 2008 (22 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 1416 DE 2009 (23 de enero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., 8 de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00395-00

Actor: OCTOPUS TRAVEL LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 43800 de 31 de octubre de 2008, 54545 de 22 de diciembre de 2008 y 1416 de 23 de enero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca figurativa, clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de

OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 25 de enero de 2005, la sociedad OCTOPUS LTDA., solicitó el registro de una marca figurativa (pulpo-Octopus), para distinguir productos de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2. Expresa que una vez publicado el extracto de la solicitud de registro del signo figurativo, en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición. I.1.3. Mediante Resolución 43800 de 31 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo figurativo. I.1.4. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. I.1.5. Mediante Resolución 54545 de 22 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos, confirmó la decisión anterior. I.1.6. A través de la Resolución 1416 de 23 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 43800 de 31 de octubre de 2008. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Afirma que se vulneraron los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca FIGURATIVA solicitada por OCTOPUS GROUP LIMITED, en la medida en que ésta no es distinguible y se encuentra dentro de una causal de irregistrabilidad. Aduce que se infieren de los hechos, que la entidad demandada desconoció que la marca solicitada era idéntica o semejante a la marca OCTUPUS TRAVEL (mixta) de propiedad del actor,

violando los artículos 134 y 136 de la Decisión 486. Así mismo, cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino, para argumentar que si la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera seguido los parámetros establecidos por dicho Tribunal, para realizar el examen de registrabilidad y el riesgo de confusión, hubiere declarado fundada la oposición presentada y negado el registro de la marca FIGURATIVA, si se tiene en cuenta que ambas evocan la idea de un pulpo (Octopus) y por demás, muy similar el uno del otro. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que el análisis de siniestralidad se basó en la comparación de un signo figurativo frente a una marca mixta, en donde si bien en las dos existe la figura de un pulpo, pero que tal circunstancia no es suficiente para señalar que pueda inducir a error al consumidor. Expresa que si bien la carga figurativa en las dos expresiones hace referencia a un pulpo, es cierto también que corresponden a representaciones diferentes del animal mencionado, lo cual las hace distintivas y distinguibles sin mencionar la marca nominativa de la marca previamente registrada.

Indica que aún cuando ambos signos coinciden en evocar el concepto de pulpo, dicha coincidencia en el mercado no alcanza a generar riesgo de confusión, dado que, una vez el consumidor entre en contacto con cada uno de los signos, toma claramente el concepto obvio que cada uno de ellos expresa, lo que marca una pauta diferenciadora capaz de permitir que estos dos signos coexistan en el mercado sin generar de modo alguno confusión o engaño.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo

solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. En el presente caso, el juez consultante ha de tener en cuenta lo dicho acerca de la similitud ideológica, desde que la sociedad demandante ha alegado que es de vital importancia este concepto, ya que ambas marcas evocan y se refieren a la misma idea de un pulpo.

3. Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados en esta

interpretación prejudicial.

4. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c),

éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. (folios 90 a 91). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial

165-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue el 25 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se limitará la interpretación del artículo 134 al literal b), del artículo 135 a los literales a) y b) y se interpretará de oficio los literales b) (identidad y semejanza con un nombre comercial) y h) (signos distintivos notoriamente conocidos) del artículo 136, se interpretará, asimismo, los artículos 190, 191, 192 (nombre comercial), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…)”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del

artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (…)”. Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca

mediante resolución. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será

protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. (…)”. El Tribunal de Justicia Andino, indica sobre la identidad o semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial, lo siguiente: “Tomando en cuenta que la sociedad OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED solicitó el registro del signo “FIGURATIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. presentó oposición a la solicitud de registro y se fundamentó en la similitud con su marca “OCTOPUS TRAVEL” (mixta), registrada para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de

confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En el presente caso, el juez consultante ha de tener en cuenta lo dicho acerca de la similitud ideológica, desde que la sociedad demandante ha alegado que es de vital importancia este concepto, ya que ambas marcas evocan y se refieren a la

misma idea de un pulpo”. (folios 79 A 80). La marca figurativa en cuestión, se encuentra estructurada de la siguiente forma: SIGNO REGISTRADO MARCA CUESTIONADA Servicios que distingue la marca mixta “OCTOPUS TRAVEL”: “AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS”, servicios de la clase 421. Servicios que distingue el signo FIGURATIVO cuestionado:

“ARREGLO Y SUMINISTRO DE ACOMODACIÓN, SERVICIOS DE

RESERVACIÒN DE HOTELES; SERVICIOS DE CHAPERONAS; SERVICIOS DE

CAMPAMENTO DE VACACIONES; CASA DE TURISTAS; LA PROVISIÓN DE

LOS SERVICIOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS E

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS MISMOS EN LÍNEA DESDE UNA

BASE DE DATOS DE COMPUTADOR O LA INTERNET”2.

Respecto a la comparación entre marcas mixtas y figurativas, se indica en la Interpretación Prejudicial en análisis, lo siguiente: “Tomando en cuenta que en el proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED solicitó el registro del signo “FIGURATIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. Presentó oposición a la solicitud de registro, y se fundamentó en la similitud con su marca “OCTOPUS TRAVEL” (mixta), registrada para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; deviene necesario hacer referencia a las marcas figurativas y mixtas. 1 Archivo de registro de marcas de la Superintendencia de Industria

y Comercio. Disponible en http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/index.php 2 Ídem. Dentro de la parte denominativa de una marca mixta, ésta puede ser denominativa compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…)”. 3 Los signos gráficos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de signos, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de signos figurativos requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la

marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de signos, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1075, de 02 de junio de 2004). Comparación entre signos figurativos y mixtos Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro

Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y 3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados”. (folios 81 a 82 ). En el caso sub examine, se tiene que en el signo mixto “OCTOPUS TRAVEL” predomina el elemento denominativo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el elemento secundario, esto es, la figura, está directamente enlazada con elemento principal, puesto que el vocablo OCTOPUS, significa en español: “PULPO” y TRAVEL: “VIAJE”. De manera que la evocación que se infiere de la figura de PULPO, tiene similar significado que la denominación. Por otra parte, la marca FIGURATIVA, al estar conformada por un pulpo, se asemeja a la figura de la marca mixta “OCTOPUS TRAVEL” y, aunque sus rasgos difieren con respecto a la primera de las nombradas, evocan claramente al consumidor, sin que requiera de mayor esfuerzo, el concepto de que se trata de un PULPO, al igual que la marca cuestionada, siendo en esta forma significativa la similitud entre ambos signos. Aunado a lo anterior, se tiene que el Tribunal de Justicia Andino, tomando en cuenta que la sociedad actora afirma que su marca y nombre comercial

“OCTOPUS TRAVEL”, son signos notoriamente conocidos, expuso lo siguiente: “El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad4. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de l