CE-11001-03-24-000-2009-00412-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo figurativo DISEÑO DE UN OSO y las marcas mixtas COMODISIMOS y FIGURATIVA previamente registradas / FIGURA DE USO COMÚN – Lo es el concepto de un oso en la clase 20 / FIGURA DE OSO – Al ser comúnmente utilizada no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo figurativo DISEÑO DE UN OSO para amparar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con las marcas mixtas COMODISIMOS y FIGURATIVA [L]a Sala considera que desde el punto de vista gráfico las marcas cotejadas son diferenciables, al analizarlas de manera conjunta y sucesiva. En efecto, la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN OSO cuestionada si bien evoca el concepto de un oso, lo cierto es que cuenta con elementos adicionales diferenciadores que le otorgan distintividad frente al signo FIGURATIVO previamente registrado por la actora, dado que está compuesto por la figura de un cuadrado con fondo oscuro sobre el cual aparece una estrella y una nube en tono claro, sobre la cual está un oso caricaturizado que tiene un gorro sobre su cabeza, una de sus manos está señalando el pecho, mientras que la otra se encuentra oculta en la espalda. Asimismo, por los gestos que tiene en la cara el oso, se percibe que el mismo se encuentra en total actitud de relajación. Por su parte, el signo FIGURATIVO,

previamente registrado por la actora, se compone de una figura de un oso de felpa sentado con una camisa de color negro, su cara no posee alguna expresión y sus manos se encuentran completamente descubiertas sobre un fondo blanco. Adicionalmente, bien lo consideró la SIC al señalar que “[…] Si bien los signos en conflicto comparten el concepto de un oso, no es posible para esta oficina fundamentar la existencia de riesgo de confusión sobre ese único elemento, ya que ello sería reconocer derechos exclusivos a un agente económico sobre el concepto de un ser vivo, lo cual es improcedente […]”. Lo anterior es corroborado con el hecho de que, al consultar la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas figurativas y mixta, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 20, que contienen la figura de un oso: […] Así las cosas, al ser una figura comúnmente utilizada no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser una figura usual, puede ser usada por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo anterior, no cabe duda que en el presente caso prevalecen las diferencias ya mencionadas entre los signos en conflicto. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que las mismas evocan el concepto de un oso, también lo es que dicha figura es comúnmente utilizada para productos de la Clase 29 (sic), razón por la cual la actora no puede impedir la inclusión de dicha figura de uso común en marcas de terceros y fundar en esa

circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. En este orden de ideas, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los signos debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. COTEJO MARCARIO - Entre el signo figurativo DISEÑO DE UN OSO y las marcas mixtas COMODISIMOS y FIGURATIVA previamente registradas / MARCA FIGURATIVA - Concepto / MARCA MIXTA – Concepto / COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y FIGURATIVAS – Pautas / CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS MIXTA Y FIGURATIVA – No se presenta 2 cuando en la primera de ellas predomina el elemento denominativo /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]as marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y uno gráfico; la primera de ellas está conformada por la figura de un oso de felpa, vestido con una camisa que contiene la expresión “COMODÍSIMOS” y, la segunda, está integrada por las palabras “COLCHONES” y “COMODÍSIMOS” con reivindicación de colores rojo y azul, separadas de manera vertical por una línea horizontal. Por su parte, la

marca “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO se compone únicamente por elementos gráficos consistentes en la imagen de un oso acostado en una nube con un gorro de dormir sobre un fondo negro. Realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en las marcas mixtas previamente registradas “COMODÍSIMOS”, con los certificados núms. 343023 y 231913, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. Lo anterior, teniendo en cuenta que, por un lado, la primera marca encuentra su fuerza distintiva en las palabras y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en un oso sentado que la acompaña y, por el otro, el segundo signo previamente registrado solo se compone de las expresiones “COLCHONES” y “COMODISIMOS”, en un tipo de letra especial. En efecto, el consumidor promedio, medianamente informado y razonablemente atento, sabe qué producto está adquiriendo por la denominación del producto que distinguen las marcas previamente registradas “COMODÍSIMOS” y no lo identifica por el oso que lo acompaña o por su tipo de letra especial, porque de la configuración de las marcas, observadas en su conjunto, en ambas prevalece el elemento denominativo y no el gráfico. Por lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que no se presenta confusión entre las marcas mixtas registradas y la marca figurativa solicitada, toda vez que, como se afirmó en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal para el presente asunto: “[…] si la denominación

es la que causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […]” En otras palabras, al ser el elemento denominativo el predominante entre los signos mixtos “COMODISIMOS”, se descarta la confusión frente a la marca “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO cuestionada, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica consistente la caricatura de un oso acostado acompañado de un gorro para dormir.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00412-00

Actor: ESPUMAS PLÁSTICAS S.A

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Demandado: NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “FIGURATIVA” DE DISEÑO DE UN

OSO Y LAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “COMODÍSIMOS” Y

FIGURATIVA, DE LA ACTORA, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN O

ASOCIACIÓN QUE PUEDA GENERAR ERROR EN EL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 43944 de 31 de octubre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro" y 56797 de 30 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 06429 de 19 de febrero de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 20 de abril de 2007, la sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A. solicitó el registro como marca del signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN OSO, para

1? Mediante proveído de 16 de octubre de 2009, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa. Cfr. Folios 59 y 60 del cuaderno principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 amparar productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza3. 2°: Indicó que, una vez publicada la solicitud, formuló oposición contra la misma, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “COMODISIMOS” y “FIGURATIVA” previamente solicitadas y registradas para identificar productos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 43944 de 31 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO, en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad IDUSTRIAS SPRING S.A. 4º: Manifestó que contra la disposición mencionada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos, el primero de ellos de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 56797 de 30 de diciembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo,

mediante la Resolución núm. 06429 de 27 de mayo de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó parcialmente el numeral segundo de la citada decisión, en el sentido de actualizar el nombre, la dirección y el domicilio de la sociedad IDUSTRIAS SPRING S.A.4 I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 134 y 135, literal b) de la Decisión 486, en cuanto concedió el registro de la marca 3 “Almohadas de aire que no sean para uso médico, cojines de aire que no sean de uso médico, colchones de aire que no sean para uso médico, almohadas, cabeceros (muebles), armadura de madera de camas, guarniciones de camas no metálicas, ruedecitas de cama no metálicas, somieres de camas, camas de hospital, canapés (divanes), colchones sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con exclusión de ropa, mesas de masaje”. 4 La sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A. autorizó el traspaso de la marca “FIGURATIVA” de

DISEÑO DE UN OSO a la sociedad CENTUR MARCAS S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 “FIGURATIVA” de DISEÑO DE UN OSO, en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad IDUSTRIAS SPRING S.A., toda vez que carece de distintividad, dado que la primera impresión que percibe el consumidor,

de la figura de un oso, para productos idénticos o similares lo induce a error en cuanto a su origen empresarial. Manifestó que a pesar de que el signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN OSO cumple con el requisito de representación gráfica y posee distintividad intrínseca, dado que no es genérico ni descriptivo, así como tampoco se refiere a un objeto o servicio determinado, también lo es que, no tiene la distintividad extrínseca necesaria para ser registrado como marca. Señaló que al realizarse el cotejo marcario entre signos figurativos la confundibilidad debe apreciarse tanto desde el punto visual como del conceptual, por cuanto al tener la misma representación gráfica se hace evidente su similitud, toda vez que hacen referencia a un mismo concepto. Consideró que al realizarse el estudio de confundibilidad entre signos figurativos, la jurisprudencia marcaria ha establecido que el elemento predominante en cada uno de ellos es el gráfico y, para el presente caso, corresponde a la figura de un oso, situación que los hace similarmente confundibles entre sí. - Que la SIC violó el artículo 136, literal a), ibidem, debido a que existen más semejanzas que diferencias entre los signos confrontados, lo que hace improcedente el registro del signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN OSO, dado que debe protegerse tanto el aspecto gráfico como ideológico al efectuarse el estudio de confundibilidad entre signos figurativos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 Señaló que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido que para determinar la existencia de confundibilidad entre los elementos gráficos que componen los signos figurativos, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, toda vez que a pesar de la existencia de diferencias en sus rasgos, al ser comparados en conjunto se puede presentar riesgo de confusión, dado que podrían suscitar una misma idea en la mente del consumidor. Adujo que los signos confrontados presentan similitudes de tipo gráfico, en las que se destaca la figura de un oso que presenta las siguientes características en cada uno de ellos: i) son observados de frente, ii) los pies se encuentran extendidos, iii) miran de frente y, iv) los diseños son similares. Agregó que los signos enfrentados, son aquellos que la doctrina internacional marcaria ha denominado marcas figurativas con contenido conceptual, los cuales se identifican con sustantivos, para el presente caso la frase “LAS MARCAS DEL OSO”, situación que genera en la mente del consumidor una idea específica que siempre será recordada por su significado conceptual. Manifestó que la SIC se equivocó al conceder el registro del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN OSO, al considerar que no se pueden reconocer derechos exclusivos sobre la figura de un ser viviente, además, también erró al aseverar que la figura de un oso pueda asimilarse a un dibujo genérico por tener directa relación con los productos que pretende amparar. Alegó que el signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN OSO presenta similitud conceptual y conexidad competitiva con sus marcas previamente registradas

“COMODISIMOS” (mixtas) y “FIGURATIVA”, toda vez que son similarmente confundibles y amparan productos en la misma Clase Internacional. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 - Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 615 de la Constitución Política por indebida aplicación, por cuanto al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que los cargos de violación expuestos en la demanda no están llamados a prosperar, toda vez que su actuación se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa y el demandante no expuso argumentos suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. Expresó que las marcas confrontadas no presentan similitudes que puedan generar riesgo de confusión, toda vez que, aunque comparten unos trazos que evocan el concepto de un oso, el signo solicitado se encuentra demarcado por un cuadrado de fondo oscuro sobre el cual aparece el dibujo de una nube en tono

claro y sobre ella se destaca la imagen de un oso oscuro recostado con un gorro blanco en la cabeza, una de sus patas delanteras está sobre su pecho y la otra está oculta debajo de su espalda; mientras que por un lado, el gráfico de la marca mixta “COMODISIMOS” previamente registrada, consiste en la figura de un oso blanco de felpa sentado sobre el lado izquierdo y con los brazos abiertos, que 5 “Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 lleva puesta una camiseta en la que sobresale la expresión “COMODISIMOS” adherida al pecho, y además, el otro signo previamente registrado, “COMODISIMOS”, está acompañado de la palabra “COLCHONES” en color rojo colocada encima de la expresión “COMODÍSIMOS” en color azul y separadas por una línea horizontal. Agregó que la jurisprudencia marcaria ha considerado que, al realizarse la comparación de una marca figurativa, se debe tener en cuenta que: “[…] le son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, particularmente la de que para determinar la confusión deberán analizarse las marcas en conjunto; que los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; que quien practique la comparación se coloque en el lugar del eventual consumidor y finalmente, que deben tenerse en cuenta las semejanzas

que se aprecien los signos antes que las diferencias.[…]”.6 Concluyó que al aplicarse las reglas descritas en precedencia y apreciando en conjunto los signos cotejados, de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o que induzcan al público en error, dado que a pesar de que las marcas confrontadas comparten la imagen de un oso, es evidente, a su juicio, que su tamaño, la disposición en el conjunto y los elementos que los conforman, los hacen suficientemente distintivos para que coexistan pacíficamente en el mercado. II.2.- La sociedad CENTUR MARCAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, entre los signos cotejados no se evidencia la existencia de riesgo de confusión o de asociación. 6 Proceso 19-IP-2001. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Señaló que los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado desde el año 2006, sin que exista, hasta la fecha, alguna reclamación por supuesta violación de los derechos de propiedad industrial, en consideración que los productos, que cada uno de ellos distingue en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, se han venido comercializando en el mercado sin que mediara algún registro. Manifestó que la sociedad ESPUMAS PLÁSTICAS S.A. aceptó tácitamente la

coexistencia de la marca mixta “COMODÍSIMOS” en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, con el signo “FIGURATIVO” solicitado de DISEÑO DE UN OSO, por cuanto no existió reclamación alguna por su parte, ni por un tercero autorizado por ella. Indicó que el signo “FIGURATIVO” de DISEÑO DE UN OSO se ajusta a los requisitos previstos en el artículo 134, de la Decisión 486 y, no es procedente la aplicación de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a), del artículo 136, ibidem, toda vez que es distinto de los signos previamente registrados por la actora. Adujo que, por un lado, el elemento distintivo y predominante de las marcas mixtas, previamente registradas y que genera mayor recordación es el denominativo, el cual es, precisamente, el que permite diferenciarlas, puesto que en las marcas mixtas de la demandante “COMODISIMOS” a partir de la denominación verbal “COMODISMOS” es que el consumidor requiere el producto y, por el otro, que en relación con en el registro marcario FIGURATIVO de la demandante también existen diferencias sustanciales, dado que en el de la actora aparece la figura de un oso sentado sin mayor expresividad, mientras que la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE UN OSO pretendida está conformada por un oso caricaturizado con un gorro de dormir en total actitud de relajación y descanso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 10 III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante allegó el escrito de manera extemporánea; tanto el Ministerio Público como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio; y la demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos FIGURATIVO y COLCHONES (sic) COMODISÍMOS (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 7 Proceso 667-IP-2018 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 11 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre marcas mixtas y figurativas 2.1. En el presente caso, el signo solicitado es figurativo y contra dicho registro se opuso el titular de las marcas COLCHONES (sic) COMODÍSIMOS (mixtas), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 2.3. Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno

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www.consejodeestado.gov.co 12 figurativo o gráfico. La combinación de esto elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el conceto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.5. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas comparación para los figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. (iii)Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente

en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien observe. (v)Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contente, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente.

3. Coexistencia pacífica de signos 3.1. Industrias Spring S.A., señaló que existe coexistencia de las marcas en conflicto. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de las marcas” o “coexistencia pacífica de signos”. 3.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares

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13 e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 3.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; si embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 3.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una maca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 3.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar al pasado). 3.6. En este sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público