CE-11001-03-24-000-2009-00466-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGNA y las marcas mixtas y nominativa MAGNA previamente registradas / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con las marcas mixtas y nominativa MAGNA previamente registradas en las clases 9, 12 y 37 no se presenta una conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios Comparación Ortográfica La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso reprodujo en forma íntegra la marca MAGNA cuyo titular es la parte demandante […] Comparación Fonética […] Atendiendo que las marcas son ortográficamente idénticas y, en consecuencia, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación de la marca concedida y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica […] En el sub lite, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra MAGNA significa “Grande” y, por el otro, que los productos y/o servicios de las clases 8, 9, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren a: i) herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; ii) aparatos e instrumentos científicos de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, etc. y iii) vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática y iv) los servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y las marcas registradas son arbitrarias porque, aunque la palabra MAGNA tiene un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los productos que identifica la marca concedida y que las marcas registradas identifican de las Clases 8, 9, 12 y 37. De lo anterior, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto se componen de la misma palabra, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y/o servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Es así como, los productos pertenecientes a las clases 8 y 9 conciernen a géneros distintos y, como consecuencia, la marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes. […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca nominativa MAGNA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza La Sala observa los productos pertenecientes a las clases 8 y 12 no corresponden al mismo

género, es claro que la marca cuestionada MAGNA y la marca nominativa MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes respecto a los productos que distinguen […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los servicios que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada y los servicios de la Clase 37 de la citada Clasificación, que distingue la marca registrada por la parte demandante, la cual incluye “Servicios Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías” van dirigidos a diferentes consumidores, mientras que los servicios que ofrece la marca, cuyo titular es parte demandante, van dirigidos a un consumidor selectivo que elige los servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales de comercialización PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada en la clase 9 no se presenta conexidad competitiva

entre los respectivos productos De la confrontación que se hace entre la palabra MAGNA de la marca concedida y MAGNA LIBRE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de cinco (5) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras de cinco (5) letras cada una, el elemento denominativo de la marca concedida reproduce una de las palabras de la marca registrada. El elemento denominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE está compuesto por dos (2) palabras: MAGNA con tres consonantes (M, G y N) y LIBRE con tres (3) consonantes (L, B y R); la marca concedida MAGNA es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra MAGNA que consta de 3 (tres) consonantes (M, G y N), por lo que la marca concedida reproduce la primera palabra de la marca registrada. En relación con las vocales, la marca registrada tiene dos (2) vocales en la primera palabra y dos (2) vocales en la segunda palabra y la marca concedida tiene dos (2) vocales que reproduce la marca registrada en la primera palabra y se encuentra en la misma posición. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre la marca concedida y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE y la marca concedida MAGNA, existe una reproducción parcial de la marca previamente registrada. En este sentido, la segunda palabra de la marca previamente registrada no genera en la marca concedida la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca

cuyo titular es la parte demandante. Comparación Fonética […] La Sala considera que, si bien la marca de titularidad de la parte demandante es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra MAGNA y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula MAGNA que fue reproducida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala reitera que, por lo general, la primera palabra de las marcas es aquella que el consumidor recuerda y genera un mayor impacto en su mente, siendo de esa manera el elemento que presenta mayor distintividad. Así las cosas, la Sala concluye que las marcas son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la segunda partícula de la marca previamente registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva a la marca concedida. Comparación ideológica […] [L]a Sala considera que las marcas objeto de comparación a pesar de tener un significado en idioma castellano no tienen relación con los productos que pretenden identificar y, en ese sentido, son consideradas arbitrarias. No obstante, la Sala considera que si procede la comparación de las marcas desde este aspecto debido a que tienen un significado. En este sentido, atendiendo a que la marca concedida reproduce el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elemento predominante de la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una similitud conceptual que no desaparece por la inclusión de la partícula

libre en la marca de la parte demandante. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca concedida reproduce el elemento dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor a pesar de diferenciar los productos puede creer que provienen de un mismo origen empresarial. Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiera los productos, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. Para considerar que la semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los productos de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos de carácter científico o tecnológico, además el consumidor de la Clase 9 es especializado en tanto al momento de escoger el tipo de producto que requiere, se encarga de analizar si el fabricante del producto brinda unas condiciones particulares. En cuanto a la relación o vinculación entre

los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre maquinillas de afeitar, tenedores y cucharas, armas blancas, con “aparatos electrónicos, incluyendo baterías eléctricas y para automotores”. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada MAGNA tienen como fin ser unas herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, mientras que los productos de la marca previamente registrada no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de aparatos electrónicos, en particular, baterías eléctricos y baterías para automotores. Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00466-00

Actor: MAC S.A. (HOY EMA HOLDINGS S.A.)

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tercero con interés: JHON RESTREPO A. Y CÍA. S.A.

Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas. Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mac S.A. (hoy Ema Holdings S.A.) 1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8085 de 30 de marzo de 2006, 31098 de 24 de noviembre de 2006 y 21504 de 30 de abril de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Mac S.A. (hoy Ema Holdings S.A.), en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 854 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de 1 Conforme consta en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara y Comercio de Santiago de Cali, visible a folios 247 a 254 del expediente. 2 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 1 y 2 3 Cfr. Folios 27 a 85 4 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en

un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8085 de 30 de marzo de 20067, “Por el cual se decide una solicitud de registro marca”, y 31098 de 24 de noviembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 21504 de 30 de abril de 2009, “Por el cual se resuelve un recurso

de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa MAGNA, para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 8085 de fecha 30 de marzo de 2006, proferida por la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 31098 de fecha 24 de noviembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 8085 de fecha 30 de marzo de 2006.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 21504 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución número 8085 de 2006.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva aplicar el artículo 176 del C.C.A. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Mac S.A. (hoy Ema Holdings

S.A.) y concedió el registro de la marca nominativa MAGNA, distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Cfr. Folios 28 Y 29 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 8 de febrero de 2015, el registro como marca del signo nominativo MAGNA para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La referida solicitud se publicó el 31 de marzo de 2005, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 550, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en las nominativas y mixtas MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo MAGNA para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la

Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 31098 de 24 de noviembre de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006 y concedió el recurso de apelación. 4.6.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 21504 de 30 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8085 de 30 de marzo de 2006. Normas violadas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)9 del artículo 136 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Manifestó que “[…] La sociedad MAC S.A. es titular en Colombia de los

siguientes registros de marca MAGNA:

MARCA CLASE CERRTIFICADO VIGENCIA MAGNA 9 158385 17-02-2012

MAGNA 12 277505 25-11-2013

MAGNA 37 238799 28-06-2011

MAGNA LIBRE 9 234661 06-04-2011

6.2. Resaltó que “[…] Dado que la marca MAGNA, concedida a favor de la sociedad JHON RESTTREPO Y CIA S.A. es identificada con la marca MAGNA registrada por la sociedad MAC S.A., en las clases 9, 12 y 37 únicamente nos detendremos a analizar la relación de naturaleza entre los productos o servicios identificados con las marcas, ya que la identidad es evidente […]”10 6.3.Indicó que “[…] En este caso en específico es una clara relación de los productos dado que por un lado se trata de maquinaria y aparatos manuales y eléctricos, por lo tanto existe coincidencia en los canales de comercialización, en el destino final y forma de uso e incluso puede llegar a existir intercambiabilidad […]”11. 6.4. Precisó que “[…] Dado que tanto la marca MAGNA cuyo titular es la sociedad MAC S.A., como la marca MAGNA concedida a favor de la sociedad JHON RESTREPO A. Y CIA S.A., fueron solicitadas y concedidas para identificar la 9 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 10 Cfr. Folio 31 11 Cfr. Folio 34 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co totalidad de los productos incluidos en cada una de las clases es pertinente examinar uno a uno qué productos cubren las mencionadas clases […]”12.

6.5.En ese orden añadió que “[…] algunos productos se encuentran incluidos en la clase 8 en la modalidad manual y los mismos productos en la clase 9 en la modalidad eléctrica. Igualmente se puede constatar que los productos de la clase 8 y 9 tienen uso complementario […]”13. 6.6.Resaltó que “[…] La sociedad MAC S.A., es titular de la marca MAGNA, para identificar servicios de reparación de la clase 37 de la clasificación de marcas. Para prestar servicios de reparación es inevitable y absolutamente necesario el uso y obtención de los productos de la clase 8ª, lo cual genera riesgo de asociación […]”14. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada15 contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señalo que “[…] el actor en su escrito de demanda erróneamente, el apoderado judicial de la sociedad demandante que (sic) "(...) encontramos que la clase 9 comprende en general TODO TIPO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS. Por su parte, la sociedad solicitante pretende identificar: Herramientas, maquinaria manual, productos que guardan relación directa con los aparatos y maquinaria eléctrica de la clase 9ª (...)" […]”17. 7.2. Precisó que “[…] Entre las marcas enfrentadas se demuestra que su naturaleza, canales de comercialización y distribución son totalmente disimiles, ahora frente a la finalidad se observa que los productos a distinguir tienen cualidades propias la marca solicitada mientras que las marcas opositoras tienen 12 Cfr. Folio 35 13 Cfr. Folio 79

14 Cfr. Folio 80 15 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 228 16 Cfr. Folios 232 a 242 17 Cfr. Folios 239 y 240 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidades muy diferentes, permitiendo al consumidor identificar cada una de ellas sin que exista confusión […]”18. 7.3. Indicó que “[…] la especificidad del uso, es evidente que cada una de las marcas enfrentadas no se correlacionan, cada una de ellas no necesita de la otra para su funcionamiento, es decir hablamos de herramientas manuales impulsadas manualmente mientras que las marcas opositoras son herramientas eléctricas como las baterías y su uso no es complementario […]”19. 7.4. Añadió que los productos de la marca cuestionada se comercializan “[…] en góndolas ubicadas en diferentes lugares, establecimientos de comercio, y el consumidor que las necesite va directamente donde se encuentra cada una de ellas […]”20. 7.5. Así, afirmó que “[…] los consumidores que quieran adquirir las herramientas manuales como una cuchilla de afeitar, armas blancas o un tenedor no se dirigirán a lugares donde existan aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y

mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores extintores, dejando claro, que para cada caso, dependiendo de la necesidad del consumidor este será más especializado en el tema del servicio o producto que requiera para satisfacer su necesidad […]”21. 7.6. Resaltó que “[…] los productos o servicios de las marcas enfrentadas están encaminados a un tipo especial de consumidor, dependiendo de las necesidades de los mismos, no generando riesgo de confusión o asociación […]”22. 7.7. Aseveró que “[…] los productos o servicios de "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática", "servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías" y "aparatos eléctricos, 18 Cfr. Folio 241 19 Ibidem 20 Ibidem 21 Ibidem 22 Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluyendo baterías eléctricas y baterías para automotores" con los productos o servicios de la marca solicitada MAGNA (NOMINATIVA) Clase 8 "Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, máquinas de afeitar” no existe relación en su finalidad, en su género, tienen diferentes canales de comercialización, no se interrelacionan, no son complementarios, su origen empresarial, es diferente y sus consumidores son disimiles especializados no presentando riesgo de confusión, permitiendo su coexistencia en el mercado […]”23.

7.8. Resaltó que “[…] la marca solicitada MAGNA (NOMINATIVA) Clase 8 identifica productos y servicios totalmente diferentes de las marcas opositoras de la Clase 9,12 y 37, por lo tanto, no existe similitud de productos y servicios, además de tienen usos complementarios como lo aduce el apoderado de la parte demandante lo que conlleva a mencionar la no existencia de la conexión de competitividad entre las marcas enfrentadas que genere riesgo de confusión […]”24. 7.9. Concluyó que “[…] es irrelevante realizar el estudio del otro supuesto que incluye la norma, por lo tanto, la marca solicitada MAGNA (NOMINATIVA) no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”25. 7.10. Indicó que “[…] se evidencia que no existe identidad en los productos o servicios, por lo cual, no es necesario pronunciarse sobre la confundibilidad o no de los signos, pues con el análisis de la identidad de los productos, se permite la coexistencia de marcas similares o idénticas, si los productos o servicios que contenga cada una de las marcas enfrentadas, no puedan causar riesgo de confusión […]”26. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. Jhon Restrepo A. y Cia. S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, no contestó la demanda.

23 Ibidem 24 Ibidem 25 Cfr. Folio 242 26 Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 30 de marzo de 201627, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 322-IP-2016 de 18 de abril de 201828, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Auto de pruebas

11. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de marzo de 201629, sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de junio de 201830, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

13. Durante el término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. El tercero con

27 Cfr. Folios 260 y 261 28 Cfr. Folios 279 a 290 29Cfr. Folios 258 y 259 30 Cfr. Folio 292 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 322-IP-2016 de 18 de abril de 2018; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Visto el artículo 128 numeral 731 del Código Contencioso Administrativo32, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30833 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1335 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201936, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para

conocer del presente asunto. 31 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 32 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 33 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en cur