CE-11001-03-24-000-2009-00500-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo GRISTAR y la marca nominativa GRICAST previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚNLo es GRI en la clase 9 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo GRISTAR en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa GRICAST registrada en la misma clase [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que en el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GRISTAR es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca GRICAST previamente registrada.[…] La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca nominativa GRISTAR cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada dado que no presenta semejanzas de tipo visual, ortográfico, fonético, conceptual o gráfico con la marca nominativa GRICAST, cuyo titular es la parte demandante sin que fuera necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas confrontadas y se concluye que, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el

mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor, razón por la cual no prospera el cargo por violación del artículo 136 literal a). COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo GRISTAR y la marca nominativa GRICAST previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚNLo es GRI en la clase 9 / FAMILIA DE MARCAS – Concepto / FAMILIA DE MARCAS – No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula. De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante. Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituya objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00500-00

Actor: LINCOLN GLOBAL, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas nominativas. Expresión de uso común.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Lincoln Global, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 1558 de 26 de enero de 2009, 12939 de 25 de marzo de 2009 y 17193 de 13 de abril de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Lincoln Global, Inc., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso

Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la 1 Por medio de apoderado. Cfr. folios 2 a 7 2 Cfr. Folios 54 a 69 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la resoluciones núms. 1558 de 26 de enero de 2009, “[…] por medio de la cual se

decide una solicitud de registro de marca […]”6 y 12939 de 25 de marzo de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 17193 de 13 de abril del 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa GRISTAR, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular Soldaduras Megriweld S.A. (hoy Soldaduras Megriweld Ltda.), en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución 1558 de 26 de enero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. Y conceder el registro de la marca GRISTAR, a favor de la sociedad SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. (ahora SOLDADURAS MEGRIWELD LTDA.), para identificar productos de la Clase 9 internacional.

2. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 12939 del 26 de marzo de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la

sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. En contra de la Resolución 1558 del 26 de enero de 2009, confirmándola.

3. Que se declare la NULIDAD de la Resolución 17193 del 13 de abril de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió recurso de apelación que interpuso la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. en contra de la Resolución No. 1558 del 26 de enero de 2009, confoirmandola y declarando agotada la vía gubernativa.

4. A título de RRESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro No. 378292, concediendo a favor de la sociedad SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. (ahora SOLDADURAS 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

6Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Lincol Global, Inc. y concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza 7 Cfr. Folio 47. DE MEGRIWELD LTDA.), y que corresponde a la marca GRISTAR, para identificar productos de la clase 9 internacional […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 27 de diciembre de 2007, el registro de la marca nominativa GRISTAR para distinguir

productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La referida solicitud se publicó, el 27 de junio de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa GRICAST, que identifica servicios de la misma Clase. 4.3.La Jefa de la División de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009, infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR al tercero con interés directo en las resultas del proceso para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.La parte demandante interpuso, el 20 de febrero de 2009, ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. 4.5.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10102 de 2 de marzo de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. 4.6.La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió, por medio de la Resolución núm. 12939 de 25 de marzo de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de

enero de 2009. 4.7.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 17193 de 13 de abril de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 6.1.Manifestó que la parte demandada violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, porque “[…] LINCOLN GLOBAL, INC. ha utilizado el término “GRI” como prefijo de 7 de sus marcas, todas ellas registradas para identificar productos de la clase 9 internacional. Más aún, es titular de la marca “GRI”, elemento dominante de su familia. Así pues, resulta evidente que si los consumidores encuentran en el mercado otra marca que comience con el prefijo “GRI”, para identificar productos de la clase 9, podrá creer equivocadamente que se trata de una nueva marca creada por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. […]”8. 6.2.Explicó que “[…] Los signos GRISTAR y GRICAST tienen la misma extensión. El hecho que los dos signos estén compuestos por el mismo número de letras, crea un primer impacto visual muy similar. […] Tienen la misma secuencia vocálica: I-A. La

identidad en la sucesión de las vocales crea, a su vez, semejanzas fonéticas […] GRICAST y GRISTAR tiene el mismo número de sílabas […] Los signos tienen la misma sílaba tónica (la última), así como la misma vocal acentuada (la A) […] Además de tener el mismo prefijo (GRI), la misma secuencia de vocales (I-A), el mismo número de sílabas y la misma sílaba tónica y vocal acentuada, comparten otras dos letras: S-T. Así pues, los signos GRICAST y GRISTAR coinciden en 6 de sus 7 letras y 4 de ellas están colocadas en la misma posición (G-R-I-A). En términos porcentuales, una coincidencia de 6 de las 7 letras que compone la marca registrada por mi representada, equivale a una semejanza de 85% […]”9 6.3.Señaló que “[…] las semejanzas existentes entre los signos GRISTAR y GRICAST van más allá de compartir la primera silaba (GRI) como quedó atrás 8 Cfr. Folio 62 9 Cfr. Folio 63 demostrado, lo que aumente enormemente el riesgo de confusión, en tanto el signo GRISTAR no solamente reproduce el elemento común de la familia de marcas creada por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC., sino que además es muy similar a una de las marcas de tal familia, que aumenta el riesgo de confusión […]”10. 6.4.Indicó que “[…] son también erradas las afirmaciones de la entidad demandada según las cuales no resultaba necesario comparar que tipo de productos o servicios identifican los signos. Siendo éstos similares, tal y como ha quedado probado,

solamente podrán coexistir en el mercado si identifican productos o servicios diferentes. Sin embargo, este no es el caso […]”11. Contestaciones de la demanda

7. La parte demandada12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.Sostuvo que no se vulneraron los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] los signos GRISTAR y GRICAST después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues los demás elementos incluidos en ellas, les otorgan la diferencia visual y fonética que permite su coexistencia, por lo tanto, no presentan semejanza que pueden causar riesgo de confusión o de asociación al consumidor para elegirlas en el mercado […]”14. 7.2.Afirmó que “[…] desde los puntos de vista fonético y ortográfico se observa que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Así, aunque los signos coincidan en algunas de sus letras, la estructura gramatical del signo solicitado, GRIS/TAR, es diferenciable de la estructura gramatical de la marca registrada GRIS/CAST, debido a que la utilización de la letra S en la primera sílaba del signo solicitado y a las disímiles desinencias utilizadas por cada uno de los signos, donde la terminación CAST del signo opositor presenta una sonoridad particular, poco usual en castellano, debido a su terminación en la letra “T”, lo cual, teniendo en cuenta que los productos que los signos confrontados pretenden identificar no presentan un consumo masivo, estando dirigidos a un consumidor medio que demuestra una mayor diligencia a su

10 Cfr. Ibidem 11 Cfr. Folios 64 y 65 12 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 178 a 181 13 Cfr. Folios 171 a 177 14 Cfr. Folio 176 actuar dentro del mercado al momento de seleccionar los productos requeridos, permite diferenciación y la individualización de cada uno de ellos […]”15. 7.3.Por último, manifestó que “[…]resulta claro y evidente que la marca solicitada GRISTAR (NOMINATIVA) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 134 y en el literal a) del artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina […]”16. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. Soldaduras Megriweld S.A. (hoy Soldaduras Megriweld Ltda.)17, como tercero con interés directo en las resultas del proceso18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.Sostuvo que “[…] la marca GRISTAR si cumple con el requisito de distintividad toda vez que siendo novedosa y distintiva de cualquier otra marca previamente registrada, permite al consumidor identificarla en el mercado los productos de la Clase 9, diferenciándola claramente de otras marcas que identifican los mismos productos o productos similares, sin riesgo alguno de confusión o error acerca del origen o la calidad delos productos que con ella se identifican […]”20. 8.2.Indicó que “[…] en el caso bajo estudio no estamos frente a una supuesta “familia de marcas”, sino ante marcas conformadas por una partícula que, como quedó visto,

es de uso común para los productos de la Clase 9 […]”21. 8.3.Resaltó que “[…] la simple coincidencia de una partícula en varias marcas registradas a nombre de un mismo titular no es óbice para considerar que estamos frente a una familia de marcas pues, en caso que dicha partícula sea de uso común para identificar los productos por ellas identificadas, el titular de las mismas deberá tolerar que otros competidores utilicen esta misma partícula en la medida en que nadie podrá reclamar derechos de exclusiva sobre la misma […]”22. 15 Cfr. Ibidem 16 Cfr. Folio 176 17 Conforme consta en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara y Comercio de Bogotá, visible a folios 206 a 209 del expediente. 18 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 205 19 Cfr. Folios 182 a 204 20 Cfr. Folio 185 21 Cfr. Folio 188 22 Cfr. Folio 189 8.4. Señaló que “[…] las marcas en conflicto son marcas de fantasía que no tienen ningún significado en específico, estas tienen un mayor poder distintivo en la medida que el público las reconocerá no por el significado que tienen o por la idea que evocan sino por el nombre de la marca como tal […]”, añadió que “[…] al enfrentarse con la marca GRISTAR con las marcas GRI de propiedad de LINCOLN GLOBAL INC, recordará las marcas de manera independiente, pues en la medida en que ninguna evoca una idea particular, podrá recordarlas sin llegar a relacionarlas de manera alguna entre sí […]”23. 8.5.Por último, manifestó que “[…] es evidente que la coexistencia de las marcas en

conflicto no generará ningún riesgo de error dentro del público consumidor, en la medida que, teniendo en cuenta que éste presta especial atención al momento de escoger el producto de su interés, será plenamente capaz de distinguir las marcas en conflicto a simple vista dadas sus diferencias ortográficas, fonéticas y gráficas […]”24. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 30 de marzo de 2016, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 318-IP-2016 de 17 de febrero de 201725, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. Añadió que “[...] Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a), toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca ni a la falta de requisito de distintividad […]”.

Asimismo, indicó que “[…] De oficio se interpretará el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 referente a los términos de uso común […]”. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 23 Cfr. Folio 191 24 Cfr. Folio 194 25 Cfr. Folios 255 a 268

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 201926, dispuso

correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

12. Durante el término legal, las partes demandante, demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 318-IP-2016; vii) el marco normativo y desarrollo de jurisprudencial sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

14. Visto el artículo 128 numeral 7.22 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados 26 Cfr. Folio 319

16. Los actos administrativos acusados27 son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 200928, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] 2. Caso concreto Antecedentes marcarios Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad.

Expedient Certificad Marca Titular e Clase Tipo o Vigencia

GRICAS LINCOLN 27/02/201

T GLOBAL, INC. 92 263132 8 9 NO 128666 5 2.1. Comparación de marcas Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca solicitada Marca opositora GRISTAR GRICAST Es tarea del funcionario administrativo determinar el grado de confusión que existe entre los signos, teniendo en cuenta la similitud puede ser de tipo ortográfico o visual, fonético o ideológico. En ese sentido podemos

llevar a cabo la comparación de sus tres aspectos, de ser necesario para el caso, en razón a que con la verificación de uno de ellos podemos concluir la similitud de signos, siempre que en conjunto se genere riesgo de confusión o de asociación. En el campo ideológico, que consideramos es la perspectiva de confusión o de diferenciación más importante, se deberá analizar la comprensión o significación que generan los signos en el consumidor, teniendo en cuenta que puede ser de un concepto claro o una simple evocación al mismo concepto lo que genere similitud. Comparando el signo GRISTAR con la marca opositora GRICAST, no se encuentran semejanzas conceptuales ya que las dos marcas son de fantasía por lo tanto no tienen significado evidente en el español. 27 Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. 28 Cfr. Folios 8 a 12 En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión la forma de las etiquetas, gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto vista ortográfico, si bien es cierto ambos comparten algunas letras, GRI, los signos no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus terminaciones o sufijos STAR y CAST, combinan sus letras o vocales en un orden distinto, confiriendo a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. Teniendo en cuenta las diferencias ortográficas anotadas, en el campo fonético o auditivo, se encuentran diferencias claras en la

pronunciación de las marcas, sobre todo al tener en cuenta que en los dos casos las dos sílabas iniciales son diametralmente opuestas. Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan ni identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con cada una de las marcas cotejadas. De conformidad con lo anterior, ya que las marcas comparadas no son semejantes ni idénticas no es necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos o servicios, pues la causal prospera ante la concurrencia de los dos factores, tal y como ya se explicó, y al desaparecer uno de ellos, el otro pierde relevancia. En consecuencia, la marca objeto de solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la

sociedad Lincol (sic) Global INC.. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de la marca: Nominativa GRISTAR Para distinguir: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soporte de

registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”. Productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional, octava edición.

Titular: Soldaduras Megriweld S.A.

Dirección Calle 10 No. 37-51 :

Domicilio: Bogotá D.C. Colombia Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […] ARTÍCULO CUARTO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial. […]”

(Destacado fuera de texto). 16.2. La Resolución núm. 12939 de 25 de marzo de 200929, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009, en la que se indicó: “[…] Caso en estudio La sociedad LINCOLN GLOBAL INC., es titular de la siguiente marca:

LINCOLN 92

GRICAST GLOBAL, INC, 263132 8 9 NO 128666 27/02/2015

De otra parte, la sociedad SOLDADURAS MEGRIWELD S.A., solicitante de la marca nominativa GRISTAR, pretende distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Los signos a cotejar son los siguientes: La marca El Signo solicitado opositora GRISTAR GRICAST Al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que signo cuyo registro se solicita

no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado. En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues aunque comparten el prefijo GRI, se puede observar que tienen terminaciones disimiles que generan una diferencia sustancial, ya que signo solicitado termina en GRISTAR, mientras que la marca opositora finaliza en GRICAST. Por otra parte, el aspecto fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias mencionadas, la pronunciación de cada uno de los signos resulta lo suficientemente distintivo en cada caso como para evitar generar riesgo de confusión. Teniendo en cuenta el análisis realizado, resulta claro que las marcas objeto de comparación no tienen semejanzas que logren generar ningún tipo de riesgo de 29 Cfr. Folios 13 a 16 confusión o inducir a error a los consumidores, ya que cada uno tiene los elementos necesarios para lograr diferenciar el origen empresarial de los productos que distingue, salvaguardando el interés del consumidor y la exclusividad de la marca opositora. Por lo tanto, una vez descartada la posibilidad de que exista riesgo de confusión, resulta innecesaria realizar el análisis de conexidad competitiva y de productos, puesto que es bien sabido que dentro del mercado pueden coexistir pacíficamente marcas respecto de las cuales no hay ningún riesgo de confusión […]” (Destacado fuera de texto). 16.1. Resolución núm. 17193 de 13 de abril de 200930, mediante la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de

2009. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando: “[…] Desde los puntos de vista fonético y ortográfico se observa que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Así, aunque los signos coincidan en algunas de sus letras, la estructura gramatical del signo solicitado, GRIS/TAR, es diferenciable de la estructura gramatical de la marca registrada, GRI/CAST, debido a la utilización de la letra S en la primera sílaba del signo solicitado y a las disímiles desinencias utilizadas por cada uno de los signos, donde la terminación CAST del signo opositor presenta una sonoridad particular, poco usual en castellano, debido a que la terminación en la letra “T”, lo cual, teniendo en cuenta que los productos que los signos confrontados pretenden identificar no presentan un co