CE-11001-03-24-000-2009-00514-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Signo débil. Comparación ortográfica y fonética. Conexión competitiva De todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que la marca cuestionada mixta “PULLMANTUR CRUISES” es una marca compuesta de palabras descriptivas (PULLMAN y CRUISES), y otra genérica (TUR –pronunciación en inglés de TOUR-)) que también es de uso común en marcas de la clase 39 Internacional (TOURS). Se observa que entre los signos “PULLMANTUR CRUISES” y “PULLMAN TOURS” existe similitud ortográfica, con la diferencia de que el primero de ellos, une las palabras PULMAN y TUR, además escribe el vocablo TUR tal como se pronuncia TOUR, y adicionalmente, agrega el término CRUISES, que como ya se explicó, es descriptivo de alguno de los servicios de la clase 39 Internacional. Desde el punto de vista fonético, se aprecia que entre los signos en conflicto, existe mayor similitud, pues las primeras palabras de PULLMANTUR y PULLMAN TOURS, son casi idénticas en su pronunciación, con la diferencia de que en la marca cuestionada figura la palabra CRUISES. En este orden de ideas, puede afirmarse que los signos en disputa tienen un alto grado de semejanza, que llevan a concluir que la marca cuestionada puede generar el riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, al llegar a pensar éste que con la denominación de dicha marca, el titular de los signos previamente registrados y usados está prestando un nuevo servicio, es decir, un servicio de turismo a través de un CRUCERO. De lo anterior se desprende que el signo cuestionado pretende distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la

Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos cuestionados de la sociedad actora identifica servicios de la clase 42 ibídem, sin embargo, el primero de los citados protege servicios afines a los distinguidos por el segundo, resaltándose en ambos la prestación del servicio de turismo. Por consiguiente, no solo se entiende que comparten los mismos consumidores, sino que comercializan y publicitan tales servicios por los mismos canales.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA - DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192 / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 200.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5538 DE 2008 (26 de febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00514-00

Actor: TURISMO MARVAM LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad TURISMO MARVAM LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 5538 de 26 de febrero de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la Resolución 21737 de 18 de julio de 2007, y concedió el registro de la marca mixta “PULLMANTUR CRUISES” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava

Edición. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 11 de enero de 2007, la sociedad PULLMANTUR S.A., solicitó el registro de la marca mixta “PULLMANTUR CRUISES” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. Expresa que el 28 de febrero de 2007, fue publicado el extracto de la solicitud de registro, en la Gaceta de Propiedad Industrial 573. Agrega que no se presentaron oposiciones. I.1.3. Mediante Resolución 21737 de 18 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo mixto “PULLMANTUR CRUISES”.

I.1.4. Por Resolución 32250 de 28 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución impugnada. I.1.5. Mediante Resolución 5538 de 26 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución inicial y concediendo el registro del signo mixto “PULLMANTUR

CRUISES”.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Aduce que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, tanto el titular de la marca como las autoridades competentes tienen el derecho y el deber de evitar que por la utilización arbitraria o sin control de signos idénticos o similares, referidos a los mismos productos o servicios, se creen situaciones de confusión y de desconocimiento entre los consumidores. Además que la marca “PULLMANTUR CRUISES”, vulnera los derechos de la sociedad TURISMO MARVAM LTDA., quien explota su marca y enseña comercial, ofreciendo servicios de la misma naturaleza que los ofrecidos por la sociedad PULLMANTUR S.A. Expresa que la marca “PULLMANTUR CRUISES” en la clase 39 Internacional, es irregistrable como marca y, por lo tanto, el acto administrativo por medio del cual fue concedido, es nulo en virtud de que es confundiblemente similar, por no decir igual con la marca “PULLMAN TOURS”, en la clase 42 Internacional, de la

sociedad TURISMO MARVAM LTDA., y por consiguiente carece de distintividad, induciendo al público consumidor a confusión y error. La función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, pertenecientes a diferentes titulares para los mismos productos o servicios. Aplicando los criterios generalmente aceptados doctrinaria y jurisprudencialmente, podemos concluir que las marcas “PULLMAN TOURS” y “PULLMANTUR CRUISES” son confundibles y, por lo mismo, el último de los citados signos carece de capacidad distintiva e individualizadora frente a la marca perteneciente a la sociedad actora. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Que los signos enfrentados “PULLMANTUR CRUISES” (mixto) y “PULLMAN TOURS” (mixto), no son susceptibles de crear confusión, toda vez que no presentan semejanza alguna dentro de las estructuras gramaticales que permita al consumidor confundirlas en el mercado, por otro lado, es consecuente que el consumidor identifique su origen empresarial, además se observa que en cada conjunto de los signos enfrentados presentan diferencias ortográficas, fonéticas y

de diseño. Aduce que el demandante dice tener un mejor derecho basado en el supuesto uso de su nombre comercial con anterioridad al registro de las marcas demandadas y la presunta confundibilidad del nombre comercial con las mismas, para lo cual, vale la pena señalar, que el demandante tuvo su oportunidad legal dentro del trámite administrativo surtido para presentar oposición a los registros y fundamentar debidamente la misma, de lo cual hizo caso omiso, lo anterior conforme lo establece el artículo 146 de la Decisión Andina. Arguye que en el evento en que el demandante llegue a probar en el trámite del proceso de nulidad, que en efecto, existió un uso del nombre comercial anterior a la concesión de las marcas demandadas, se considera que en todo caso, no debe prosperar las nulidades deprecadas, en la medida en que las marcas concedidas en conjunto y evitando su fraccionamiento, cuentan con una especial disposición gráfico nominativa que las hacen diferentes y diferenciables del nombre comercial del actor, lo cual conlleva a que el consumidor al encontrarlas en el mercado no estará en riesgo de confusión o de asociación. Agrega que el nombre comercial o enseña comercial que aduce el actor no es confundible con la marca registrada, y no se encontraba para la fecha de concesión de las mismas, depositado ante esta Entidad, por lo tanto, a la Superintendencia le era imposible conocer la existencia del mismo. II.1.2. La sociedad PULLMANTUR S.A., en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo:

Arguye que resulta acertada la decisión proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial en el sentido de considerar que los signos “PULLMAN TOURS” (mixto), y “PULLMANTUR CRUISES” (mixto), al ser encontrados en el mercado poseen diferencias que las hacen claramente distinguibles el uno del otro. Además, debe tenerse en cuenta que las expresiones que integran las marcas enfrentadas, es decir, las palabras PULLMAN y TOUR o TUR son expresiones de uso común que hacen parte del lenguaje cotidiano usado por los empresarios dedicados al sector del transporte, y por lo tanto inapropiables con exclusividad por algún empresario de este sector. Expresa que las marcas enfrentadas son de naturaleza mixta y, por lo tanto, constituye un hecho cierto e irrefutable que cada una integra en su conjunto elementos gráficos totalmente disímiles que las hacen claramente identificables por el consumidor en un mismo mercado. Manifiesta que tratándose de empresas que prestan servicios de transporte de pasajeros, es común que para promocionar o vender su producto describan el servicio como PULLMAN, denotando comodidad y confort, integrando la mencionada denominación en sus nombres comerciales. Indica que la expresión PULLMAN es de uso común en el lenguaje cotidiano para denotar confort y comodidad, y por lo tanto es de los denominados por la doctrina y la jurisprudencia marcaria como ‘signos débiles’, por lo que ningún empresario puede pretender exclusividad sobre la mencionada expresión. Finaliza aduciendo que le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que la marca cuestionada, es distintiva y no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trae a colación la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, quien concluyó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “PULLMANTUR CRUISES” (mixto) fue presentada el 11 de enero de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por lo tanto, no cabe la interpretación de los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la

consultante.

2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre y enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

4. En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha

establecido la doctrina y recogidas en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

6. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. (ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor

7. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del

público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

8. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

9. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “PULLMANTUR CRUISES” (mixto), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 39 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

10. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la

distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

11. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial y el establecimiento mercantil que distingue la enseña comercial. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

12. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. (folios 841 a 843). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 110-IP2012, solicitada por esta Corporación, señaló que se limitará la interpretación exclusiva del

artículo 134 a los literales a) y b) y del artículo 136 a los literales a) y b), y de oficio los artículos 150, 190, 191, 192, 200 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y, no se interpretará los artículos 138, 143, 144, 154 y 172 por no ser adecuados al caso. DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta

Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;(…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. DEL NOMBRE COMERCIAL “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

“Artículo 200 La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

El debate se centra en: (1) si el signo mixto “PULLMANTUR CRUISES”, del tercero interesado en las resultas del proceso, es confundible con la marca opositora “PULLMAN TOURS” (mixta) y el nombre y enseña comercial con la misma denominación de la sociedad TURISMO MARVAM LTDA., (2) si la marca cuestionada carece de distintividad.

Teniendo en cuenta que la sociedad actora alega la confundibilidad de su marca

previamente registrada, así como de su nombre y enseña comercial ““PULLMAN TOURS” (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con el signo mixto cuestionado “PULLMANTUR CRUISES” de la sociedad PULLMANTUR S.A., para distinguir servicios de la clase 39 Internacional, se considera necesario realizar el cotejo, bajo los aspectos de identidad o similitud en dichos signos distintivos. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, en la Interpretación Prejudicial solicitada en este proceso, precisa: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado. (…). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de

confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra” (folio 832). Toda vez que las marcas en conflicto son mixtas, debe en primer lugar analizarse el elemento (denominativo o gráfico) que prevalece en ellas. Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos: “En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público

consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación” (folios 834 a 835). Las marcas están estructuradas de la siguiente forma: MARCA CUESTIONADA MARCA REGISTRADA En el caso sub examine, se observa que el elemento que predomina en esta marca es el denominativo, el cual llega con mayor facilidad al intelecto del consumidor. En segundo término, se hará el cotejo entre las citadas marcas, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas técnicas antes reseñadas. Antes de ello, se hace referencia a lo que el Tribunal indica sobre las palabras de uso común, genéricas, descriptivas y en idioma extranjero: “En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca

de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Signos descriptivos: La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La jurisprudencia ha reconocido que lo