CE-11001-03-24-000-2009-00533-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WKT MACHINERY y la marca mixta AKT previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es MACHINERY para la clase 12 y por ello se excluye del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca mixta AKT previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, […] La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada (AKT) tiene una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, una (1) vocal y dos (2) consonantes. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; y, en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la A, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es

suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad. En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “A” no es una diferencia suficiente que tenga una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida. Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar. En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas WKT y AKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto. Teniendo en cuenta el anterior análisis y una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que entre las expresiones WKT y AKT existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza y, en

sentido, se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios […] La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante AKT, identifica “[…] Motocicletas y repuestos para motocicletas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Es así como, los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta AKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WKT MACHINERY y la marca mixta BKT previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es MACHINERY para la clase 12 y por ello se excluye del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto WKT MACHINERY para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la

Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca mixta BKT previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y tener una sola silaba, […] La marca concedida (WKT) está conformada por una (1) palabra, una (1) silaba y tres (3) letras, esto es, tres (3) consonantes, y la marca registrada tiene la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares porque: en primer lugar, tienen el mismo número de sílabas, letras y extensión; en segundo lugar, comparten dos consonantes (KT) en la misma posición; y, en tercer lugar, no contienen vocal en su composición. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera letra, esto es, la letra W por la B, por cuanto a ambas palabas las sucede las consonantes KT que tienen una fuerza en la palabra que las hace similares; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] La Sala considera, en primer lugar, que la coincidencia consonántica genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas con claridad. En segundo lugar, que el remplazo de la letra “W” por la “B” no es una diferencia suficiente que tenga

una carga semántica que elimine las similitudes entre las marcas, por lo que no dota de suficiente distintividad la marca concedida. Y, en tercer lugar, que el hecho de compartir dos de las tres letras que conforman cada una de las marcas, genera un impacto fonético muy similar. En suma, la Sala considera que, desde el aspecto fonético, las marcas enfrentadas resultan similares y el cambiar la primera letra no hace que la semejanza disminuya. Comparación Ideológica […] La Sala considera que las marcas WKT y BKT son marcas de fantasía, en la medida en que no tienen un significado en español ni evocan algún concepto y fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores; por lo que no resultan comparables desde este aspecto. Teniendo en cuenta el anterior análisis y una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que entre las expresiones WKT y BKT existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza y, en sentido, se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios La Sala observa, por un lado, que la marca WKT MACHINERY cuestionada identifica "[…] Vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática […]”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el otro, la marca propiedad de la parte demandante BKT, identifica “[…] Bicicletas, repuestos y accesorios para las mismas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Es así como, los productos de las

marcas enfrentadas pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, conciernen a un mismo género y, como consecuencia, la marca mixta WKT MACHINERY y la marca mixta BKT registrada a nombre de la parte demandante son semejantes. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son iguales, toda vez que los productos de las marcas enfrentadas se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de vehículos, accesorios y partes para vehículos y se publican en revistas especializadas. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que se presenta en este caso toda vez que hay relación, ya que el consumidor puede llegar a pensar que el fabricante de vehículos ha incursionado en el mercado de las bicicletas, cuestión que definitivamente influye en la asociación del origen empresarial de dichos productos. Además, dichos productos tienen las mismas finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada WKT MACHINERY tienen como fin ser un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de personas o cosas y los productos de la marca previamente registrada tienen la finalidad, toda vez que se trata de bicicletas que pueden ser eléctricas o a motor. Además, son productos complementarios y sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos no difieren, como se dijo anteriormente. En efecto, son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada WKT MACHINERY, como, por ejemplo, aquel interesado en satisfacer sus necesidades de movilización, podría adquirir un vehículo de cuatro ruedas o sustituirlo por una

bicicleta eléctrica o a motor, precisamente porque tiene las mismas finalidades. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000–

ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mi veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00533-00

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: WINSTON ECHEVERRY DÍAZ Temas: Comparación entre marcas mixtas. Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Partículas de uso común y genéricas. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombiana de Comercio S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Colombiana de Comercio S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 20137, “Por la cual se resuelve 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 5 2 Cfr. Folios 20 a 37 3 “[…] Artículo 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]”. 4 “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. 5 “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier

persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Mediante la cual se resuelve un recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012 y, en consecuencia, declara infundada la oposición presentada por la Sociedad Anónima Damm y concede el registro de la marca mixta Estrella Morena, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte

demandada cancelar el registro de la marca mixta WKT MACHINERY que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Winston Echeverry Díaz, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 18545 del 22 de abril de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 4821 de 30 de enero de 2009, proferida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que por lo tanto concedió el registro de la marca “WKT” (mixta) clase 12 (expediente No. 08 072.200) al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ, para distinguir los siguientes productos de la clase enunciada: “vehículos aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática”. 2.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 4821 de 30 de enero de

2009, que declaró fundada la demanda oposición de la sociedad COLOMBIAMA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que por lo tanto negó el registro de la marca “WKT” (mixta) clase 12 (Expediente No. 08 072.200) al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ de Cali (Valle), así como confirmar lo dispuesto en 8 Cfr. Folios 21 y 22 la Resolución No. 16727 del 31 de marzo de 2009, que confirmó lo dispuesto en la anterior […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones9: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 14 de julio de 2008, el registro como marca del signo mixto WKT MACHINERY para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de enero de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en las marcas mixtas AKT y BKT, que identifican productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009, negó el registro como marca del signo mixto WKT MACHINERY para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la

Clasificación Internacional de Niza.

4.4. El tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la contra la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 16727 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 4821 de 30 de enero de 2009. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 18545 de 22 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 4821 de 22 de abril de 2009 y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto WKT MACHINERY para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 9 Cfr. Folios 22 a 27 Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 13410, del literal b)11 del artículo 135, del literal a)12 del artículo 136 de la Decisión 486 y el artículo 6113 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. Indicó que se violaron los artículos 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, porque “[…] al conceder al señor WISTON ECHEVERRY DIAZ, el

registro de la marca "WKT MACHINERY" (mixta) clase 12, por considerarla no confundible con las marcas "AKT" (mixta) CLASE 12 (certificado No. 299.427) y "BKT" (mixta) clase 12 cuyo titular es la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A., no tuvo en cuenta que la misma no tenía la suficiente distintividad debido a que el público consumidor dada la secuencia de letras tan similar que tienen las marcas en conflicto, donde destaca en la marca solicitada las letras "WKT" frente a las letras que componen las marcas oponentes denominadas "AKT" y "BKT", no solo se confunde frente a productos idénticos que amparan las marcas enunciadas, sino también puede darse riesgo de confusión en el citado público con relación a los productos que amparan las mismas, ya que las letras enunciadas anteriormente son las que destacan en las marcas en conflicto; donde no se debe olvidar que dados los 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación

de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 11 “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. 12 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 13 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. productos que amparan las marcas comparadas también se presenta confusión por asociación entre las mismas en el sentido de que las personas al observar marcas muy similares en el mercado como las enunciadas, pueden considerar que tienen origen en un mismo titular empresario o fabricante […]”14. 6.2.Resaltó que “[…] la expresión "MACHINERY" que acompaña a las letras "WKT" no puede entrar dentro del cotejo marcario, debido a que la misma por significar "maquinaria" expresión que tiene la suficiente transparencia conceptual en nuestro medio, constituye expresión de uso común con relación a productos de la clase 12 internacional […]”15. 6.3.Precisó que “[…] el hecho de que si la marca "WKT MACHINERY" (Mixta) Clase 12 internacional, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad citada, cumple con el requisito de representación gráfica entendida esta como la capacidad que tiene el signo de expresarse a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas,

etiquetas, dibujos, gráficos, etc., debido a que la misma se representa con sus elementos nominativos y figurativos; También (sic), cumple con el requisito de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto ni servicio determinado, tal como se expresó sobre la citada distintividad el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-95; la marca enunciada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la aptitud que tiene el signo para ser registrado como marca, debido a que si se analizan los signos que se comparan en su conjunto, claramente se puede observar que lo que destaca en los mismos son las letras "WKT" vs "AKT", "BKT" que hace que presenten las suficientes semejanzas desde el punto de vista fonético, ortográfico y visual, lo que determina que los mismos sean confundibles entre sí o que se presente el riesgo de confusión entre los signos enunciados, para lo cual también debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos que amparan las marca comparadas […]”16. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.4. Indicó que se “[…] violó la citada norma comunitaria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma al otorgar el 14 Cfr. Folio 29 15 Ibidem 16 Cfr. Folio 30 registro de la marca "WKT MACHINEY" (mixta) clase 12 por considerarla no confundible con las marcas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12, se

basó en un supuesto que no tiene lógica jurídica ni es aceptado por la jurisprudencia, cuando expreso que las letras enunciadas y que hacen parte de las marcas citadas no son confundibles, debido a que "las letras individualmente consideradas por ser elementos de uso común no son materia de apropiación", debido a que a nivel jurisprudencial cuando se presenta conflicto entre marcas que están compuestas por una especial disposición de letras, lo que se protege es la especial combinación de las mismas, lo que significa que si dos combinaciones de letras son muy parecidas, se habla de la confundibilidad de las marcas en conflicto, tal como lo determinó el Consejo de Estado en Sentencia del 20 de octubre de 2005, donde fue parte actora la sociedad INTENATIONAL MEDICAL GROUP, INC., donde el citado fallo con ponencia de la Honorable Consejera Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, se declaró confundible la marca "ING" (nominativa) clase 35 con la marca "IMG" (mixta) clase 36 […]”17. 6.5. Añadió que “[…] los elementos gráficos que hacen parte de las marcas en conflicto, no contribuyen a darle distintividad a la marca "WKT MACHINERY" (mixta) clase 12 frente a las marcas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12, debido a que los mismos no representan una idea diferente a las letras que destacan en los mismos, lo que significa que la Superintendencia de Industria y Comercio, debió limitarse en el cotejo marcario a comparar si la combinación de las letras "WKT" era confundible con la combinación de las letras "AKT" y "BKT"

lo que indudablemente hubiera dado como resultado que las marcas enunciadas eran confundibles tanto desde el punto de vista gráfico debido a que son percibidas de forma similar por el público consumidor dadas las similitudes que se presentan entre las mismas y desde el punto de vista ortográfico, por cuanto las combinaciones de las letras que hacen parte de las marcas comparadas son muy similares y lo cual se puede apreciar en forma clara así:

MARCA SOLICITADA: WKT

MARCAS OPONENTES: BKT AKT Nótese que todas las marcas tienen las letras "K" y "T" en la misma posición, donde inclusive y para el caso de la comparación de las marcas "WKT" y "BKT", 17 Cfr. Folios 30 y 31 se puede afirmar sin lugar a dudas que presentan una pronunciación fonética muy similar, debido a que la letra "W" se pronuncia por muchas personas como "doble be", lo que crea indudablemente confundibilidad en pronunciación entre las marcas "WKT" (mixta) clase 12 que se pronuncia como "doble be-ka-te" y la marca "BKT" (mixta) clase 12, que se pronuncia como "BE-KA-TE" […]”18. 6.6. Resaltó que “[…] en lo único que fue acertada la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución demandada es que se reconoció que la expresión "MACHINERY" es genérica, lo que significa que fue excluida del cotejo marcario de las marcas enunciadas, pero dadas de todas formas las similitudes de tipo gráfico ortográfico y fonético, lo anterior no habla de la confundibilidad de los signos en conflicto y máxime cuando los mismos se refieren a productos

idénticos y similares de la clase 12 internacional […]”19. 6.7. Concluyó que se “[…] dejo demostrada la confundibilidad evidente que se presenta entre la marca "WKT" (mixta) clase 12 (donde la expresión "MACHINERY" se excluye del cotejo marcario), con las marcas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12 […]”20. Violación del artículo 61 de la Constitución Política Colombiana 6.8. Indicó que “[…] debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca "WKT" (mixta) clase 12 (donde el elemento Machinery es genérico), no tuvo en cuenta que la misma es confundible con las marcas oponentes denominadas "AKT" (mixta) clase 12 y "BKT" (mixta) clase 12, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, lo que significa que por desconocer los hechos anteriores mi cliente la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A., se ve obligada a que sus marcas coexistan con una marca confundible con ellas, lo que hace que sean desconocidos sus derechos de exclusiva y que tiene sus marcas registradas […]”21. Contestación de la demanda 18 Cfr. Folios 31 y 32 19 Cfr. Folio 32 20 Cfr. Folios 32 y 33 21 Cfr. Folio 35 La parte demandada

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así: 7.1. Indicó que los “[…] elementos denominativos de los signos anteriormente registrados a nombre de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., hoy demandante, son los siguientes: AKT y BKT Por otro lado, el elemento denominativo del signo del cual se le otorgó el registro al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ, es el siguiente: WKT MACHINERY En primer lugar, es menester mencionar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el estudio de confundibilidad de las marcas en litigio debe realizarse observando su conjunto y sin fraccionarlas tal como pretende hacerlo el apoderado demandante […]”24. 7.2. Resaltó que “[…] en el presente caso tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de las marcas registradas con anterioridad (AKT Y BKT) y lo de la marca demandada (WKT MACHINERY) no son susceptible de crear confusión o riesgo de asociación, pues las primeras están conformadas por una expresión compuestas por una combinación de letras (AKT y BKT), mientras que la segunda está conformada por dos expresiones, de las cuales la primera es una combinación de las consonantes W-K-T y la segunda por la expresión MACHINERY […]”25. 7.3. Así, precisó que “[…] Lo anterior, demuestra que entre las marcas en conflicto presentan diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas, pues considerados en su conjunto y de forma no fraccionada, el consumidor promedio 22 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 201

23 Cfr. Folios 189 a 200 24 Cfr. Folio 197 25 Ibidem podría distinguirlos con facilidad luego de una mirada superficial, sin verse inducido a erro en cuanto a los productos o a su origen […]”26. 7.4. Adujo que “[…] la expresión anglosajona “MACHINERY” contenida en la marca concedida al señor WINSTON ECHEVERRI DÍAZ, es falso que su significado sea ampliamente conocido, todo lo contrario, al provenir de un idioma extranjero que no es de conocimiento extensivo dentro de la población, carece de todo significado conceptual dentro de nuestra sociedad. Así mismo, el hecho de que la expresión “MACHNERY” sea genérica para la clase 12 del nomenclátor internacional, no significa que se deba excluir al momento de realizar de realizar el cotejo marcario, pues tal como se mencionó con anterioridad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de marcario