CE-11001-03-24-000-2009-00541-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA previamente registradas / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Y DÉBIL – Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA – Lo son ENERGI y TECA / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA previamente registradas en las clases 9 y 35 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, las marcas nominativas y mixtas opositoras, están conformadas por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto

del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERGI se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa ENERGI TO GO, esto es [ener-xito-ɣ̞ o] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-ka]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa ENERGI TO GO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas nominativas ENERGITECA y el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. Comparación Ideológica […] Al respecto, la sala advierte que las marcas ENERGITECA, se componen de las expresiones ENERGI y TECA, las cuales resultan ser evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERGI que viene de la palabra “energía” y el morfema TECA que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […]Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra que las marcas

ENERGITECA evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. Igualmente, la Sala encuentra, respecto de la marca ENERGI TO GO, que la primera palabra que la conforma, como ya se indicó, es evocativa, y de las otras dos restantes que no tienen significado alguno en el idioma español, sin embargo, si tienen significación en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras ENERGI y TECA respecto a las marcas ENERGITECA y la expresión ENERGI, son evocativas y las expresiones TO GO, respecto de la marca ENERGI TO GO, son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que la primera de ellas constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores (ENERGI), mientras que la segunda y la tercera (TO GO) no tienen contexto en el idioma castellano por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las marcas ENERGI TO GO y ENERGITECA al estar acompañadas de las palabras TO GO y TECA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo

que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no genera riesgo de confusión o asociación entre sí. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y las marcas nominativas y mixtas registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI, los elementos compositivos TO GO y TECA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA – Lo es ENERGI / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con la enseña comercial ENERGITECA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y la enseña

comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, y la enseña comercial opositora, está conformada por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y la enseña comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y de la enseña comercial son distintos y el hecho de que las dos posean la partícula ENERGI no hace, de forma alguna, similar la pronunciación ya que las palabras TO GO y TECA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la partícula ENERGI de la enseña comercial y de la marca solicitada, es de carácter evocativo y las expresiones TO GO de la marca registrada, no tienen significación alguna en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico. Corolario de lo expuesto entre la marca solicitada y la

enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI los elementos compositivos TO GO y TECA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 ni el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad. Ahora, por cuanto la protección de la enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL - Prueba / ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de la utilización real, efectiva y constante / ENSEÑA COMERCIAL MIXTA ENERGITECA – Se demostró la titularidad prioritaria [L]a Sala acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso de la enseña comercial ENERGITECA se extendió en el tiempo de manera continua

hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado a la enseña comercial se extiende en el tiempo de tal forma que le permite oponerse al registro de la marca concedida, toda vez que en el expediente existe prueba suficiente que demuestra el uso continuo, regular y efectivo, desde el año 2004 hasta más allá de la fecha en que se solicitó el registro, por lo que se tiene que el uso dado a la enseña comercial se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, por lo que se concluye que la parte demandante puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca citada. Así las cosas, la Sala considera que la parte demandante es titular de la enseña comercial ENERGITECA, comoquiera que demostró su uso en adecuada forma, motivo por el cual el cargo correspondiente a la vulneración del literal b) del artículo 136 y del artículo 200 de la Decisión 486 puede ser estudiado. ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ENERGI TO GO, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida; las marcas mixtas y nominativas ENERGITECA, que identifican

productos de las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y la enseña comercial registrada ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486. La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado. Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo

136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA, respecto de las cuales es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine,

procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - No probada La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2009-00541-00

Actor: COEXITO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tercero con interés: EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre una enseña comercial, régimen y análisis probatorio; cotejó entre marcas mixtas, marca nominativa y enseña comercial mixta, verificación de elementos de uso común, marca en idioma diferente al español, marca de fantasía; Reiteración jurisprudencial sobre partícula diferenciadora que otorga matiz diferenciador y contundente, que dota a la marca de la suficiente carga semántica para identificar su origen empresarial y descartar cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Coexito S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad

de las resoluciones núms. 13421 de 26 de marzo de 2009, 20992 de 29 de abril de 2009 y 27038 de 29 de mayo de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Coexito S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 13421 de 26 de marzo de 2009, “[…] Por la cual se decide una solicitud de marca […]”4, y ii) 20992 de 29 de abril de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”5: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 27038 de 29 de mayo de 2009, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional

de Niza, cuyo titular es Eveready Battery Company, Inc., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 13421 de fecha 26 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo No. 08-004224, la cual declaró infundada la oposición formulada por COEXITO S.A. y concedió el registro de la marca nominativa ENERGI TO GO. 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 28 a 40 y 177 a 186 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. 4 Cfr. Folios 13 a 17 5 Cfr. Folios 18 a 22 6 Cfr. Folios 23 a 27 7 Cfr. Folios 29 y 30

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución no. 20992 de fecha 26 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos, la cual confirma la resolución No. 13421 de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 27038 de fecha 29 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 13421 de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca ENERGIA TO GO (sic), solicitada para distinguir productos de la clase 9 y se cancele el certificado de registro No. 381318, concedido con vigencia hasta el 26 de marzo de 2019.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 17 de enero de 2008, el registro como marca del signo nominativo ENERGI TO GO para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en las siguientes marcas: “[…] oposición, en virtud de ser titular en Colombia de las siguientes marcas:

Signo Clase Certificado Vigencia Niza ENERGITECA 9 197298 26 DE MAYO DE 2007

ENERGITECA 9 232720 29 DE ENERO DE 2011

(MIXTA) ENERGITECA 9 263367 21 DE ENERO DE 2012

(MIXTA) ENERGITECA 35 293310 28 DE FEBRERO DE

(MIXTA) 2015

ENERGITECA 35 292425 26 DE ENERO DE 2015

(MIXTA) […]”8. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro como marca del signo nominativo ENERGI TO GO para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 20992 de 29 de abril de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 27038 de 29 de mayo de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 13421 de 26 de marzo de 2009. Normas violadas 8 Cfr. Folios 30 y 31

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 1349 y del literal a)10 del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina11, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación el artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó, respecto del artículo 134 de la Decisión 486, que “[…] (s)e violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca ENERGI TO GO, solicitada por la sociedad EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo. […] Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad COEXITO S.A., podemos concluir que la marca ENERGI TO GO, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 9 de la clasificación internacional de marcas […]”12. 6.2. Sostuvo, respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que “[…]

(l)a marca ENERGI TO GO, reúne las dos condiciones que la Decisión 486 establece para que se configure la causal de irregistrabilidad contenida en el 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 10 “[…] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. 11 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 12 Cfr. Folio 32 artículo 136 literal a), veamos: a. Similitud entre los signos. […] b. Similitud entre los productos y/o servicios identificados con las marcas en conflicto […]13. 6.3. Agregó que “[…] (e)n este caso la marca solicitada para registro reproduce prácticamente en su totalidad la marca previamente registrada. Por otra parte, al tratarse de una marca nominativa que no contiene ningún tipo de grafía particular, la posibilidad de confusión para el consumidor, no ofrece ninguna duda […]”14. 6.4. Precisó que “[…] (e)ncontramos que los signos en el plano conceptual son prácticamente idénticos, los dos giran en torno al concepto de ENERGÍA. El signo

cuya nulidad se demanda califica el sujeto ENERGÍA con la palabra TO GO, por su parte, la marca previamente registrada termina en el sufijo TECA, que significa lugar en el que se guarda o en el que se encuentra algo, en este caso la ENERGÍA. En conclusión, en los dos casos el concepto ideológico será el de provisión de energía […]”15. 6.5. Puntualizó que “[…] los productos que identifican cada una de las marcas son prácticamente los mismo y en consecuencia se cumplen los dos requisitos para que opere la causal de nulidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”16. 6.6. Manifestó que “[…] (l)as pruebas documentales aportadas, entre ellas la certificación de revisoría fiscal demuestran el uso como enseña comercial del signo ENERGITECA, y por lo tanto que la marca ENERGI TO GO, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”17. 6.7. Finalmente, estableció que “[…] (l)a sociedad COEXITO S.A., ha hecho uso del (sic) la enseña comercial ENERGITECA, que identifica sus establecimientos de comercio desde el año 1957, y hasta el momento tal uso no ha cesado en el tiempo, por lo tanto se le debe otorgar la protección en los términos de la Decisión 486, y explicada ampliamente por el tribunal de justicia de la comunidad andina de naciones, en las sentencias de interpretación prejudicial atrás citadas. […] Dado

que la terminación TECA, significa lugar en el que se encuentra algo, y por otra 13 Cfr. Folios 32 y 33 14 Cfr. Folio 34 15 Cfr. Folio 35 16 Cfr. Folio 36 17 Cfr. Folio 180 parte TO GO, significa para llevar, resulta evidente que los signos en conflicto significan LUGAR DE APROVISIONAMIENTO DE ENERGÍA, por lo tanto no pueden coexistir sin generar confusión en los consumidores de productos de la clase 9 y servicios conexos […]”18. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada19 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas20, así: 7.1. Indicó que “[...] de los documentos obrantes en el expediente 08-004224 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro del signo solicitado ENERGI TO GO (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de los interesados. […]”21. 7.2. Manifestó que “[...] es pertinente señalar que el análisis de confundibilidad de las marcas enfrentadas se realizó conforme los criterios jurisprudenciales, principios y reglas que la doctrina ha sugerido para este análisis. […] Es así como no encontramos frente a la comparación de signos mixtos, y denominativos,

siendo el elemento predomínate dentro del signo mixto el denominativo, para ello, se observa visión en conjunto, su unidad fonética, gráfica y estructura, más no sus integrantes aislados, como lo pretende el apoderado de la parte demandante. […] Dentro del conjunto del signo solicitado a cotejar se puede a preciar en su aspecto ortográfico: Marca solicitada Marca opositora ENERGI TO GO ENERGITECA 18 Cfr. Folio 186 19 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 162 20 Cfr. Folios 166 a 176 21 Cfr. Folio 168 En su aspecto de ortográfico se observa que entre las marcas enfrentadas se comparten algunas letras, además de observar que la marca solicitada ENERGI TO GO al contener tres expresiones, su extensión es mayor a las marcas opositoras registradas. […] Se observa que la estructura gramatical del conjunto del signo solicitado (ENERGI TO GO) está compuesto de tres expresiones, donde la primera palabra contiene tres silabas (E-NER-GI), y la segunda y t