CE-11001-03-24-000-2009-00564-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SANTALUCÍA y las marcas mixtas SANTA LUCÍA previamente registradas / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto SANTALUCÍA en la clase 36 porque a pesar de existir identidad con las marcas mixtas SANTA LUCÍA previamente registradas en las clases 42 y 44, no se presenta conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[C]orresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca “SANTALUCÍA”, para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. [...]. [R]especto a la similitud ortográfica entre las marcas “SANTALUCÍA” y “SANTA LUCÍA”, la Sala advierte que son idénticas, debido a que se conforman por exactamente las mismas letras, e igual número de sílabas y todas en igual posición, así como la misma tilde; y que la única diferencia es que mientras la marca cuestionada se compone de una sola palabra, las marcas previamente registradas están conformadas por dos. “[…] Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerte identidad ortográfica entre ambos, esta diferencia no diluye las semejanzas antes señaladas […]”.[…] Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que dada la identidad ortográfica que existe

entre las marcas cotejadas, ella se traslada a su pronunciación. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas se encuentran conformadas por las mismas palabras, esto es, por “SANTA”, la cual significa “[…] perfecto y libre de toda culpa. En el mundo cristiano, dicho de una persona. Declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente. Dicho de una persona. De especial virtud o ejemplo. Dicho de una cosa. Que es venerable por algún motivo de religión […]”, y por “LUCÍA”, que es un nombre propio, que no tiene significado concreto en el idioma castellano. Por lo tanto, se presenta identidad ideológica. Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que para que exista confusión entre dos signos se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza ortográfica, y fonética y conceptual, ya analizada; y el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos para que pueda predicarse la confusión. De ahí que dentro del análisis debe establecerse si existe o no conexión competitiva y analizar los servicios que las marcas en disputa protegen. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “SANTALUCÍA” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] seguros […]”.Por su parte, las marcas de la actora “SANTA LUCÍA” amparan los servicios de las

siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:. Clase 42: “[…] restauración (alimentación); alojamiento temporal, cuidados médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores […]”. Clase 44: “[…] servicios médicos referentes a la salud visual u ocular y servicios de consulta y quirúrgicos relacionados con dicho ramo; servicios médicos en general prestados por clínicas, hospitales e instituciones similares […]”. Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 36 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada y los servicios de las clases 42 y 44 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta que los servicios que ofrece la marca solicitada van dirigidos específicamente al sector de seguros, mientras que los servicios que amparan las marcas de la demandante están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, van dirigidos a un consumidor interesado en servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal, servicios médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de

agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores. […[ Por consiguiente, se considera que aunque existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, no existe conexidad competitiva entre los servicios que dichos signos identifican, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, motivo por el cual la marca mixta “SANTALUCÍA”, no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, habida cuenta que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma. COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto SANTALUCÍA en la clase 36 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia no genera riesgo de confusión o asociación con las marcas mixtas SANTA LUCÍA /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]n lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “SANTALUCÍA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con

ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00564-00

Actor: ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA,

“SANTALUCÍA”, Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “SANTA LUCÍA” NO

EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDAN GENERAR

RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad OPTICA SANTA LUCÍA S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, que se interpreta como de nulidad relativa, conforme con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 03938 de 30 de enero de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 15697 de 31 de marzo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 26323 de 28 de mayo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de noviembre de 2007, la sociedad SANTA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, presentó solicitud del registro como marca del signo mixto “SANTALUCÍA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 363 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.4 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante SIC.

3 “[…] seguros […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “SANTA LUCÍA”, en las clases 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente registradas, de las cuales es titular. 3º: Que mediante la Resolución núm. 03938 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca mixta “SANTALUCÍA”, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad SANTA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, mediante Resolución núm. 15697 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 26323 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o

se asemejen a una marca anteriormente registrada para identificar iguales productos o servicios o para los cuales su uso puede causar un riesgo de asociación o confusión indirecta. Expresó que el signo “SANTALUCÍA” y las marcas “SANTA LUCÍA”, registradas en las clases 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y cuya titularidad ostenta, presentan semejanzas, máxime si se tiene en cuenta que la Clase 36 de la citada Clasificación, en la que se registró la expresión objeto de conflicto, se refiere, entre otros, a servicios de seguros provenientes de la salud, lo que genera confusión en el consumidor al suponer que provienen de un mismo titular. 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Advirtió que se presenta afinidad entre los servicios de seguros, que distingue la marca cuestionada, y los servicios de salud que amparan a sus marcas previamente registradas. Para el efecto, solicitó tener en cuenta, como precedente, la sentencia de 13 de febrero de 20036, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Manifestó que la coexistencia de las marcas “SANTALUCÍA” y “SANTA LUCÍA”, generaría una confusión indirecta en el público consumidor, puesto que podrían pensar que la primera al amparar servicios de seguros incluiría el de salud, generándose una conexión competitiva. Indicó que la sociedad SANTA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, al solicitar el registro del signo “SANTALUCÍA”, violó el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, por cuanto busca aprovecharse del prestigio y la

notoriedad que goza en el mercado las marcas “SANTA LUCÍA”, de la cuales es titular, causando confusión por asociación entre los consumidores. Alegó que se violó el artículo 52 del CCA, por cuanto la SIC no tuvo en cuenta las pruebas de notoriedad, enunciadas y aportadas con los recursos interpuestos. Anotó que en un caso similar, esto es, en sentencia de 20 de octubre de 2005, el Consejo de Estado denegó el registro de la marca “SUPERTEX”, que identifica productos de la Clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, debido a la notoriedad de las marcas de la sociedad actora, “SUPERTEX”, que amparaban productos de las clases 5ª y 24 de la Clasificación en mención, para lo cual tuvo en cuenta las pruebas que se relacionaron en el memorial del recurso presentado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade (No se señaló el núm. único de radicación). Adujo que la marca cuestionada, “SANTALUCÍA” (mixta), cumple con los requisitos legales exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto los signos cotejados no presentan confundibilidad entre las mismas, pues si bien las expresiones son similares no presentan conexión competitiva entre los servicios

que distinguen y su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor, en razón que identifican servicios de clases distintas y no se relacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciales para el consumidor. Expresó que la marca solicitada distingue servicios de seguros, mientras que las marcas previamente registradas de la actora se encuentran destinadas a prevenir, curar y realizar tratamientos e intervenciones quirúrgicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, que tengan algún tipo de enfermedad visual. Indicó que las marcas cotejadas amparan servicios comprendidos en clases distintas, cuya naturaleza y finalidad difieren, sin que se presente una relación real para el consumidor, que lo lleve a pensar que los servicios tienen un mismo origen empresarial o que existe vinculación jurídica o económica entre sus titulares, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor, además de que no presentan los mismos canales de comercialización. II.2. La sociedad SANTA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la demanda no obstante haber sido notificada en debida forma. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que se presentan semejanzas entre las marcas cotejadas y que

existe afinidad entre los servicios de seguros de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se registró la expresión objeto de conflicto, y los servicios de salud, que amparan las marcas previamente registradas, lo que genera confusión en el consumidor al suponer que provienen de un mismo titular. Reiteró, además, que el tercero con interés directo en las resultas del proceso busca aprovecharse del prestigio y la notoriedad de que gozan en el mercado las marcas “SANTA LUCÍA”, de las cuales es titular. IV.2La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las marcas cotejadas amparan servicios comprendidos en clases distintas, los cuales tienen características y finalidades diferentes; no presentan intercambiabilidad ni uso conjunto o complementario y se comercializan en diferentes lugares. IV.3En esta etapa procesal, tanto el Ministerio Público como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SANTALUCIA (mixto) y las marcas SANTA LUCIA (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 7 Proceso 289-IP-2019. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan

una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo SANTALUCIA (mixto) y las marcas SANTALUCIA (mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes

reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy

difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […]

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

La notoriedad del signo solicitado a registro 3.1. En el proceso interno se manifiesta que las marcas SANTALUCIA (mixtas) de titularidad de la sociedad ÓPTICA SANTA LUCIA S.A., ostentarían la calidad de notoriamente conocidas, razón por la cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 3.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese

reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 3.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba

pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […]

4. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la

Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de

comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 03938 de 2010, concedió el registro de la marca mixta, “SANTALUCÍA”, a la sociedad SANTA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMAN LTDA, para distinguir “[…] seguros […]”, servicios comprendido en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la actora alegó que el citado signo y sus marcas “SANTA LUCÍA”, registradas en las clases 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen semejanzas y conexidad competitiva, por cuanto se presenta afinidad entre los servicios de seguros, que distingue la marca cuestionada, y los servicios de salud, que amparan sus marcas previamente registradas. Además, adujo que sus marcas gozan de notoriedad en el mercado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”, así como los

artículos 151, 224, 228, y 2308, ibídem. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parci