CE-11001-03-24-000-2009-00578-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SET y la marca nominativa SEN previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo SET en la clase 36 porque no tiene similitud con la marca nominativa SEN previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] En el caso sub examine, se advierte que la marca concedida (SET) está compuesta por una (1) palabra, una (sílaba) y tres (3) letras, esto es, dos (2) consonantes y una (1) vocal, y la marca registrada (SEN) tiene la misma conformación; sin embargo, difieren en su terminación. La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de sílabas y letras, la similitud desaparece con el cambio de la última consonante de la letra N por la T; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. Asimismo, es preciso indicar que, si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la vocal E y la consonante S, también lo es que, a nivel visual, las expresiones SET y SEN son totalmente diferentes, si se tiene en cuenta que la primera expresión termina en la consonante T y, la segunda, termina con la consonante N lo que hace que visualmente no sean confundibles. Comparación Fonética […] La Sala considera que la coincidencia vocálica y consonántica no genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta terminación de cada expresión hace que se escuchen de forma diferente.

La marca opositora se pronuncia de manera nasal, esto es, de forma sonora, debido a la terminación en la consonante N, mientras la marca cuestionada al terminar con la letra T produce un sonido oclusivo, es decir, un sonido consonántico obstruyente, como un ruido de fricción. En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no es posible admitir que existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra SET, que conforma la marca concedida, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española tiene el siguiente significado “[…] 1.m. Conjunto de elementos que comparten una propiedad o un fin común […]”; “[…] 2.m. En el tenis y otros deportes, parte o manga de un partido, con tanteo independiente […]” y “[…] 3.m. Plató cinematografico o televisivo […]” Y, por otro lado, la palabra SEN, de la marca registrada, significa “[…] 1.m. Arbusto oriental, de la familia de las papilonáceas, parecido a la casia, cuyas hojas se usan en infusión como purgantes […]”. Además la Sala observa, por una parte, que la marca SEN es un acrónimo del SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCOACIÓN – SEN y, por el otro, la marca SET no es un acrónimo del nombre del titular del registro ni del sistema que identifica, por cuanto éste último tiene como nombre Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y la marca

registrada son arbitrarias porque, aunque las palabras SEN y SET tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los servicios que distingue cada una de las marcas ni evoca sus características y/o propiedades. En este sentido, atendiendo el significado de cada expresión, la Sala considera que no existe similitud alguna entre ellos que pueda conllevar al consumidor a tener algún riesgo de confusión o de asociación, por lo que las marcas desde el punto de vista ideológico son diferentes. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida SET es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca SEN previamente registrada. COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS - no genera derechos en relación con el registro de una marca / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n lo concerniente al argumento de la parte demandante relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado esta Sección “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”. Asimismo, ha señalado

la Sala1 que cuando dentro del procedimiento administrativo se ha presentado oposición al registro, no se puede considerar que las marcas han coexistido de manera pacífica […] Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al tercero con interés directo en las resultas del proceso, como bien lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicado número: 110001-03-24-000-2009-00578-00

Actor: BANCO DE LA REPÚBLICA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tercero con interés: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADO CAMBIARIO

S.A. – INTEGRADOS FX S.A.

Temas: Comparación entre marcas nominativas. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de

junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020090041200. La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el Banco de la República, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 2009, 15179 de 30 de marzo de 2009 y 30443 de 23 de junio de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. El Banco de la República, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2140 de 27 de enero de 20097, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 15179 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30443 de 23 de junio de 2009, “Por la cual se 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 1 3 Cfr. Folios 23 a 37 4 “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de

oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 5 “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por el Banco de la República y concede el registro de la marca nominativa SET, para distinguir productos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa SET que identifica servicios de la

Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. – Integrados Fx S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8:

“[…]

1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 2140 de 27 de enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga el registro de la marca SET (nominativa) para identificar “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación internacional, a favor de la

sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.”

2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 15179 de 31 de marzo de 2009 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 2140 de 27 de enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga el registro de la marca SET (nominativa) para identificar “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad Servicios Integrados en Mercado

Cambiario S.A. “Integrados S.A.”

3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 30443 de 23 de junio de 2009 por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación

confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 2140 de 27 de 8 Cfr. Folio 24 enero de 2009 por medio de la cual se declara infundada una oposición y se otorga el registro de la marca SET (nominativa) para identificar “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios de la clase 36 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.”

4. Como consecuencia de las nulidades antes referidas se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Secretaría General, cancelar el registro de la marca SET (nominativa), certificado No. 383140, de la sociedad Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados S.A.” […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 14 de junio de 2006, el registro como marca del signo nominativo SET para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 566, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa SEN, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm.

2140 de 27 de enero de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo SET para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15179 de 30 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 30443 de 23 de junio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2140 de 27 de enero de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)9 del artículo 136 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Señaló que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio trasgredió la norma referida por indebida aplicación, ya que otorgó la marca SET (nominativa) a favor de la sociedad Integrados Fx, para identificar servicios financieros, no

obstante las evidentes similitudes desde el punto de vista gráfico y fonético con la marca SEN registrada previamente por el Banco de la República para identificar los mismos servicios financieros, lo que determina que su coexistencia en el mercado genere confusión en el consumidor objetivo, además de constituir un aprovechamiento injustificado de la reputación y prestigio de la marca SEN, en perjuicio del Banco de la República, y la confianza y credibilidad que debe existir en el mercado financiero respecto de los servicios prestados por quien es la Banca Central del país […]”10. 9 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 10 Cfr. Fol. 30 6.2. Advirtió que “[…] la División da un inicio errado al análisis de la similitud entre los signos enfrentados, por cuanto desecha como elemento de confusión el hecho de que las marcas enfrentadas SET y SEN distinguen una misma clase de servicios financieros de la clase 36. Tal elemento debe ser considerado de forma inicial, en tanto que si se establece que los servicios a distinguir por las marcas enfrentadas son los mismos, el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, dados que el riesgo de confusión se hace más palpable […]”11. 6.3. Adujo que “[…] en el caso de las marcas enfrentadas, SEN del Banco de la República y el marca SET, de la sociedad Integrados FX, amparan unos mismos servicios de la clase 36, y en particular servicios financieros para realizar

transacciones financieras en línea en tiempo real, se hace palpable el riesgo de confusión directa y por asociación que existe entre los signos enfrentados […]”12. 6.4. Asimismo, indicó que “[…] la marca previamente registrada SEN y la marca solicitada SET, presentan similitudes tan fuertes que son casi idénticas en los aspectos visual, ortográfico y fonético. Compuestas por solo tres letras, el hecho de que compartan dos de ellas -S/E-, en especial la única vocal con que cuenta, y precisamente la primera y la segunda, hacen que la impresión visual y fonética que causen en el consumidor, sea la misma, frente a un primer impacto visual al consumidor […]”13. 6.5. Precisó que “[…] riesgo de confusión entre los signos enfrentados no sólo se da por la posibilidad de que el consumidor pueda confundir el servicio SEN del Banco de la República con el servicio SET, de la sociedad Integrados FX, sino también, y lo desconoce la Superintendencia, por la posibilidad de confusión por asociación en el consumidor, es decir, que el mercado financiero relacione los servicios financieros SET, como parte de los servicios de transacciones por medio electrónico o virtual que el Banco de la República ofrece bajo su marca SEN […]”14. 6.6. Resaltó que “[…] Tal riesgo de confusión indirecta se hace palpable si se advierte que el análisis del posible riesgo de confusión parte de un cotejo sucesivo y no simultáneo entre los signos enfrentados SET y SEN, donde la confusión se 11 Cfr. Fol. 31 12 Cfr. Fol. 32 13 Cfr. Folio 32 14 Ibidem da por el recuerdo que tiene el consumidor de la marca anterior, es decir, de la

marca SEN, frente al impacto visual que tenga de la posterior, SET, impacto que sin duda las llevará asociarlas […]”15 6.7. Recalcó que “[…] Como si no fuera suficiente la evidente identidad de las marcas SEN y SET a partir de las comparaciones visual y ortográfica hechas, las marcas también resultan idénticas en el aspecto fonético. Debido a la composición de sus letras, a su igual acentuación y al hecho de que solo cuentan con una vocal y ésta es la misma, es innegable que el efecto fonético de las marcas es el mismo […]”16. 6.8. Adujo que “[…] evidente que entre las marcas comparadas concurre una diferencia en la consonante final N/T, pero las relevantes semejanzas gráfica y fonética, en una confrontación de conjunto y desde los elementos integrantes de cada denominación y estructuras, y en una impresión global del impacto gráfico y visual imprescindibles, es innegable que el parecido puede producir; confusión o error, dada la identidad de los servicios a identificar, sin necesidad de hacer complicados estudios etimológicos o percepciones visuales deducibles […]”17. 6.9. Arguyó que “[…] El SEN es usado por todos los operadores del mercado financiero primario y secundario: Bancos, Comisionistas de Bolsa, Compañías de financiación, fondos de ahorro, etc., a quienes el hecho de que el SEN sea administrado por el Banco de la República les otorga confianza y credibilidad en el funcionamiento del sistema. Tales valores derivan del hecho que el Banco de la República es el garante del correcto funcionamiento y estabilidad del sistema financiero nacional, lo que determina que la marca SEN sea garantía de

credibilidad y confianza en el manejo de un sistema electrónico de transacciones financieras de títulos valores por medio de la Internet […]”18. 6.10. Concluyó que “[…] el uso de la marca SET por parte de una entidad privada, para identificar servicios financieros de transacciones electrónicas, da lugar estimar que con la misma se intenta aprovechar el prestigio adquirido por la marca SEN del Banco de la República, buscando que el mercado asocie el sistema SET con el SEN, y predicar del primero las bondades y reputación de los 15 Ibidem 16 Cfr. Folio 33 17 Cfr. Folio 34 18 Cfr. Folio 35 servicios prestados por el Banco bajo su marca SEN, lo cual puede poner en duda la credibilidad y confianza en el Banco y, en general, en el correcto funcionamiento del mercado financiero […]”19. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada20 contestó la demanda21 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que “[…] En el presente caso se observa que el signo SET

(nominativo), se diferencia del signo SEN (nominativo), pues si bien comparten algunas letras, las otras que los componen otorgan a los signos distintividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas […]”22. 7.2. Así, indicó que “[…] los signos SET y SEN comparten las letras S y E, estos no tienen similitud y analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe la misma terminación, la una está integrada con la letra T y la otra con la letra N […]”23. 7.3. Resaltó que “[…] Los signos SEN y SET al ser pronunciados de manera

completa, no generan similitud fonética, los sonidos que generan no sonidos confundibles, en tanto que las terminaciones N y T respectivamente, tienen suficiente fuerza fonética al ser pronunciados […]”24. 7.4. Recalcó que no se presenta similitud ideológica, porque “[…] La similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, situación que no se presenta entre SET y SEN […]”25. 7.5. En ese orden, indicó que “[…] La expresión SET refiere a: “Conjunto de elementos que comparten una propiedad o tienen un fin en común”, “En el tenis y otros deportes, parte o manga de un partido, con tanteo independiente” o “plato 19 Ibidem 20 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 119 21 Cfr. Folios 110 a 118 22 Cfr. Fol. 114 23 Ibidem 24 Ibidem 25 Cfr. Fol. 115 cinematográfico o televisivo”, mientras que SEN refiere a “Arbusto oriental, de la familia de las Papilionáceas, parecido a la casia, y cuyas hojas se usan en infusión como purgantes”, “Moneda japonesa de cobre, que vale la centésima pare de un yen” o “Sentido, juicio, discreción”, no obstante el demandante claramente manifestó que el significado de dicho término es la sigla “Sistema Electrónico de Negociación” […]”26. 7.6. Recalcó que del cotejo sucesivo de los signos “[…] las marcas SET (nominativa) y SEN (nominativa) de manera sucesiva y no simultánea, esta Autoridad encuentra que el consumidor no incurrirá en error pues los signos

contienen elementos adicionales de carácter nominativo, con suficiente fuerza distintiva que permitirán a los consumidores recordar las marcas de manera independiente […]”27. 7.7. Precisó que “[…] consumidor calificado, al cual se dirige la prestación de servicios distinguidos con la marca SEN, es profesional y adquiere productos y servicios no para su uso personal sino para el desarrollo de una actividad comercial particular, su elección no se presenta frente a una gran oferta de bienes ubicados en una góndolas de supermercado, razón por la cual las probabilidades de incurrir en error serán mínimas, prácticamente nulas […]”28. 7.8. Concluyó que “[…] los signos SEN y SET no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintivos que identifican conexos o comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación […]”29. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso30 contestó la demanda31 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 26 Cfr. Folio 115 27 Cfr. Folio 115 y 116 28 Cfr. Folio 117 29 Ibidem 30 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 17. Anexo 1 31 Cfr. Folios 123 a 138 8.1. Indicó que “[…] No obstante que las dos marcas comparten las letras S y E, es claro que las respectivas consonantes finales de cada una, T y N ocupan un

lugar de predominancia en el conjunto marcario, teniendo en cuenta que se trata precisamente de vocablos cortos […]”32. 8.2. Precisó que “[…] La presencia de estas vocales finales T y N determina, no solamente una diferenciación en el impacto visual que provoca cada uno de los signos, sino también en su pronunciación (aspecto fonético) […]”33. 8.3. Así señaló que “[…] la naturaleza fonética de las letras T y N es totalmente distinta, siendo la primera una consonante oclusiva, dental y sorda mientras que la N se caracteriza como un fonema de articulación nasal y alveolar […]”34. 8.4. Indicó que “[…] los servicios que se identifican con cada una de las marcas en conflicto son servicios perfectamente diferenciables. Es así como el servicio SEN, del Banco de la República, permite que se realicen operaciones de compra y venta de títulos inscritos en el Depósito Central de Valores (DCV) del Banco de la República, es decir, valores emitidos por el Gobierno Nacional (Ej. TES). Mientras que a través del servicio SET, se realizan transacciones de negociación y registro de operaciones sobre divisas (moneda extranjera) en tiempo real. Desde el punto de vista de las transacciones financieras, las operaciones mencionadas son totalmente distintas y cumplen propósitos totalmente diferentes, pues no es lo mismo negociar valores que negociar sobre divisas […]”35. 8.5. Resaltó que “[…] en el presente caso los servicios que se identifican como SEN (operaciones sobrevalores emitidos por la Nación) no son intercambiables en el Sistema SET-FX, siendo que son servicios que no se encuentran dentro de los

comprendidos para el uso de la marca SET (compra y venta de divisas). En efecto, si una entidad necesita realizar una transacción de compra/venta de valores emitidos por la Nación (ej. TES) no acudirá, al Sistema Set-FX, toda vez que dentro del objeto del mismo, no está permitida la negociación de este tipo de valores […]”36. 32 Cfr. Folio 128 33 Ibidem 34 Ibidem 35 Cfr. Folio 132 36 Cfr. Folio 133 8.6. Arguyó que “[…] cada servicio es independiente y no requiere del otro para ser utilizado, de manera que quien va a transar un valor en el sistema SEN no necesita realizar una transacción sobre divisas, por lo que no son servicios complementarios […]”37. 8.7. Precisó que “[…] teniendo en cuenta el tipo de servicios de que se trata, es importante tener en cuenta que los usuarios son altamente especializados. De una parte, se trata de los Agentes habilitados para actuar en el SEN y de la otra, intermediarios del mercado cambiario […]”38, asimismo indicó que “[…] Si bien los unos y los otros pueden coincidir, porque los Agentes del SEN pueden ser también intermediarios del mercado cambiario, lo importante aquí es que se trata de usuarios con alto nivel de especialización y sofisticación, más allá del nivel de especialización de un consumidor promedio y corriente. En efecto se trata de usuarios profesionales en su labor, que difícilmente se confundirían al utilizar uno y otro sistema, pues conocen perfectamente el tipo de transacción que tienen intención de realizar, distinguiendo de esta forma si se trata de una transacción sobre valores emitidos por el Gobierno, o una operación sobre divisas […]”39.

8.8. Recalcó que “[…] Los servicios identificados con las marcas SEN y SET han coexistido en el mercado por varios años, sin que se hayan presentado eventos de confusión entre los consumidores, u otros eventos que puedan afectar la confiabilidad y credibilidad del sistema financiero y de valores […]”40 y que “[…] La marca SET estuvo registrada en Colombia, para distinguir los mismos servicios de la clase 36, antes de que el BANCO DE LA REPÚBLICA solicitara el registro de la marca SEN, Certificado 279.256 […]”41. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 30 de septiembre de 201642, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable.

37 Ibidem 38 Ibidem 39 Ibidem 40 Cfr. Folio 134 41 Ibidem 42 Cfr. Folios 174 y 175 Auto de pruebas

10. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 30 de septiembre de 201643, sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Interpretación Prejudicial

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 575-IP-2016 de 13 de junio de 201744, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Corte Consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Decisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son

aplicables a su juicio. Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 201845, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

13. Durante el término legal, las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma.

14. El Ministerio Público rindió el correspondiente concepto, en el que solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

15. Indicó que “[…] Fonéticamente los signos en conflicto en concepto de esta Delegada no presentan similitudes al consistir en una sola sílaba cuyo sonido

43Cfr. Folios 171 a 173 44 Cfr. Folios 311 a 323 45 Cfr. Folio 325 enfatiza la letra que las diferencia y las hace audiblemente diferentes […]”46, asimismo señaló que “[…] Gramaticalmente, contiene una vocal y una consonante idénticas con una consonante diferente al finalizar el signo, en el sentido podemos ver similitudes más no identidad y tampoco confundibilidad entre los signos dadas por las letras T y N que la diferencian […]”47.

16. Además, advirtió que “[…] Conceptualmente, ambas pretenden diferenciar servicios electrónicos en el mercado financiero, pero tanto los servicios como el

público al cual van dirigidos son especializados […]”48.

17. Así, precisó que “[…] el sistema SEN es un Sistema de Negociación y Registro de Operaciones so