CE-11001-03-24-000-2009-00588-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CTC y la marca mixta TCC / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son CTC y TCC / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CTC en la clase 39 por no poseer la condición de distintividad necesaria, tener similitud con la marca TCC previamente registrada en la misma clase y existir conexión competitiva de los servicios que distinguen Similitudes Ortográficas: […] Observa la Sala que al respecto existe una similitud, en el entendido que las marcas confrontadas presentan semejanza en su extensión al estar integradas por tres (3) letras idénticas a la de la marca registrada solo que su ubicación está en un orden diferente y cuentan con una terminación igual. Una vez, comparadas las marcas en conflicto la Sala considera que las marcas «CTC» y «TCC» son semejantes, en cuanto ambas están formadas por tres letras iguales, y, aunque, se encuentran en diferente disposición, ortográficamente son similares y en consecuencia, su coexistencia en el mercado pudiera llevar al público consumidor a error, dado que no cuentan con la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio pueda distinguirla de la marca opositora «TCC». Lo anterior significa que el vocablo «CTC», no cuenta con distintividad, puesto que la longitud de los signos, la coincidencia en sus terminaciones y la cantidad de letras que estructuran sus respectivos elementos denominativos no son diferentes, derivándose de ello un riesgo de confusión para el consumidor medio. Similitudes Fonéticas […] A este respecto, observa la Sala

que entre los signos cotejados existe similitud fonética, en el entendido que son dos marcas cuya única diferencia es el orden de las letras. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a que en ambas marcas su acento prosódico se marque en la vocal E, la cual, si bien no hace parte del aspecto ortográfico, en lo relacionado con el efecto sonoro o auditivo, en el oyente la expresión compuesta que se produce es CETECE y TECECE, incluyendo necesariamente en su pronunciación y escucha la vocal referida. En igual sentido, es dable concluir que entre las marcas cotejadas, existe coincidencia en la terminación CE, lo cual, conforme a lo dicho por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial propia del proceso analizado, la coincidencia en las terminaciones de las marcas, así como en la recordación que una y otra deja en el consumidor da espacio a la confusión. Similitudes Conceptuales En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, ambas denominaciones de las marcas, por no ser parte del lenguaje común y corriente, le genera al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los servicios de la clase 39 que distinguen. Aunado a ello, es preciso destacar que los signos en conflicto, al no tener significado, no evocan en la mente del consumidor idea alguna. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en su estructura ortográfica y fonética, al ser muy semejantes,

indiquen que se considere que generan riesgo de confusión. […] Análisis de competitividad de los servicios […] En el caso sub examine, se tiene que las marcas amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor. Adicionalmente, se tiene que las marcas confrontadas distinguen el mismo género de servicio, con finalidades análogas, así como que comparten similares canales de comercialización, coincidiendo en las páginas web y las sucursales físicas donde se ofrecen y adquieren los servicios. Ahora bien, en lo relacionado a los medios de publicidad, ambas marcas emplean similares estrategias comerciales para publicitar los servicios especializados que prestan, destacándose principalmente las que se realizan en sus páginas web de manera directa, y en redes sociales como Facebook. En este orden de ideas, al no poseer la condición de distintividad necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los servicios de la marca « CTC » con los del signo « TCC » beneficiándose por tanto la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CTC y el nombre comercial Transportadora Comercial Colombia TCC / USO DEL NOMBRE

COMERCIAL – Prueba / NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO – Lo es

Transportadora Comercial Colombia TCC / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CTC en la clase 39 por tener similitud con las siglas TCC que identifican el nombre comercial Transportadora Comercial Colombia y generarse riesgo de confusión [A] juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada (3 de septiembre de 2008), la parte actora venía haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial «Transportadora Comercial ColombiaTCC». Por su parte, los certificados expedidos por las sociedades en los cuales se deja constancia de la relación comercial sostenida con la sociedad actora, demuestran la actividad comercial relacionada con la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, además reflejan el conocimiento que tienen los distintos empresarios de la presencia en el mercado de la sociedad actora y de su intención de posicionarse en el mercado. En suma, de la valoración en conjunto de los elementos probatorios allegados al plenario, la Sala advierte que la sociedad «Transportadora Comercial ColombiaTCC» cuenta con numerosos clientes en el mercado que conocen su nombre comercial y la actividad que desarrollada, además demuestran el nivel de ventas representado en los valores certificados y, por supuesto, la permanencia y continuidad en su operación. De esta manera, es claro que se trata de un nombre comercial “protegido” que, en los términos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, podría impedir el registro de una marca, siempre que esta fuese idéntica o se asemeje a aquél y que, dadas las circunstancias, su uso pueda

generar un riesgo de confusión o de asociación. Así las cosas, la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, desde el punto de vista fonético respecto de las letras «CTC» en cuanto a la marca y las siglas del nombre comercial las contienen en forma similar, dada la circunstancia de que coinciden en las tres letras que las conforman, solo que como ya se ha afirmado, en un orden diferente respecto de la primera y la segunda de las letras, lo cual hace que fonéticamente se pronuncien de forma similar. En atención a que el cotejo debe realizarse en torno a las semejanzas y que el nombre comercial se conforma de unas siglas registradas y se encontró demostrado su uso, es claro que el objeto social tanto de la empresa propietaria del nombre, como de la marca debatida es el transporte comercial por pertenecer a la misma clasificación internacional, es decir la clase 39. Lo anterior, permite a la Sala concluir que la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, desde el punto de vista ortográfico y fonético, arroja similitudes en las siglas que identifican el nombre comercial de la parte actora y, por ende, son confundibles. En efecto, se tiene que la marca cuestionada reproduce en su totalidad con diferencia del orden de las letras, pero con la misma terminación el nombre comercial de la demandante, esto es, las siglas «TCC» que integran el nombre comercial de la marca opositora. En este contexto, la Sala considera que entre los signos en conflicto pueden generarse riesgos de confusión y/o de asociación para el público consumidor, que se acentúan si se tiene en cuenta la conexión competitiva existente entre las actividades en la que la demandante

utiliza el nombre comercial « Transportadora Comercial Colombia TCC» para distinguir los servicios de la clase 39 de la clasificación internacional de Niza “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes”, conexión ésta que implica una relación o vinculación de tales actividades y servicios y la utilización en ambos casos de los mismos medios de comercialización y publicidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 603 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 607 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 610

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00588-00

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario - Examen de RegistrabilidadConfundibilidad Marcaria.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho1 por medio de apoderado judicial, la Sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A. interpuso en contra de la

Resolución núm. 16843 de 31 de marzo de 2009, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «CTC»2(mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 28045 de 29 1 Ver folio 6, punto 5.1 de esta providencia. 2 Expediente administrativo núm. 08092209, con certificado de registro núm. 384704, descripción de los servicios que presta: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes. de mayo de 2009 y núm. 39016 de 31 de julio de 2009, por las que confirmó la 16843 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Transportadora Comercial Colombia S.A. (en adelante TCC), presentó demanda3 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se interpreta en ejercicio de la nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 4865 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «PrimeraQue se declare la nulidad de la Resolución No. 16843 de fecha 31 de marzo de 2009, proferida por la Dirección de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente No. 08 092209, la cual, concedió el registro de la marca mixta CTC a favor de la sociedad CONTRANSCOPETROL S.A.S. Segunda.- Que se declare la nulidad de la Resolución 28045 de fecha 29 de mayo de 2009 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la Resolución No. 16843 de 2009. . Tercera.- Que se declare la nulidad de la resolución 39016 de fecha 31 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución No. 16843 de 2009. 3 Folios 198 a 227 4 “[…] Artículo 172. […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 […]” 5 “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]” Cuarta: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.» 1.2. Los Fundamentos de Hecho y el Concepto de Violación 1.2.1. Fundamentos de Hecho La parte actora manifestó que la sociedad Cotranscopetrol S.A.S. solicitó el registro de la marca «CTC» (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A. (TCC) formuló demanda de oposición, en virtud de ser titular, entre otras, de la marca «TCC» en la clase 39 y del nombre comercial 6Transportadora Comercial Colombia con sus siglas «TCC». Señaló que contra la Resolución núm. 16843 de 2009, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Refirió que, mediante Resolución núm. 28045 de 2009, en sede de reposición, se confirmó el registro de la marca y que, mediante la núm. 39016 de 2009, se resolvió el recurso de apelación, acto administrativo en el que se mantuvo la decisión inicial. 6 Decisión 486 del 2000 Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de

asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 1.2.2. El Concepto de Violación La parte actora manifestó que, con la expedición de los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en el artículo 136 literal b) ibídem, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio. Afirmó que se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, por falta de aplicación, en el entendido que la marca «CTC» registrada, no cumple con uno de los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Sostuvo que la distintividad hace referencia a la capacidad de la marca para identificar servicios en el mercado. Por lo que la marca goza de distintividad, cuando es novedosa en relación con determinados servicios, y cuando en relación con los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo. Señaló que, debido a la similitud entre la marca «CTC» y la marca «TCC» y el nombre comercial «TCC», se puede concluir que la marca solicitada en el expediente administrativo núm. 08-092209, no es suficientemente distintiva para

identificar servicios de la clase 39. Consideró que se violó el artículo 136 literal a) de la norma comunitaria, por cuanto la marca «CTC» es confundiblemente similar a la marca «TCC», de propiedad de la sociedad Transportadora Comercial Colombia S.A., la cual se encuentra debidamente registrada para identificar servicios de las clases 35, 38 y 39 de la clasificación internacional de marcas, de conformidad con los siguientes certificados de registro:

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA TCC 39 122859 06-10-2013

TCC 38 210183 22-07-2018 TCC 35 212969 28-09-2018 TCC 39 122857 07-12-2013 TCC 38 183155 22-01-2016 TCC 36 183154 22-01-2016

TCC MENSAJERIA 38 331898 14-05-2017

WWW.TCC.COM.CO 38 250008 31-01-2012

WWW.TCC.COM.CO 39 249960 31-01-2012

WWW.TCC.COM.CO 35 252823 06-06-2012

Expresó que, de acuerdo con la norma citada, con la jurisprudencia y la doctrina en la materia, para que se configure esta causal de irregistrabilidad deben coincidir dos factores: a. En primer lugar debe existir identidad o similitud, entre los signos capaz de inducir a confusión al público consumidor. b. En segundo lugar debe existir identidad o similitud de los servicios identificados con las marcas. Sostuvo que entre los signos en disputa existe similitud e identidad capaz de inducir a confusión al público consumidor, por cuanto la longitud de las marcas y

las letras que las conforman, son idénticas a la marca «TCC». Manifestó que la sociedad «TCC» fue constituida en 1968, con el objeto social de “establecer, organizar y explotar comercialmente una empresa de transporte público terrestre automotor de carga y actividades afines, para la movilización de cosas, mercancías en general, paquetes, encomiendas, documentos u otros efectos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias que regulan dicho servicio público”, y que se encuentra directamente relacionado con los servicios de “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes”, servicios para los cuales se solicitó la marca «CTC». Afirmó que la sociedad «TCC» tiene derecho exclusivo sobre su nombre comercial en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, enseña o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad. Concluyó precisando que al efectuar el análisis de confundibilidad entre la marca «CTC» y el nombre comercial «Transportadora Comercial Colombia S.A., TCC», se encontró que la marca «CTC» es prácticamente idéntica a la sigla «TCC». En consecuencia, se cumplen las condiciones contempladas en la Decisión 486 para que opere la causal de irregistrabilidad por similitud con un nombre comercial previamente usado.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio7

El apoderado judicial de la SIC expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho

y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Sostuvo que las resoluciones acusadas, expedidas por la entidad demandada, no incurrieron en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Afirmó que a la marca «CTC» (Mixta), solicitada por la sociedad Contranscopetrol Ltda, se le concedió su registro por no estar incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el entendido que cuenta con la suficiente distintividad. Destacó que, pese a que se trata de signos que utilizan las mismas letras, solo que, en un orden diferente, tal coincidencia no es capaz de inducir a confusión, pues después del primer impacto general no se observa la similitud que alega el demandante. En cuanto al nombre comercial, señaló que entre «TCC» y «CTC» (Mixta), no existe similitud desde el aspecto visual ni fonético, por lo que no era dable concluir que existiera identidad entre ellos, así como que no genera confusión en el consumidor. Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. 7 Folios 326 a 333 2.2. Intervención de la sociedad Cotranscopetrol S.A.S8 Manifestó que el artículo 134 invocado por el actor para sustentar la falta de distintividad fue mal empleado, puesto que el mismo se refiere a los signos que pueden ser o no marcas en estricto sentido por ser susceptibles de representación gráfica. Afirmó que por parte de la SIC no se incurrió en ninguna falta, por cuanto aplicó en

debida forma la normatividad, realizó un estudio juicioso y por ende su resultado fue legítimo. Sostuvo que el demandante, de manera consciente, olvida comparar las marcas mixtas, y solo se limita a comparar las marcas como si ambas fueran nominativas, olvidando que cuando los signos son débiles, termina siendo la gráfica lo que logra la distinción. Concluyó indicando que, en lo relacionado con el nombre comercial, «TCC» y «CTC» no se evidencia ningún tipo de confundibilidad.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 255-IP-2014 de fecha 31 de marzo de 20159 en la que previamente se expusieron los antecedentes del proceso incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación.

A juicio de dicha Corporación, resulta pertinente la interpretación como se solicitó del artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concretamente, el Tribunal interpretó: « […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, Indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. La protección del nombre comercial 8 Folios 309 a 322 9 Folios 379 a387

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos».

Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente

interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. En el presente caso, el Juez consultante deberá analizar si el nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC alegado por la demandante ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado colombiano con anterioridad a la solicitud de registro presentada por COTRANSCOPETROL S.A.S.

TERCERO: Al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

Al comparar signos mixtos se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina

y recogidas en esta providencia; y si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Por lo tanto, el juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. »

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio. Guardo silencio.

4.2. Transportadora Comercial Colombia S.A.10 En esta etapa procesal, la parte demandante reiteró los argumentos esbozados en el escrito de demanda. 4.3. Sociedad Cotranspetrol S.A.S. En esta etapa procesal, la parte demandada reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda. 4.4. El Agente del Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si son nulas la Resolución núm. 16843 de 31 de marzo de 2009, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «CTC» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 28045 de 29 de mayo de 2009 y núm. 39016 de 31 de julio

de 2009, por las que confirmó la 16843 en sede de reposición y apelación. 10 Folios 390 a 394 La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos porque, contrario a lo expuesto por la SIC, la marca cuyo registro se concedió no cumple los requisitos de distintividad y por lo tanto, existe riesgo de confusión con la oponente, decisión con la que la entidad demandada desconoció lo dispuesto en el artículo 134 y los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2. Normativa aplicable 5.2.1. Corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, a saber, los artículos 134 y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el artículo 136 literal b) ibídem, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio cuyo texto es del siguiente tenor: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]» «Código de Comercio: ARTÍCULO 603.- <ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL - CERTIFICADO DE DEPÓSITO>. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

ARTÍCULO 607. <PROHIBICIÓN DE USO DE NOMBRES

COMERCIALES YA UTILIZADOS EN EL MISMO RAMO DE

NEGOCIO>. Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse. ARTÍCULO 610. <EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL>. El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad […]» 5.3. El análisis de fondo del asunto 5.3.1. El artículo 134 define a la marca como « […] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11 ha precisado: «[…] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique,

valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enu