CE-11001-03-24-000-2009-00599-00-2010

MARCAS / ACUMULACION DE PROCESOS - Procedencia Observa la Sala que el problema jurídico a dilucidar es la procedencia la acumulación de pretensiones solicitada en la demanda. Para resolver si la acumulación procede o no, se debe acudir al contenido del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil al que se remite artículo 145 del Código Contencioso Administrativo en materia de acumulación de pretensiones y de procesos: “ARTÍCULO 157. Modificado. D.E. 2282/89, Artículo 1º, num. 88. Procedencia de la acumulación. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia: 1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. 2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas. 3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda. 4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.” Bajo esa premisa normativa, y descendiendo ya al caso concreto, tal y como lo planteó el memorialista, hay coincidencia del proceso por el que se tramitan las demandas interpuestas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y coincidencia

también sobre las partes; lo propio ocurre con las pretensiones allí expuestas, ya que se dirigen a atacar la validez de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, actos estos que versan sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma decisión de la Administración, esto es, la registrabilidad de la marca STANLEY (mixta). En tal escenario, es preciso traer a colación el pronunciamiento expuesto por esta Sala el pasado 16 de septiembre, en el que se admitió la posibilidad de que se acumularen procesos en los que se discutiera la legalidad en el registro de una misma marca pese a que identificara productos de distinta clase. En efecto, tal supuesto acontece en el caso sub examine, dado que todos los expedientes administrativos y sus correspondientes decisiones niegan el registro de la marca STANLEY (mixta), pese a que los productos se encuentran comprendidos en clases diferentes, es decir, en la 20, 8, 11 y 6 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal orden, visto el cumplimiento de lo requerido en el numeral dos del transcrito artículo 157 del C.P.C., encuentra la Sala que debe revocarse el auto suplicado, para en su lugar, ordenar al Despacho Sustanciador que provea sobre la admisión de la demanda respecto de todos los registros marcarios que se enjuician en la demanda.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 157 /

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 145

NOTA DE RELATORIA: Sobre la acumulación de procesos en los que se controvierte la registrabilidad de una marca se cita auto del Consejo de Estado, Sección Primera, del 16 de septiembre de 2010, Radicado 2006-00242.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00599-00

Actor: THE STANLEY WORKS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la sociedad actora, contra el auto de 11 de marzo de 2010, por el cual el Magistrado Ponente rechazó la demanda respecto de las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 10505, 10510 y 10491 todas del 27 de febrero de 2009; 25726, 27526 y 27528 todas del 26 de mayo de 2009; 30473, 30470 y 30471 todas del 23 de junio de 2009.

I.- Antecedentes El 3 de noviembre de 2009, la apoderada de la sociedad THE STANLEY WORKS, demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio: “EN RELACIÓN CON LA MARCA STANLEY EN LA CLASE 6: 2.1. Que es nula Resolución No. 10501 del 27 de febrero de 2009…por medio de la cual se negó el registro de la marca STANLEY (mixta) para identificar productos de la clase 6 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Que es nula la Resolución 27529 del 26 de mayo de 2009… por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado y se confirmó la Resolución No. 10501… 2.3. Que es nula la Resolución 30472 del 23 de junio de 2009…por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado y se confirmó la Resolución No. 10501…” EN RELACIÓN CON LA MARCA STANLEY EN LA CLASE 8: 2.4. Que es nula Resolución No. 10505 del 27 de febrero de 2009…por medio de la cual se negó el registro de la marca STANLEY (mixta) para identificar los productos de la clase 8 de la Clasificación de Niza. 2.5. Que es nula la Resolución 25727 del 26 de mayo de 2009… por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado y se confirmó la Resolución No. 10505… 2.6. Que es nula la Resolución 30473 del 23 de junio de 2009…por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado y se confirmó la Resolución No. 10505…” EN RELACIÓN CON LA MARCA STANLEY EN LA CALSE 11: 2.7. Que es nula Resolución No. 10510 del 27 de febrero de 2009…por medio de la cual se negó el registro de la marca STANLEY (mixta) para identificar los productos de la clase 11 de la Clasificación de Niza. 2.8. Que es nula la Resolución 25726 del 26 de mayo de 2009… por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición

presentado y se confirmó la Resolución No. 10505 (sic)… 2.9. Que es nula la Resolución 30470 del 23 de junio de 2009…por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado y se confirmó la Resolución No. 10505 (sic)…” EN RELACIÓN CON LA MARCA STANLEY EN LA CLASE 20: 2.10. Que es nula Resolución No. 10491 del 27 de febrero de 2009…por medio de la cual se negó el registro de la marca STANLEY (mixta) para identificar los productos de la clase 20 de la Clasificación de Niza. 2.11. Que es nula la Resolución 25728 del 26 de mayo de 2009… por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado y se confirmó la Resolución No. 10491… 2.12. Que es nula la Resolución 30471 del 23 de junio de 2009… por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado y se confirmó la Resolución No. 10491 (sic)…” 2.13 Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones antes identificadas, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca STANLEY (mixta) en las clases 6, 8, 11 y 20”1 II.- El Auto Suplicado Por auto del 11 de marzo de 2010 el Consejero Sustanciador admitió la demanda respecto de las tres primeras decisiones citadas, y decidió rechazar la solicitud de 1 Folios 117 a 199 de este Cuaderno. las restantes resoluciones censuradas, en consideración a que los actos

administrativos acusados si bien guardan relación entre sí porque fue la misma entidad la que los profirió y afectan a la misma parte actora, no existe identidad de objeto, pues “…tales actos guardan relación con la concesión de registros marcarios para amparar distintas clases”, de modo que respecto de cada uno de ellos debe presentarse la demanda por separado. III.- El Recurso de Súplica La apoderada de la sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia, siéndole interpretado como de súplica mediante auto del 15 de julio de 2010. Trajo a colación los artículos 145 del C.C.A. y 82 del C. de P.C., para decir que era procedente la acumulación de pretensiones planteada en el escrito de demanda, pues se trata de solicitar la nulidad de actos administrativos que niegan el registro de una misma marca en clases diferentes, existiendo en todos ellos identidad de los argumentos expuestos para negar todos los registros. Aseguró que el Consejo de Estado en varios procesos había definido la viabilidad de la acumulación de procesos marcarios cuando la marca y el tipo de decisión que ha recaído sobre ellas es la misma pero las clases son diferentes: Sentencia del 20 de agosto de 1998, expediente número 3228, en el que se revisaba el registro de la marca PREDILECTA en las clases 29 y 30. Sostuvo que con base en este fallo, el Consejo de Estado ha establecido que varias pretensiones pueden ser acumuladas en un solo proceso, y al respecto citó los siguientes expedientes:  Expediente número 2003-00509, marca SUCAMPO, clases 3, 5, 10, 16, 35,

36 y 42. Actor: Sucampo S.A.  Expediente número 2005-00137, marca AMERICA TELECOM, clases 9 y

38. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A.  Expediente número 2005-00138, marca GRUPO AMERICA TELECOM, clases 9 y 38. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A.  Expediente número 2005-00356, marca T-GLOBAL TELECOM, clases 36, 39 y 41. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A.  Expediente número 2005-00135, marca T-GLOBAL TELECOM, clases 35 y

42. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A.  Expediente número 2005-00362, marca DEUTSCHE TELEKOM, clases 16, 38 y 42. Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A.

En virtud de lo expuesto, solicitó se revocara el auto del 11 de marzo de 2010 y se admitiera la demanda en relación con las resoluciones números: 10505, 10510 y 10491 todas del 27 de febrero de 2009; 25726, 27526 y 27528 todas del 26 de mayo de 2009; 30473, 30470 y 30471 todas del 23 de junio de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. V.- CONSIDERACIONES Observa la Sala que el problema jurídico a dilucidar es la procedencia la acumulación de pretensiones solicitada en la demanda. Para resolver si la acumulación procede o no, se debe acudir al contenido del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil al que se remite artículo 145 del Código Contencioso Administrativo en materia de acumulación de pretensiones y de procesos: “ARTÍCULO 157. Modificado. D.E. 2282/89, Artículo 1º, num. 88.

Procedencia de la acumulación. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia:

1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.

3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda.

4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.” (Negritas fuera de texto).

Bajo esa premisa normativa, y descendiendo ya al caso concreto, tal y como lo planteó el memorialista, hay coincidencia del proceso por el que se tramitan las demandas interpuestas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y coincidencia también sobre las partes; lo propio ocurre con las pretensiones allí expuestas, ya que se dirigen a atacar la validez de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, actos estos que versan sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma decisión de la Administración, esto es, la registrabilidad de la marca STANLEY (mixta). En tal escenario, es preciso traer a colación el pronunciamiento expuesto por esta Sala el pasado 16 de septiembre2, en el que se admitió la posibilidad de que se

acumularen procesos en los que se discutiera la legalidad en el registro de una misma marca pese a que identificara productos de distinta clase. En efecto, tal supuesto acontece en el caso sub examine, dado que todos los expedientes administrativos y sus correspondientes decisiones niegan el registro de la marca STANLEY (mixta), pese a que los productos se encuentran comprendidos en clases diferentes, es decir, en la 20, 8, 11 y 6 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal orden, visto el cumplimiento de lo requerido en el numeral dos del transcrito artículo 157 del C.P.C., encuentra la Sala que debe revocarse el auto suplicado, para en su lugar, ordenar al Despacho Sustanciador que provea sobre la admisión de la demanda respecto de todos los registros marcarios que se enjuician en la demanda.

R E S U E L V E: REVÓCASE el auto suplicado del 11 de marzo de 2010, para en su lugar, ordenar al Despacho Sustanciador que provea sobre la admisión de la demanda respecto de todos los registros marcarios que se enjuician en este sede. 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto. Rad. Núm.: 2006-00242. Actor. Baterías Willard y

Peláez Hermanos. Cópiese y notifíquese. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 7 de octubre de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO