CE-11001-03-24-000-2009-00623-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CORDIAL y la marca nominativa CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN previamente registrada / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es VITAMINIZADO / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es VITAMINIZADO y por ello debe excluirse del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo CORDIAL para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al existir similitud y riesgo de confusión con la marca nominativa CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “CORDIAL”, y la marca previamente registrada “CORDIAL ROBBIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “CORDIAL”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además que el referido signo no se encuentra acompañado de otro elemento que lo dote de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “CORDIAL ROBBIN”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que esta última expresión está compuesta por dos palabras “CORDIAL” y “ROBBIN”, ello no desvirtúa el

riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que el signo solicitado, “CORDIAL”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “CORDIAL”, lo que conlleva que el signo cuestionado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “CORDIAL” del signo previamente registrado, “CORDIAL ROBBIN”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “CORDIAL”, siendo este el elemento principal de la marca registrada “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”. Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca previamente registrada tiene otra expresión (“ROBBIN”), también lo es que la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “CORDIAL” y la otra palabra, que contiene esa marca, no le quita tal característica. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, en tanto que el signo cuestionado “CORDIAL”, así como la marca opositora “CORDIAL ROBBIN”, evocan la misma idea, al contener la palabra “CORDIAL”, que significa: “[…] Que tiene virtud para fortalecer el corazón // 2. Afectuoso de corazón. // 3. Bebida que se da a los enfermos, compuesta por varios ingredientes propios para

confortarlos […]”, […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la expresión cuestionada “CORDIAL” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas y similares comprendidos en este clase […]”. La marca previamente registrada, “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] Productos farmacéuticos para uso humano […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Interncional de Niza, pues además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, se promocionan por iguales medios, tales como revistas especializadas o folletos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. […] Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los

productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00623-00

Actor: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. -ARYSTA LS S.A.-

Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO, “CORDIAL”, Y LA

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA, “CORDIAL

VITAMINIZADO ROBBIN”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y

FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE

“CORDIAL”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS

PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. -ARYSTA LS S.A.- mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, tendiente a obtener la siguiente declaración: 1ª. Es nula la Resolución núm. 31037 de 25 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro del signo nominativo “CORDIAL”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 31 de enero de 2007 solicitó el registro como marca del signo nominativo "CORDIAL", para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2: Que una vez publicada la solicitud, las sociedades LAFRANCOL S.A, SYGENTA PARTICIPATIONS A.G. y LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C. presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativas “CARDIOL”, “CARDIAL” y “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, previamente registradas en favor de cada una de ellas, respectivamente, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional e Niza. 3: Agregó que mediante Resolución núm. 10673 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC, declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "CORDIAL", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a su favor. 1 En adelante SIC. 2 “[…] Preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas y similares comprendidos en esta clase […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4: Señaló que contra la citada resolución las sociedades opositoras interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Los primeros de ellos fueron resueltos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 19266 de 27 de

abril de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, mediante la Resolución núm. 31037 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada solamente la oposición interpuesta por la sociedad

LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO

S. EN C. y de negó el registro solicitado.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir la resolución demandada, violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 20005, por indebida aplicación, por cuanto las consideraciones allí expuestas contradicen la jurisprudencia emanada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al cotejo de signos nominativos. Expuso que al comparar el signo “CORDIAL” y la marca “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN” no se evidencia similitud alguna y/o un tipo de riesgo de confusión en el que pueda terminar involucrado el consumidor, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza de los productos que cada uno de ellos identifica; sin embargo, a su juicio, la SIC efectuó un indebido cotejo en conjunto de las expresiones enfrentadas, pues al fraccionarlas el estudio se realizó solamente frente a la palabra “CORDIAL”, dejando de lado la expresión descriptiva “VITAMINIZADO”, seguido del nombre del laboratorio fabricante, “ROBBIN”. Aseguró que la mencionada expresión hace alusión al nombre del laboratorio y/o

sociedad titular de la marca opositora, es decir, de LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C., la cual fabrica productos farmacéuticos para uso humano, situación que suprime cualquier posibilidad de inducir en error al público consumidor sobre la procedencia de los productos que pretende identificar el signo objeto de registro. Sostuvo que el campo de acción del producto que pretende amparar el signo “CORDIAL” es reducido y especializado en el mercado, toda vez que va dirigido a eliminar hongos en plantas caseras o matar malezas o bichos en los sembrados, lo 5 En adelante Decisión 486. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que pone de manifiesto que no se trata de un producto que represente un consumo masivo para el público consumidor. Aseguró que la marca opositora ha coexistido de forma pacífica con el signo “CORDIAL” 6, registrada en la misma Clase 5ª, a favor de la sociedad LAMBI S.A. de C.V. y que hasta el momento no se ha presentado caso alguno de confusión. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Manifestó que en el acto administrativo censurado se evidencia que las expresiones objeto de cotejo con confundibles, pues al tener el mismo elemento predominante, esto es, la palabra “CORDIAL”, se debe centrar el estudio solo en ese elemento y no en el resto del conjunto de la marca registrada.

Indicó que la coexistencia de los dos signos comparados crearía confusión en el mercado, dado que el signo “CORDIAL” reproduce de manera idéntica la expresión “CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN”, no obstante que esta última incorpore tres palabras, pues tal situación no desvirtúa el riesgo. Anotó que si bien existen diferencias ortográficas y fonéticas entre las referidas expresiones, es claro que el elemento distintivo de los signos cotejados es la palabra “CORDIAL”. II.-2. La sociedad LABORATORIOS ROBBIN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CAROLL CALVO S. EN C, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó de manera extemporánea. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. 6 Dicha marca ampara los siguientes productos: “[…] Pañales higiénicos, toallas sanitarias, tampones sanitarios (para incontinentes y uso médico); papel, servilletas, toallas de papel (para uso higiénico); todo para el uso higiénico de bebes, niños y adultos […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda; y tanto la parte demandante, demandada, como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] Únicamente procede la interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinente. No procede la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia el concepto de la marca De oficio procede la interpretación prejudicial de los artículos 135, literales e) y f), y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar los temas de irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos y la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 105-IP-2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CORDIAL (denominativo) y la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se

deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación de signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado CORDIAL (denominativo) y la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes

reglas: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se

debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4. Los anteriores parámetros deben complemantarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6 en congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de

confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CORDIAL (denominativo) y la marca CORDIAL VITAMINIZADO ROBBIN (denominativa).

3. Signos conformados por denominaciones descriptivas o genéricas. […] 3.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad

de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 3.5. Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que las palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

4. Coexistencia pacífica de signos 4.1. Dado que dentro del proceso la sociedad ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. señaló que la marca CORDIAL

VITAMINIZADO ROBBIN (denominativa) coexiste con la marca CORDIAL de titularidad de LAMBI S.A. DE C.V, registrada para identificar productos de Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que se configure algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de marcas” o “coexistencia pacífica de signos”. […] 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 4.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 4.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un

elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7. En conclusión, para que la coexistencia pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir los siguientes requisitos: Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco

es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segu