CE-11001-03-24-000-2010-00014-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES SOLPRED y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es SOLIPRED en la clase 5 / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto STRIDES SOLPRED para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TRIDEX previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “STRIDES SOLIPRED”, y la marca previamente registrada, “TRIDEX”, se observa que si bien es cierto que existe coincidencia en cuatro letras, esto es, “T-R-I-D-E”, también lo es que dicha similitud no es significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos cotejados. En primer lugar, la marca cuestionada se encuentra conformada por dos (2) palabras “STRIDES” y “SOLIPRED”, mientras que la previamente registrada por una “TRIDEX”. En segundo lugar, la longitud de las marcas en conflicto es diferente, pues la primera está compuesta por quince (15) letras y la marca opositora únicamente por seis (6). En tercer lugar, las sílabas que las componen son diferentes, dado que la cuestionada está compuesta por seis sílabas, esto es, “S-TRI-DES-SO-LI-PRED”,

y la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en la expresión “STRIDES”, de la marca cuestionada, las letras coincidentes están antecedidas de la letra “S” y acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna letra, además termina en una diferente, esto es, la letra “X”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES SOLIPRED” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad, en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “SOLIPRED”, que le otorga al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, […] Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”. La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/ US /strɑɪd/ […]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz», mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “SOLIPRED”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - solipred”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, […] Para el caso

de la marca “STRIDES SOLIPRED”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES SOLIPRED” es diferente de la marca opositora.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00014-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia. Acción de nulidad relativa

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL

QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE RIESGO DE CONFUSIÓN

O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STRIDES SOLIPRED” Y “TRIDEX”.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35790 de 26 de septiembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 041039 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 49595 de 27 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 11 de diciembre de 2007 la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, solicitó el registro como marca del signo mixto "STRIDES SOLIPRED", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "TRIDEX", registrada a su favor en la citada Clase 5ª. 3: Agregó que mediante la Resolución núm. 35790 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "STRIDES SOLIPRED", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. 4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 041039 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 49595 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a),

de la Decisión 486, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, por cuanto el signo “STRIDES SOLIPRED” es completamente confundible con su marca "TRIDEX", aunque se pretenda desviar la semejanza existente agregando la denominación “SOLIPRED”. 4 “[…] Producto farmacéutico a base de metilprednisolona […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la palabra “SOLIPRED” es una expresión débil, utilizada comúnmente para distinguir productos en la Clase 5ª Internacional de Niza, además de que carece de fuerza distintiva por su uso recurrente. Agregó que la expresión “SOLIPRED” es evocativo de la frase “SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLONA”. Además, los elementos “SOL” y “PRED”, son de uso común en la industria farmacéutica, por lo que no sería apropiado conceder su registro de manera exclusiva. Afirmó que existen en el mercado varias marcas mixtas y nominativas que contienen las denominaciones “SOL” y “PRED”, todas registradas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que las expresiones cotejadas presentan semejanzas fonéticas, gramaticales y ortográficas. Además, las mismas fueron registradas en la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza para identificar el mismo género de productos con idénticas finalidades.

Adujo que desde el punto de vista gráfico, el signo objeto de conflicto cuenta con unos círculos que no le otorgan ninguna clase de distintividad, siendo preponderante la parte denominativa, además de que la palabra “SOLIPRED” es explicativa de la expresión “STRIDES”. Sostuvo que desde el punto de vista fonético, el consumidor común y corriente, desprevenidamente, al encontrarse con la palabra “STRIDES” no cuenta la primera letra “S” como una sílaba. Estimó que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto están compuestos por las letras similares, esto es: “T-R-I-D-E-X” y “S-T-R-I-D-E-S”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado. Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 150 ibidem, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, puesto que corresponden a actos administrativos ilegales. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, debido a que, a su juicio, no se efectuó el examen de semejanza y confundibilidad entre el signo “STRIDES SOLIPRED” y la maca de su propiedad “TRIDEX”, así como tampoco se analizó de manera adecuada los argumentos expuestos en el escrito de oposición que presentó en sede administrativa. Aseguró que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 617 de la Constitución Política, por indebida aplicación, pues al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa. Señaló que entre los signos en conflicto no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente identificarlas y diferenciarlas, por lo que no se desconoce el interés general de los consumidores ni el propio ni los derechos de la actora. Indicó que en los actos censurados se realizó un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración, en los que se expresó de manera clara y detallada los motivos y razones que los sustentaban. Afirmó que el registro del signo mixto “STRIDES SOLIPRED”, concedido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no está incurso en causal alguna de irregistrabilidad de la Decisión 486. Por tanto, es apto para distinguir en el mercado los productos que identifica. Aseguró que la expresión “SOLIPRED” no le da al registro marcario “un poder evocativo”, por lo que no era dable aplicar la excepción propuesta por la actora; y que si en gracia de discusión tal palabra llegara a ser evocativa, la marca cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable, tales como el gráfico, 7 “ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las

formalidades que establezca la ley”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que significa que no es susceptible de inducir al consumidor en error frente a los productos que ampara ni respecto de su origen empresarial. II.-2. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que el signo “STRIDES SOLIPRED” es registrable, por cuanto se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva. Adujo que no existen semejanzas entre los signos objeto de cotejo que puedan inducir en error al público consumidor, por lo que pueden coexistir en el mercado. Manifestó que no es cierto que la expresión “SOLIPRED” es indicativa (derivada o evocativa) de “SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLONA”, y/o debíl o genérica. Por el contrario, es un signo de fantasía. Afirmó que al realizar el estudio ortográfico entre los signos “STRIDES SOLIPRED” y “TRIDEX”, se observan no solo diferencias en cuanto al número de letras, esto es, 15 y 6, respectivamente, sino también de las palabras que las componen, 2 y 1. Aseguró que el análisis que hace la actora en la demanda no corresponde a la realidad, toda vez que se limita a realizar la comparación fonética solamente entre las expresiones “STRIDES” y “TRIDEX”, dejando de lado la palabra “SOLIPRED”, la cual constituye la otra parte de la marca y que a su vez le otorga suficiente

fuerza distintiva. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos respectivamente en la demanda y en la contestación; y el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretaran por ser pertinentes. De oficio se interpretará el artículo 135 literal g) de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema de partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo

STRIDES SOLIPRED (mixto) y la marca Tridex (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 245-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, por que en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsicamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto […] b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación

económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a). Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b). Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c). Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d). Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta

los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a). La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b). En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d). Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […]

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo STRIDES SOLIPRED (mixto) y la marca (TRIDEX), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué

elemento -sea denominativo o gráficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas,

deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. i) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iii) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos

puramente gráficos o figurativos, según sea el caso; […] 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 3.1. En el proceso interno se indicó que los términos SOL Y PRED son débiles toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que los incluyen. […] 3.3. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Son signos comunes aquellos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretendan representar, es decir, los signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.4. En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente

(o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio. Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados pronunciamientos. 3.5. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […] 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

4. Marcas evocativas 4.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que la expresión SOLIPRED es evocativa de la frase SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLINA, resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o

cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. Los signos evocativos cumplen con la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 4.4. En este sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SOLIPRED y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 5.1. En el presente caso el demandante alegó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486, razón por la cual resulta pertinente analizar el alcance de esta disposición normativa. […] 5.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina

nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es de la motivación de los actos. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC, mediante la Resolución núm. 35790 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “STRIDES SOLPRED”, a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir un producto farmacéutico a base de metilprednisolona, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similarmente confundible con su marca mixta previamente registrada, "TRIDEX", que también ampara productos en la misma Clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g)10, 136, literal a), y 150, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. Los textos de las normas aludidas son las siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 10 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a). La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b). En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otr