CE-11001-03-24-000-2010-00017-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES SOLCER y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / MARCAS COMPUESTAS / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto STRIDES SOLCER para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TRIDEX previamente registrada en la misma clase Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “STRIDES SOLCER” y la marca previamente registrada “TRIDEX”, se observa que al cotejar las palabras “STRIDES” y “TRIDEX”, existe la coincidencia en cuatro letras en el mismo orden, esto es, (T-R-I-D-E), no obstante la longitud de estas es diferente, pues la primera está compuesta por siete letras, mientras que la segunda tiene seis. Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la expresión “STRIDES” las letras coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna, además termina en una diferente, esto es, la letra X. Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó anteriormente, lo que significa que en realidad está compuesto por trece letras y la marca opositora únicamente por seis. Asimismo, las sílabas que las componen son

diferentes, pues en la cuestionada la comprenden cinco sílabas, esto es, “S-TRIDES-SOL-CER”, mientras que la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRIDEX”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES SOLCER” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “SOLCER”, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, […] Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”. La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/US/strɑɪd/ […]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz», mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “SOLCER”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - solcer”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”. Para el caso de la marca “STRIDES SOLCER”, la Sala

encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Frente a este asunto, cabe señalar que esta Sección en sentencia de 2 de marzo de 2017 indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca. […] Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES SOLCER” es diferente de la marca opositora. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES SOLCER y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es SOLCER en la clase 5 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “SOLCER”, a su juicio, es indicativa de solución

contra la ulcera; y que al ser las palabras “SOL” y “CER” de uso común en la industria farmacéutica, la expresión completa resulta débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida, por lo que no debe ser tenida en cuenta dentro del presente análisis. Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC y los relacionados por actora en la demanda, la Sala no observa que la expresión “SOLCER” sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En efecto, si bien es cierto que existen registros marcarios en los cuales se encuentra tanto el elemento “SOL” como “CER”, que consideradas de manera individual pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos, también lo es la expresión “SOLCER”, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad. Además, no es indicativa ni evocativa, dado que no sugiere el principio activo del medicamento, esto es, del OMEPRAZOL.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00017-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O

ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STRIDES SOLCER” Y “TRIDEX”.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 26681 de 29 de julio de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 30958 de 26 de agosto de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 34992 de 19 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los

siguientes: 1º: Que el 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó el registro como marca del signo mixto "STRIDES SOLCER", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "TRIDEX", registrada a su favor en la misma Clase. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 26681 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "STRIDES SOLCER", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 30958 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 34992 de

2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, en cuanto concedió el registro del signo “STRIDES SOLCER”, no obstante que es similarmente confundible con su marca "TRIDEX", cuya semejanza se pretende desviar agregando la denominación

“SOLCER”.

Adujo que la denominación “SOLCER” es indicativa de solución contra la ulcera. Además, al ser las palabras “SOL” y CER” de uso común en la industria farmacéutica, la expresión completa resulta débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida, por lo que no debe ser tenida en cuenta dentro del análisis objeto de la demanda. Indicó que desde el punto de vista gráfico, el signo objeto de controversia cuenta con unos círculos que no le otorgan ninguna clase de distintividad, siendo lo preponderante 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la parte denominativa; y que la expresión “SOLCER”, al estar escrita en un tamaño menor, pareciera que es explicativa de la palabra “STRIDES”. Agregó que desde el punto de vista fonético, el consumidor común y corriente, desprevenidamente, al encontrarse con la palabra “STRIDES” no cuenta la primera letra “S” como una sílaba. Anotó que desde el punto de vista ortográfico, las marcas en conflicto están

compuestas por las letras similares, esto es: “T-R-I-D-E-X” y “S-T-R-I-D-E-S”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado. Señaló que la expresión en conflicto es una transliteración de la marca de su propiedad y, además, como quedó visto, son similares fonéticamente, gramaticalmente y ortográficamente. Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 150 ibidem, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, puesto que corresponden a actos administrativos ilegales. Aseguró que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 616 de la Constitución Política, por indebida aplicación, pues al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC guardó silencio. 6 “ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda de manera extemporánea. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; la parte demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda; y tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo STRIDES SOLCER (mixta) y la marca TRIDEX (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 68-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo STRIDES SOLCER (mixto) y la marca TRIDEX (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.3. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y

colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer,

por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se les reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. 3.1 En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486. 3.2. El artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. […] 3.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la Resolución núm. 26681 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “STRIDES SOLCER”, a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir un producto farmacéutico a base de omeprazol, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su marca mixta "TRIDEX", que también ampara productos en la misma Clase. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 150, de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. “Artículo 150. Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará

sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA9

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA10

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interes directo en las resultas del proceso11, con otra marca mixta, previamente registrada, a favor de la actora, es

9 Folio 12 del cuaderno principal 10 Folio 12 del cuaderno principal

11 La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en ambas marcas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] vi) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. vii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia

dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. viii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. ix) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. x) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más

fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” . Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elem