CE-11001-03-24-000-2010-00019-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES DALTREX y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / MARCAS COMPUESTAS / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto STRIDES DALTREX para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TRIDEX previamente registrada en la misma clase Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “STRIDES DALTREX”, y la marca previamente registrada “TRIDEX”, se observa que al cotejar las palabras “STRIDES” y “TRIDEX”, existe la coincidencia en cuatro letras en el mismo orden, esto es, (T-R-I-D-E), no obstante la longitud de estas es diferente, pues la primera está compuesta por siete letras, mientras que la segunda tiene seis. Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la expresión “STRIDES” las letras coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna, además termina en una diferente, esto es, la letra X. Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó anteriormente, lo que significa que en realidad está compuesto por catorce letras y la marca opositora únicamente por seis. Asimismo, las sílabas que las

componen son diferentes, pues en la cuestionada la comprenden cinco sílabas, esto es, “S-TRI-DES-DAL-TREX”, mientras que la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES DALTREX” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “DALTREX”, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, […] Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”. La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/US/strɑɪd/ […]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz», mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “DALTREX”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - daltrex”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”. Para el caso de la marca “STRIDES DALTREX”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no

tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES DALTREX” es diferente de la marca opositora. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES DALTREX y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es DALTREX en la clase 5 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “DALTREX”, a su juicio, no puede ser considerada parte integral del registro marcario, pues es usada comúnmente para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC y los relacionados por actora en la demanda, la Sala no observa que la expresión “DALTREX” sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En efecto, si bien es cierto que

existen registros marcarios en los cuales se encuentra tanto el elemento “DAL” como “TREX”, que consideradas de manera individual pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos, también lo es la expresión “DALTREX”, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad. Además, no es indicativa ni evocativa, dado que no sugiere el principio activo del medicamento, esto es, de CLINDAMICINA.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00019-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O

ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STRIDES DALTREX” Y “TRIDEX”.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 25886 de 25 de julio de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 30957 de 26 de agosto de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 38283 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó el registro como marca del signo mixto "STRIDES DALTREX", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "TRIDEX", registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 25886 de 2008, la Jefe de la División de

Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "STRIDES DALTREX", en la Clase 5ª de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 30957 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 38283 de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, por cuanto el signo “STRIDES DALTREX” es completamente confundible con su marca "TRIDEX", aunque pretenda desviar la semejanza existente agregando la denominación

“DALTREX”.

Adujo que desde el punto de vista gráfico, el signo objeto de conflicto cuenta con unos

círculos que no le otorgan ninguna clase de distintividad, siendo preponderante la parte denominativa; y que la palabra “DALTREX” al estar escrita en un tamaño sustancialmente menor, pareciera que es explicativa de la expresión “STRIDES”. Agregó que desde el punto de vista fonético, el consumidor común y corriente, desprevenidamente, al encontrarse con la palabra “STRIDES”, no cuenta la primera letra “S” como una sílaba. Estimó que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto están compuestos por las letras similares, esto es: “T-R-I-D-E-X” y “S-T-R-I-D-E-S”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la expresión en conflicto es una transliteración de la marca de su propiedad y, además, el hecho de que a la expresión “STRIDES” se le coloque a modo de apellido la palabra “DALTREX”, esta no puede ser considerada parte integral del registro marcario, pues es usada comúnmente para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 150 ibidem, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, puesto que corresponden a actos administrativos ilegales. Aseguró que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 616 de la Constitución Política, por indebida aplicación, pues al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Adujo que no se transgredió la Decisión 486. Que, por el contrario, a su juicio, los actos administrativos acusados se ajustaron a la normativa vigente y al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa. 6 “ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que entre los signos en conflicto no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente identificarlas y diferenciarlas, por lo que no se desconoce ni el interés general de los consumidores ni el propio y derechos de la actora. Expresó que en los actos censurados se realizó un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración, en los que se expresó de manera clara y detallada los motivos y razones que los sustentaban. Afirmó que el registro del signo mixto “STRIDES DALTREX”, concedido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no está incurso en causal alguna de irregistrabilidad contenida en la Decisión 486, por tanto, es apto para distinguir en el mercado los productos que identifica.

Aseguró que la expresión “DALTREX” no le da al registro marcario “un poder evocativo”, por lo que no era dable aplicar la excepción propuesta por la actora; y que si en gracia de discusión tal palabra llegara a ser evocativa, la marca cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable, lo que significa que no es susceptible de inducir al consumidor en error frente a los productos que ampara ni respecto de su origen empresarial. II.-2. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que el signo “STRIDES DALTREX” es registrable, por cuanto se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que no existen semejanzas entre los signos objeto de cotejo que puedan inducir en error al público consumidor, por consiguiente pueden coexistir en el mercado. Afirmó que al realizar el estudio ortográfico entre los signos “STRIDES DALTREX” y “TRIDEX”, se observan no solo diferencias en cuanto al número de letras, esto es, 14 y 6, respectivamente, sino también de las palabras que las componen, 2 y 1. Aseguró que el análisis que hace la actora en la demanda no corresponde a la realidad, toda vez que se limita a realizar la comparación fonética solamente entre las expresiones “STRIDES” y “TRIDEX”, dejando de lado la palabra “DALTREX”, la cual constituye la otra parte de la marca y que a su vez le otorga suficiente fuerza

distintiva. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la demandante cono la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de ña Comunidad Andina, de las cuales se interpreta únicamente el artículo 136 literal a). No procede la interpretación del artículo 150 de la norma en mención por cuanto el examen de oficio de la registrabilidad de un signo no es materia de la controversia. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate

el posible riesgo de confusión o de asociación entre la marca previamente registrada TRIDEX (mixta) y el signo solicitado a registro STRIDES DALTREX (mixto). “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 233-IP-2015. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe

identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto 1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y

conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir el riego de confusión o de asociación. 1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.8. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral, conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo TRIDEX (Mixta) (denominativo) y STRIDEX DALTREX (Mixto).

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, el signo

solicitado STRIDES DALTREX es mixto con una parte denominativa compuesta y en el caso de la marca opositora TRIDEX es mixta. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marca mixtas con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina al elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. […] 2.6. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la

sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Analizar si las palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.7. Si por el contrario el elemento gráfico es el característico o que sobresale en los signos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 2.7.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado […]. b) El concepto […]. c) Los colores […]. 2.8. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos

con parte denominativa compuesta en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos STRIDES DALTREX (Mixta) solicitado por STRIDES y el signo TRIDEX (Mixta) registrado a favor de TRIDEX […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 25886 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “STRIDES DALTREX”, a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir un producto farmacéutico a base de clindamicina, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su marca mixta "TRIDEX", que también ampara productos en la misma Clase. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable solamente la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] En consecuencia, al realizar la comparación entre marca mixtas con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina al elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. [...]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA9

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA10

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interes directo en las resultas del

proceso11, con otra marca mixta, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. 9 Folio 12 del cuaderno principal 10 Folio 12 del cuaderno principal

11 La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en ambas marcas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si las palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […]” . Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los

signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto 1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 201412, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar